武夷山**限公司与香港**限公司（HUGOBOSSHONGKONGLIMITED一案二审民事判决书

审理经过

上诉人香港*限公司（以下简称雨*公司）因商标侵权纠纷一案，不服福州*民法院（2007）榕民初字第033号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人香港*限公司的委托代理人陈*、郭*，被上诉人*有*（以下简称喜乐制衣公司）的法定代表人占喜乐、委托代理人丁兆增到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明，原告雨*博*司系在香港注册的公司，对BOSS商标拥有商标使用权。2006年8月15日，福*海关扣留了被告*公司生产的准备出口到意大利的6720套西装，其西装上贴有NEWBOSSCOLLECTION商标，但被告使用该商标事先已经得到意大利的商标所有人的合法授权。

原审法院根据雨果博斯公司的财产保全申请，于2006年10月27日作出（2006）榕民保字第20号《民事裁定书》，裁定查封喜*公司于2006年7月18日在福*关隶属的马*关申报出口的涉嫌侵犯原告“BOSS”注册商标权的6720套西服套装，并于2006年10月27日送达福*关，请其协助执行。2006年12月19日，喜*公司提供了担保，一审法院根据民事诉讼法第95条规定，解除了对喜*公司6720套西装的财产保全措施。喜*公司在举证期限内申请调查2006年9月18日福建省工商行政管理局给福*关的复函的真实性。一审法院于2007年3月1日到福建省工商局进行了调查，该局认为NEWBOSSCOLLECTION商标与BOSS商标是否相近似的问题经过反复研究了多次并请示了国家商标局，得出的结论是两商标从英文角度上分析，还是有区别的。因为我们的母语是中文，但面对国外的普通消费者，他们在读音上，外形及字母数上均不相同，不构成近似。并且喜*公司带有NEWBOSSCOLLECTION商标的西装系出口国外，国外公众更易区分，并不会混淆。

一审法院认为

原审法院认为，结合福建省工商局的相关意见，第一，《商标法》中所指的“商标近似”，是指被控侵权的商标与原注册商标相比较，二者在文字的字形、读音、含义或者图形的构图、色彩或者其各要素组合后形成的商标的整体结构相似、或者被控侵权的商标与原注册商标同时使用，易使相关公众对商品的来源产生误认或者误认为该侵权商标的商品与原注册商标商品有特定联系。本案中NEWBOSSCOLLECTION商标与BOSS商标在读音上、外形及字母数上均不相同，也不构成近似。并且喜乐制衣公司带有NEWBOSSCOLLECTION商标的西装系出口国外，国外公众更易区分，不会混淆。第二，喜乐制衣公司生产加工的NEWBOSSCOLLECTION牌西装系贴牌代工生产，喜乐制衣公司已提供证据证明NEWBOSSCOLLECTION商标在意大利已申请注册。另外，原告也未有证据证明喜乐制衣公司有在境内销售的情况，故喜乐制衣公司加工的NEWBOSSCOLLECTION牌西装不构成对原告BOSS商标专用权的侵犯。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条，最*法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条规定，判决：驳回原告香港*限公司的诉讼请求。案件受理费人民币12010元、财产保全费人民币2870元由香港*限公司负担。

上诉人诉称

原审判决后，上诉人雨*博*司不服一审判决，提起上诉。

其上诉主要理由为：1、一审法院对近似商标未依据法定原则进行认定。一审法院对被上诉人生产和销售的服装上使用的“NEWBOSS”、“NEWBOSSCOLLECTION”与上诉人注册的“BOSS”不仅未进行整体比对，而且也没有对商标的主要部分进行比对，更没有考虑上诉人商标的知名度的问题，违反了法定的近似商标的认定原则。依据最*法院有关的司法解释规定：对商标的近似既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对。本案中被上诉人的“NEWBOSSCOLLECTION”，不但其中的“NEW”和“COLLECTION”字号明显小于位于中间的“BOSS”，而且“BOSS”的字体加粗，在文字组合及整体外观上“BOSS”突出醒目。在被上诉人产品标牌上的“NEWBOSS”，不仅没有“COLLECTION”字眼，而且“NEW”字号明显小于“BOSS”字号，加上“BOSS”字体加粗，在文字组合及整体外观上“BOSS”更加突出醒目。被上诉人以如此方式使用上诉人的标志，足以使消费者误认为是“BOSS”的系列产品，也足可证明被上诉人存有侵权的主观恶意。同时一审法院未考虑上诉人的商标系驰名商标应享有更广泛的保护问题。

2、一审法院过分依赖福建*管理局的意见，没有适当考虑处理类似案件的案例。福建*管理局于2006年9月18日给福*关的复函结论并不带肯定性。同时，未有证据显示此问题已请示国家商标局，也未有证据反映国家商标局的意见。而且，省工商行政管理局的意见只能作参考之用，对法庭没有约束力，一审法院不应过份依赖。

3、一审法院未依据证据规则对“NEWBOSSCOLLECTION”在意大利注册情况进行认定。被上诉人在一审庭审中仅提供“NEWBOSSCOLLECTION”在意大利注册商标的材料，不是核准注册文件，而且提供的文件是意大利文，没有翻译，该材料不符合证据规则的要求。

4、被上诉人对在其生产加工的西服上使用的商标也未经我国商标局核准注册，不具有商标专用权。

5、被上诉人有关“其生产行为只是贴牌加工，产品出口意大利，不在国内销售，故不构成侵权”之理由不能成立，一审法院不应予以支持。上诉人的商标在我国核准注册以后，其注册商标专用权即在我国境内受到法律保护。被上诉人作为境内企业，其产品及商标标识的制造行为地在我国境内，应遵守我国商标法律法规的相关规定。被上诉人的行为违反我国商标法、国家有关对外贸易的相关规定等，应认定为构成侵权。综上，请求二审法院撤销一审判决，判决被上诉人立即停止侵害上诉人注册商标专用权的行为，并赔偿上诉人经济损失人民币50万元；被上诉人在上诉人指定的全国性报刊上向上诉人道歉、消除影响，并保证不再侵犯上诉人的注册商标专用权；被上诉人赔偿上诉人为制止侵权所支付的费用人民币20万元；销毁被上诉人库存侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等；依法对被上诉人作出包括但不限于罚款等民事制裁决定。

被上诉人辩称

被上诉人喜乐制衣公司答辩认为，原审判决事实清楚，其已向法院提交具有翻译资质公司翻译的由中国*大使馆认证的“NEWBOSSCOLLECTION”商标在意大利注册情况，其贴牌加工行为不宜认定为侵权，主要理由为：被上诉人行为不会导致相关公众的误认和混淆；其行为不是商标法意义上的商标使用行为；被上诉人已尽到其善良、谨慎的注意义务；参考北京*民法院的相关规定也应认定其行为不构成侵权等。请求二审法院维持原判，驳回上诉人的上诉请求。

本院查明

本院经审理查明，原审法院认定事实属实。

二审庭审中，上诉人向法庭提交二份证据材料：

证据材料一，意大利经济发展部出具的证明，用以证明“NEWBOSSCOLLECTION”的标识在意大利目前只是申请注册，正在等待审查，尚未注册。

证据材料二，意大利NEWBOS*RE服装进出口公司信息，用以证明被上诉人的法定代表人占喜乐是该公司的合伙人。被上诉人质证认为，依照最*法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第41条的规定，以上二份材料不属于新的证据。材料一说明“NEWBOSSCOLLECTION”与“BOSS”存在区别，否则意大利商标注册机构不会受理。材料二没有经过公证认证程序，不符合证据的形式要件。本院认为，证据材料一符合证据形式要件，可以认定为本案新的证据。依照该证据并结合一审中诉讼双方的举证情况可以证明，被上诉人喜乐制衣公司定牌加工的标有“NEWBOSSCOLLECTION”的西服，系受意大利“NEWBOSSS*RE服装进出口公司委托定作的；讼争的“NEWBOSSCOLLECTION”商标已于2005年3月21日由NEWBOSSS*RE服装进出口公司向意大利专利商标局申请注册，申请使用的范围为第25类的服装、鞋帽等，申请编号为NA2005C000316。该申请注册的商标与喜乐制衣公司接受委托定牌加工在西服上的商标相同，该商标至今尚未获得注册，也未被驳回注册申请。上诉人提交的证据材料二，因没有经过中国驻意大利使领馆的认证，不符合涉外证据的形式要件，不能作为本案的证据。

本院二审还查明：讼争的由被上诉人喜乐制衣公司定牌加工的标有“NEWBOSSCOLLECTION”的西服，未在国内市场销售。

本院认为

本院认为，“BOSS”商标系在中国申请注册的商标，依法应受中国法律保护。上诉人雨*博*司系“BOSS”商标的合法被许可使用人及被授权在中国制止侵权的行为人，其应享有本案的诉权。本案中，被上*衣公司受意大利NEWBOS*RE服装进出口公司的委托，在国内为其定牌加工标有“NEWBOSSCOLLECTION”商标的西服，而该公司已于2005年3月21日即向其公司所在国意大利专利商标局申请注册讼争的“NEWBOSSCOLLECTION”商标，该商标至今虽未获注册，但也未被驳回申请。商标可分为注册商标和未注册商标。各国对商标权的取得原则也有所不同，有的国家是通过对商标的实际使用自然取得；有的则要通过注册取得。但不论如何取得，各国均无法限制未注册商标在本国的在先使用权。上诉人在诉讼中始终不能举证证明其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该公司在意大利有权使用讼争的“NEWBOSSCOLLECTION”未注册商标。被上*衣公司是受该公司的委托定牌加工标有“NEWBOSSCOLLECTION”商标的西服，由于该西服全部出口到意大利，从未在中国境内销售，因此，中国的相关公众在国内不可能也没有机会接触到标有讼争“NEWBOSSCOLLECTION”商标的西服，就更不可能造成国内相关公众的混淆和误认，而造成相关公众的混淆、误认是认定构成侵犯注册商标专用权的前提。因此，被上*衣公司的上述行为不构成侵权。上诉人关于被上诉人的定牌加工行为已构成商标侵权的主张不能成立，本院不予支持。

从侵权的一般构成理论而言，损害事实是侵权行为成立的必要条件之一。本案中，被上诉人喜乐制衣公司是受境外未注册商标权人的委托定牌加工讼争西服，由于该西服从未在国内进行销售，因此，该定牌加工行为不会对上诉人及“BOSS”商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，同理也不会对上诉人在国内享有的商标权利造成损害，从这一角度而言，被上诉人的行为也不构成对上诉人商标的侵权。事实上，被上诉人喜乐制衣公司受意*公司委托定牌加工，其仅为该公司定牌加工西服而不享有对定牌加工西服的商标使用权和销售权；其与委托方意*公司的关系实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，被上诉人在其承揽的定牌加工西服上定贴“NEWBOSSCOLLECTION”商标的行为不应认定为商标法意义上的商标实际使用行为；而讼争商标的实际使用人应为定作人意*公司，据此，不论使用讼争商标的行为是否构成侵权，其法律责任均应由定作人意*公司承担。

综上，上诉人雨*博*司的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）的规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费12010元，由上诉人*有限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇七年十二月十五日