石狮市**有限公司与石狮**有限公司一案二审民事判决书

审理经过

上诉人石狮*有限公司（以下简称信*司）与上诉人石*有限公司（以下简称龙*司）因侵犯专利权纠纷一案，双方均不服泉州*民法院（2006）泉民初字第262号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人信*司的委托代理人赖开慧，上诉人龙*司的委托代理人倪*、张*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院查明：

李*于2005年1月15日向国家知识产权申请外观设计专利手表（XJ-665），并于2005年9月7日获得专利权，专利号为ZL200530080117.7，专利权人李*也按规定缴纳了专利年费。2005年9月27日，李*与原告信*司签订了专利独占许可合同，在专利有效期限（十年）内，专利许可使用的费用为人民币五十万元。后原告信*司发现被告龙*司在生产、销售仿冒上述外观设计专利的手表，造成原告经济损失。原告经过比对认定被告生产销售的手表和原告取得独占许可的专利构成相近似，已侵犯李*和原告所有的专利权。2006年6月1日，原告信*司提起诉讼。

诉讼中，信*司向法院提出证据保全申请，法院依法作出（2006）泉民初字第262号民事裁定，对龙*司生产的涉嫌侵权的M8661型电子表成品及半成品、相关采购及销售凭证等进行证据保全。并于2006年6月29日在龙*司厂房处依法扣押了其生产涉嫌侵权的M8661型电子表一块。对法院所保全的证据，原、被告均不持异议。

审理中，龙*司于2006年8月30日向国家知识产权专利复审委员会提出申请，请求宣告手表（XJ-665）外观设计专利权无效，龙*司亦向法院提出中止诉讼申请。经查，龙*司签收应诉等材料时间为2006年6月29日。

庭审中，龙*司申请证人吴*、郑*、蔡*出庭作证，经法庭许可，上述三位证人出庭作证。蔡*称在2004年底至2005年初有向龙*司提供M8661手表机芯；郑*称于2003年底受龙*司委托为其手表开具模具；吴*称于五、六年前受龙*司委托为其手表开模具。龙*司还于2004年至2005年期间通过网络建立企业网站形式，对其生产的产品（包括本案被控侵权产品M8661电子表）进行宣传。

一审法院认为

原审法院认为：

本院认为

最*法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条规定，人民法院受理的外观设计专利纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求该项专利无效的，人民法院不应中止诉讼，但经审理认为有必要中止诉讼的除外。因龙*司请求宣告专利无效的时间在答辩期间届满后，故本案不应中止诉讼。龙*司提出中止诉讼申请于法无据，不予采信。

我国专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。《中华人民共和国专利法》第十一条规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，既不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。第五十七条规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额。人民法院依照专利法第五十七条第一款的规定追究侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人的请求，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条规定，被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。

本案中，信*司与取得外观设计专利权的专利权人李*订立专利实施许可合同，合同系双方的真实意思表示，内容又不违反有关法律的禁止性规定，因而是有效的。原告信*司作为讼争专利独占许可的被许可人，为利害关系人，依法享有诉权，其作为原告的主体资格适格。

被告龙*司未经专利权人许可，生产的电子表产品经实物比对，在形状、图案、色彩及其结合、特定主体美感等方面与原告取得独占许可所生产的专利产品相似，已构成对原告专利权的侵犯，被告对此应承担相应的民事责任。龙*司辩称其产品在信*司专利申请日之前就已生产，并提供了模具加工合同、机芯送货单、销售清单、退货凭证及证人证言等为证，因被告无法进一步提供证据证实上列部分证据的产品外观与本案被控侵权产品的外观是否一致，且被告提供的香港地区公开出版物中并无涉案M8661型号图样。故被告的辩解缺乏依据，不予采信。

信*司请求责令龙*司停止侵权并予以赔偿等合理合法，应予支持。原告信*司要求被告龙*司就侵权行为登报向其赔礼道歉、消除影响，赔礼道歉作为一种责任形式，主要适用于侵犯人身权的情形，而专利权是一种财产权，其侵权责任形式主要为停止侵权行为、赔偿损失。故原告要求被告在登报公开赔礼道歉，不符合法律规定的原则，不予支持。因原告信*司被侵权所受损失及被告龙*司因侵权所获得利益均难予确定，故本案应适用前述定额赔偿的有关规定和根据专利权的类别、侵犯人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素酌情进行处理。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条第一款第（一）、（七）、（九）、（十）项、第二款、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第十二条、第五十七条、第五十八条、第六十条和《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条、第二十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决：一、被告石狮市*有限公司应立即停止生产销售侵犯原告专利号ZL200530080117.7之外观设计专利权的电子表产品，并销毁侵权产品及生产模具，销毁与侵权产品相关包括网站宣传资料在内的一切宣传资料；二、被告石狮市*有限公司应于本判决生效之日起七日内赔偿原告石狮*有限公司经济损失10000元；三、驳回原告石狮*有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费2010元，由原告石狮*有限公司负担800元，被告石狮市*有限公司负担1210元。

宣判后，信*司和龙*司均不服，向本院提起上诉。

信*司上诉称：一审法院认定原审被告未经上诉人许可生产销售M8661型手表侵犯了上诉人外观设计专利权（专利号为ZL200530080117.7），但所判决的赔偿数额偏低。其主要理由有：1、上诉人为取得讼争专利独占实施许可支付了50万元专利许可使用费，实际使用时间不足9年，平均一年的许可使用费超过5万元。根据《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的有关“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额”的规定，上诉人提出5万元的赔偿数额合理合法。2、上诉人诉前为保全证据进行公证，以及为起诉、上诉而产生的差旅费、代理费、官方费用等就花费近2万元。根据前述最高法院司法解释第二十二条的有关规定，上诉人提出5万元的赔偿数额也是合理合法。3、如果侵权赔偿数额比专利实施许可费还低的话，不仅打击了权利人开发新产品的积极性，并会造成赢了官司陪了钱的局面，而且使得侵权人更加恃无忌惮地进行侵权活动。故请求：撤销原审判决第二项内容，判决原审被告赔偿经济损失人民币5万元，并承担一、二审诉讼费。

龙*司上诉称：一审判决其构成侵权，并应承担经济赔偿责任，依法不能成立。其主要理由有：一、被上诉人专利权起诉前已经终止。我国《专利法》规定，专利权人应当依法缴纳专利年费。信*司的涉案专利权证书上载明：“专利人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。缴纳本专利年费的期限是每年1月12日前一个月内。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。”其提供的“证据目录”没有体现其缴纳的专利年费的内容，说明其未依法缴纳2006年度的专利年费，其专利权自2006年1月13日起终止。一审对此没有明查。二、被上诉人的外观设计不具备新颖性的实质条件，上诉人未侵犯其专利权。1、被上诉人一审提供了厦门市*公证书一份，其内容是上诉人在网站上公开发表了本案所涉专利产品的外观，发布时间是2004年-2005年，是在被上诉人专利申请日之前。一审既然已对公证书内容予以认定，却对经公证的上诉人在网络上公开发表本案所涉及外观的时间未予确认，遗漏了该部分重要事实，望二审法院补充确认。2、一审认定上诉人提供的模具加工合同、机芯送货单、销售清单及退货凭证与本案无关联性，不能成立。自2004年起上诉人已在网络上宣传讼争产品，并标明型号，其与从配件供应到终端市场的各个环节的产品型号一一对应。机芯供应商、模具制造商均出庭作证，证实在被上诉人申请专利日前，上诉人已经在生产本案所讼争产品。正因一审遗漏了上诉人在网络上的公开发表时间，没有全面审查本案全部证据材料才片面认为该部分证据与本案无关联性。上诉人至今仍在原有的范围内生产该外观产品。3、上诉人提供的同行业其他生产厂商的广告宣传资料足以证实，本案讼争产品在被上诉人专利申请日前已在同行业内被广泛生产，是一种公知的普通产品。三、一审时上诉人已经向国家专利复审委员会提出宣告涉案专利无效之申请，并提供了受理通知，本案应中止审理。综上，被上诉人所谓的外观专利根本不具备新颖性的实质性要件，上诉人根本不存在专利侵权问题，一审判决实为不妥。故请求：1、撤销原审判决，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；2、由被上诉人承担本案一、二审诉讼费。

对信*司的上诉，龙*司答辩称：1、信*司的上诉不能成立，龙*司不存在专利侵权行为。2、本案中所谓的专利许可，是信*司董事长获得专利权后许可给自己开办的公司使用，所以这笔许可费实际上不存在。3、信*司提出的所谓2万元的合理费用于法无据。

对龙*司的上诉，信*司答辩称：1、其在一审时提交的专利证书和专利公报，已证明涉案专利目前仍然有效。2、信*司第一年缴纳的费用并不是专利年费，而是登记费和其他印花税费用。专利即使超过交费期限，在六个月内只要缴纳滞纳金仍然可以缴纳年费。龙*司以信*司在一审时没有提交年费缴纳发票就认定专利失效是没有根据的，其认为网站上公布的内容能够证明涉案专利属于公知技术不能成立。3、龙*司在一审时提交的销售清单等证据不能证明涉案专利的外观设计在申请日前已被公开使用。4、龙*司在一审答辩期间届满后提出无效申请，按照规定，法院除了例外情况，原则上不应当中止审理。

本院二审查明，原审法院查明的事实基本属实。

本院另查明：信*司在本案一审时提供的证据2即《外观设计专利证书》中记载有以下内容：缴纳本专利年费的期限是每年1月15日前一个月，未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。其在一审时提供的证据3即年费缴费发票，显示涉案外观设计专利2006年的年费是在当年1月17日缴纳的。本案涉讼外观设计专利的专利权人李*，是信*司的法定代表人。

庭审中，龙*司向本院提交了一份证据：深圳*有限公司2004年最新款手表外观广告图纸及由深圳*信息中心提供的该公司工商登记外档资料。欲证明龙*司生产的M8661型手表外观早在2004年已不具新款性。信*司质证认为：龙*司提交的该证据不属于新证据，证据形成时间在举证期限前，但龙*司在一审时没有提交。

本院认为：

龙*司在二审庭审中所提交的证据，系在一审庭审结束后新发现的证据，属于二审程序中的新的证据。不过，其提供的广告图纸，虽然记载有“深圳*有限公司”和“04年最新款”等字样，以及与本案涉讼专利的外观设计和讼争产品的外观设计相近似的手表图案，但是该广告图纸是否公开发行及何时公开发行过，龙*司未能进一步举证证明；而且，该广告图纸的真实性没有得到深圳*有限公司的确认，龙*司仅提供该公司的工商登记外档资料，无法证实广告图纸的真实性。故本院无法确认该广告图纸的真实性及其是否属于公开出版物，对该证据不予采信。

我国专利法第四十四条第二款规定，专利权在期限届满前终止的，由*务院专利行政部门登记和公告。就本案而言，现无证据表明国家知识产权局已公告终止了本案涉讼外观设计专利权。而且，从本院二审查明的事实看，本案涉讼外观设计专利的2006年年费虽然未按时缴纳，但在年费滞纳期内补缴了相应年费，符合国家知识产权局发布的《审查指南》第五部分第九章2.2.1.3滞纳金条款有关“专利权人未按时缴纳年费（不包括授予专利权当年的年费）或者缴纳的数额不足的，可以在年费期满之日起六个月内补缴，补缴时间超过规定期限但不足一个月时，不缴纳滞纳金”的有关规定。故可以认定本案涉讼专利权没有终止。龙*司称其于2004年至2005年期间在公司网站上，对其生产的包括本案讼争产品M8661电子表等产品进行宣传，而涉案外观设计专利的申请日是2005年1月15日，但龙*司在本案诉讼期间并未提供任何确切的证据证明其宣传行为是在涉案专利申请日之前就已经进行。龙*司在一审时提供了模具加工合同、机芯送货单、销售清单和退货凭证等证据，欲证明其在涉案专利申请日前就已生产讼争产品的事实，但其未能进一步举证证实上述证据中的产品外观与本案讼争产品的外观是否一致。综上，现有证据不足以认定专利号为ZL200530080117.7的外观设计专利在申请日前已丧失新颖性。故上诉人龙*司有关“被上诉人专利权在起诉前已经终止”和“被上诉人专利的外观设计不具备新颖性的实质条件”等上诉理由，缺乏法律和事实依据，本院不予采纳。上诉人*公司的相关答辩理由有理，予以支持。

信*司通过与专利权人李仁续签订专利实施许可合同，成为本案涉讼外观设计专利的独占实施许可的被许可人，在该专利处于有效状态的情况下，其合法权益应受法律保护。经比对，上诉人龙*司生产的讼争产品M8661电子表与信*司享有独占许可使用权的ZL200530080117.7号外观设计专利相近似。对此，上诉人龙*司在本案二审庭审中没有表示异议。因此，上诉人龙*司未经许可，以生产经营目的制造、销售本案讼争产品M8661电子表的行为，已构成对信*司专利权的侵犯，依法应承担相应的民事责任。

由于信*司被侵权所受损失和龙*司因侵权获得的利益均难以确定，故本案应当适用法定赔偿方法确定侵权赔偿数额。上诉人信*司要求根据《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，参照专利许可使用费的1至3倍确定赔偿数额，并认为其为保全证据、参加诉讼等就支付了近2万元的费用，提出赔偿5万元合理合法。对此，本院认为，我国专利法第十二条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。其实施细则第十五条第二款规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向*务院专利行政部门备案。《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条规定，没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元。本案中，虽然信*司与专利权人李*签订了专利实施许可合同，但是，信*司没有提供涉案专利许可使用费的支付凭证，证明其已向专利权人李*支付了合同所约定的10年50万元的许可使用费；也没有举证证明该合同已在法定期限内向国家知识产权局登记备案。而且，专利权人李*系信*司法定代表人，属有利害关系人的情形，故本案不宜参照该合同约定的专利许可使用费确定赔偿数额。上诉人信*司虽然声称其因调查、制止侵权等支付了近2万元的费用，但没有提供任何证据证明其确实支出了这些费用。所以，原审法院根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，确定1万元的赔偿数额是适宜的。故上诉人信*司的有关“应当参照专利许可使用费的1至3倍确定赔偿数额”和“将合理费用计算在赔偿数额范围之内”的上诉理由不足，本院不予采信。上诉人龙*司有关这方面的答辩理由成立，予以采纳。

上诉人龙*司在本案一审诉讼答辩期间届满后，才针对本案涉讼专利提出无效宣告请求。原审法院经审查认为本案不应当中止诉讼，符合《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条的有关规定。故上诉人龙*司认为本案应中止审理的上诉理由不成立，不予采纳。

综上，上诉人信*司、龙*司的上诉理由，事实和法律依据不足，其上诉请求均不予支持。原审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币2010元，由上诉人*有限公司和上诉人石狮市*有限公司分别负担1005元。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇七年十二月十五日