福建省**有限公司与福建省**建材二厂一案二审民事判决书

审理经过

上诉人福建省**建材二厂（以下简称前尾建材二厂）和福建省**有限公司（以下简称泗**司）因与福建省**有限公司（以下简称晋成公司）专利侵权纠纷一案，不服泉州**民法院（2005）泉民初字第273号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人前尾建材二厂的委托代理人杨**和温**、上诉人泗**司的委托代理人林栋梁和蔡**、被上诉人晋成公司的委托代理人陈**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院查明：

专利权人陈**于2004年7月21日向国家知识产权局申请外观设计专利“瓷砖”（九），并于2005年2月16日获得专利权，专利号为：ZL200430067996.5，陈**按规定缴纳了专利年费。同年5月25日专利权人和原告晋成公司签订了专利独占许可合同（并已报**务院专利行政主管部门备案）授予了原告独立起诉的权利。双方还约定，在专利有效期限内，专利许可使用的费用为人民币二十万元。2005年4月原告晋成公司发现被告前尾建材二厂、泗**司等在生产、销售仿冒上述外观设计专利的瓷砖。造成原告经济蒙受损失。原告经过比对认定被告生产销售的瓷砖和原告取得独占许可的专利构成相近似，已侵犯了陈**和原告所有的专利权。2005年9月27日，原告晋成公司向法院起诉。同年11月18日，被告前尾建材二厂向国家知识产权局专利复审委员会提出申请，要求宣告陈**取得的涉案专利权无效，该专利复审委员会业已受理了申请。2005年12月8日，被告泗**司提出申请，请求委托中华全国**家委员会对本案被申请人晋成公司产品外观设计与其所谓侵权产品进行对比技术鉴定。诉讼中，原审法院根据有关规定，依法对被告生产的涉嫌侵权的瓷砖产品进行证据保全。

一审法院认为

原审法院认为：

专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据有关规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。本案中，被告前尾建材二厂、泗**司生产销售的其中一款瓷砖产品经与原告的专利产品进行实物比对，在形状、图案、色彩及其结合、特定主体美感等方面与原告取得独占许可所生产的专利产品基本相同，已构成对原告专利权的侵犯，被告前尾建材二厂、泗**司对此应承担相应的民事责任，原告晋成公司请求责令被告前尾建材二厂、泗**司停止侵权并予以赔偿等合理合法，应予支持。被告前尾建材二厂、泗**司未经专利权人陈**许可，实施其专利的行为，侵犯了其专利权，依法应承担相应的民事赔偿责任。原告晋成公司请求责令被告前尾建材二厂、泗**司停止侵权并予以赔偿等合理合法，应予支持。原告晋成公司要求被告前尾建材二厂、泗**司就侵权行为登报向其赔礼道歉、消除影响，然而，赔礼道歉作为一种责任形式，主要适用于侵犯人身权、商誉权等情形，而专利权是一种财产权，其侵权责任形式主要为停止侵权行为、赔偿损失，侵犯专利权不涉及上述权利问题，故对原告的该项诉讼请求不予以支持。至于赔偿金额问题，由于被侵权人即原告的损失及侵权人即被告前尾建材二厂、泗**司获得的利益均难以确定的，根据《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的有关规定，被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，在人民币50万元以下确定赔偿数额。本案原告晋成公司与取得外观设计专利权的专利权人陈**订立专利许可合同并经备案，双方所签订的该合同系双方的真实意思表示，内容又不违反有关法律的禁止性规定，因而是有效的，双方约定的专利许可使用费用亦可据此确定。由于原告晋成公司被侵权所受损失及被告前尾建材二厂、泗**司因侵权所获得利益均难于确定，故本案应适用前述定额赔偿的有关规定并根据专利权的类别、侵权人前尾建材二厂、泗**司侵权的性质和情节、专利权人陈**与原告所约定的专利许可使用费的适当倍数、本案专利许可为独占许可、限于中国境内使用以及侵权持续时间不长等具体因素，酌情确定赔偿金额及原告为制止侵权行为而支出的合理费用等。诉讼中，原告申请撤回对被告李**、陈**、陈**的起诉，系其对所享有的民事诉讼权利的自由处分，可予准许。至于被告前尾建材二厂、泗**司生产销售的另一款瓷砖产品（即被告前尾建材二厂申请外观设计专利的一款）经与原告的专利产品进行实物比对，在形状、图案、色彩及其结合、特定主体美感等方面与原告取得独占许可所生产的专利产品不相近似，不构成对原告专利权的侵犯，原告主张被告前尾建材二厂、泗**司所生产销售的前述瓷砖侵犯其专利权依据不足，不予支持。

对于被告前尾建材二厂、泗**司提出的其他辩驳理由，原审法院认为：其一，关于被告晋江**二厂的主体问题，从被告提出的专利无效宣告请求书上也是打上“晋江市”的。原告认为“市”本身是个行政区划的称号，并不影响被告主体资格的问题。无论是晋江还是晋江市，均属于中华人民共和国国家工商行政管理总局颁布施行的《企业名称登记管理实施办法》第九条规定的企业名称组成部分中的行政区划要素。被告前尾建材二厂提出其作为被告主体不适格的抗辩理由不能成立，不予采纳。其二，关于本案应否中止审理的问题。被告前尾建材二厂虽在答辩期间内申请宣告涉案的专利权无效，但根据有关规定，本案不应中止诉讼。被告前尾建材二厂在答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会提出无效请求时，从其所提供的二份对比文件看，一份是以其工作人员王**名义申请的外观设计专利（专利申请号为：200530116390.0），该专利请求书照片显示的产品外轮廓为长方形，表面上下两边及四角均匀分布若干横线，左右两边各有二个三角形与一个菱形拼接在一起的图形，上布满黑白相间的若干小三角形，中间镶有对称分布的四个呈树叶状图形构成的立体图案；另一份是ZL200430067996.5外观设计专利，该专利照片显示的产品外轮廓为长方形，表面四角及上下两边均匀分布若干横线，左右两边各有二个三角形与一个菱形拼接在一起的图形，上布满凸出表面的若干小点，中间镶有由四个立体直棱锥菱形拼接而成的四角星图案。与原告专利相比，两对比文件无论外形轮廓、表面形状、视觉效果均明显不同，且原告在审理中提供了国家知识产权局专利检索咨询中心出具的检索报告，该报告亦认为，被检索的外观设计产品在中国专利局迄今出版的《外观设计专利公报》中，具有新颖性，所获专利权应有效。根据《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第（三）项的规定，对被告要求中止诉讼的请求，不予支持。其三，关于鉴定问题。由于委托鉴定的内容只能是案件中涉及专门性技术的事实，对案件本身是否构成侵权不属于委托鉴定的内容，且原告又表示反对。因此，对被告前尾建材二厂提出的本案被控侵权产品与外观设计专利产品相近似与否问题的鉴定申请，不予准许。综上，被告前尾建材二厂、泗**司提出的被告前尾建材二厂主体不适格及本案应中止诉讼等抗辩理由均不能成立，均不予采纳。

据此，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条第一款第（一）、（七）、（九）、（十）项、第二款、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第十二条、第五十七条、第五十八条、第六十条和《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第一款、第二十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决：一、被告福建省**建材二厂（即福建省**建材二厂，下同）、福建省**有限公司应于本判决生效后立即停止生产、销售侵犯原告专利号为ZL200430067996.5“瓷砖”（九）之外观设计专利权的瓷砖产品，并销毁侵权产品及生产模具；二、被告福建省**建材二厂、福建省**有限公司应于本判决生效后十日内赔偿原告福建省**有限公司经济损失人民币80000元；三、驳回原告福建省**有限公司的其他诉讼请求。本案一审受理费人民币1011O元，由原告福建省**有限公司负担2110元。被告福建省**建材二厂、福建省**有限公司各负担4000元。

上诉人诉称

原审判决宣判后，前尾建材二厂和泗**司不服提起上诉。

前尾建材二厂上诉请求是：1、撤销原审判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求或发回重审；2、本案的一、二审诉讼费用由被上诉人承担。其主要理由是：1、一审法院违反法定程序，未依法驳回被上诉人起诉。根据被上诉人的起诉状，其所诉被告为“福建省**建材二厂”，而上诉人的名称为“福建省**建材二厂”，二者不是同一个民事主体，但是一审法院却以“都是企业组成部分中行政区划要素”为由，不理会上诉人的主张，而且一审法院的判决书也以错误的企业名称进行判决，显然不符合法律规定。2、上诉人已在答辩期内对讼争的专利号为：ZL200430067996.5外观设计专利向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告该外观设计专利无效的申请，专利复审委员会已受理，并出具了受理通知书。由于该宣告外观设计专利无效申请的审查结果直接关系到本案的审理，而一审法院在专利复审委员会未作出最终结论之前就作出判决，这显然不公正。3、被上诉人提供的证据无法证明上诉人有实施侵权行为的事实。①一审法院对三份公证书的法律效力给予认定，违反了法律的规定。被上诉人提供的三份公证书，但是该三份公证书的取证对象都是没有到庭参加诉讼的案外人。从证据的证明条件来讲，首先无法确认是否有存在这三个案外人，也无法查明是否有存在销售行为及销售的产品。其次，这三份公证书依法应由三个案外人进行质证，而该三份公证书未经质证。再次，即便公证书里的销售产品存在，但并不能证明该公证书销售的产品就是上诉人所生产的。因此，被上诉人主张上诉人侵权不能成立。②没有证据证明一审法院在泗农公司保全的涉嫌侵权瓷砖产品与上诉人有任何关系。③所谓的侵权瓷砖与被上诉人的外观设计专利产品相比，其图案两侧的设计不同，“侵权产品1”两侧为许多菱形小块有规则的分布，而被上诉人的外观设计专利产品两侧为点状不规则分布。且从功能上看，被上诉人的瓷砖是外墙砖，而被控“侵权产品”是地板砖。4、在一审庭审并判决后，上诉人发现与“侵权产品l”在表面形状、外形轮廓、视觉效果完全一致的产品已被中华人**识产权局授予外观设计专利，因此，不能认定“侵权产品1”存在侵权。5、被上诉人没有证据证明其所主张的侵权产品有在市场上销售，因此不会影响被上诉人的市场占有率或者获利。

泗**司上诉请求：1、撤销原判，改判驳回被上诉人原审的诉讼请求或将本案发回重审；二、被上诉人承担本案一、二审的诉讼费用。其主要理由是：1、原审法院认定，上诉人生产销售的其中一款瓷砖产品侵犯了被上诉人专利权，没有事实依据。首先，被上诉人向原审法院出具的所谓的侵权产品仅有图片，没有在举证期限内向法院提供侵权产品的实物进行庭审对比质证。其次，原审法院在上诉人处作为证据保全的几块瓷砖，没有任何证据证明是上诉人所生产。第三，本案诉争的侵权产品已由上诉人公司人员陈**于2006年3月29日获得该项产品的专利权。原审法院认定上诉人侵犯了被上诉人的专利权，有悖事实和法律。2、从被上诉人在原审中所提供的证据可以看出，对于上诉人与其它被告是否有在生产、销售其享有外观设计专利的瓷砖产品，被上诉人却未能举证。被上诉人同样未能提供证据证明其损失。所以，原审法院判决上诉人赔偿经济损失8万元，缺乏依据。3、原审中，前尾建材二厂已向国家知识产权局对本案诉争的外观设计专利提起了宣告无效的申请，国家知识产权局已受理。原审法院，依法应对本案中止审理，而原审法院却未中止，在程序上明显是违法的。4、为证实两者并不构成相同或相近似侵权，上诉人特依法向原审法院申请委托有权鉴定机构进行外观设计对比技术鉴定。但原审法院却以委托鉴定的内容只能是案件中涉及技术性问题，对是否构成侵权不属于委托鉴定的内容，且被上诉人在原审中表示反对为由，对上诉人的鉴定申请不予准许。上诉人认为原审法院对鉴定申请不予准许明显偏袒一方，有违法律规定。

被上诉人辩称

晋**司辩称：1、“市”本身是个行政区划的称号，无论是晋江还是晋江市，均属于企业名称组成部分中的行政区划要素。前尾建材二厂在其提交的证据中，《无效申请书》中的申请人、专利无效受理通知书上的无效宣告请求人和公章，均是晋江市。2、最**法院《关于审理专利案件适用法律问题的若干规定》第九条第（三）项规定中赋予人民法院依据实际情况判定的权力。原审判决认定前尾建材二厂无效宣告所提供的证据明显不充分，据此不中止诉讼适用法律正确，程序完全合法。且2006年5月22日专利复审委员会作出了无效宣告请求审查结案通知书，认定前尾建材二厂提出的无效宣告请求视为撤回，无效宣告程序审理结束。3、本案被控侵权产品系原审法院在泗农公司处扣押的，被控侵权产品的包装箱上注明的制造商、地址、电话均是前尾建材二厂的。另外，证据保全笔录**农公司也承认是前尾建材二厂委托生产的。因此上诉人的上诉理由不能成立。4、被控侵权产品和讼争专利两者从外观整体，以一般消费者的水平来判断，可以认定两者构成近似。综上，上诉人的上诉理由没有事实和法律依据，请求二审法院驳回上诉人的上诉请求，维持原判。

本院查明

经本院二审查明：原审认定事实基本属实。

另查：1、根据原审证据，前尾建材二厂在2005年11月17日向国家知识产权局专利复审委员会提交的《专利权无效宣告请求书》中使用的名称和印章均为“福建省晋江市磁灶前尾建材二厂”。2、根据专利文件显示，晋成公司的ZL200430067996.5号“瓷砖（九）”外观设计专利的产品外轮廓为长方形，表面上下两边及四角均匀分布若干横线，中间是由对称分布四个立体棱锥菱形组成的四角星图案，左右两侧各有三个菱形拼接成的五边形图形，该五边形上为凹凸的粗糙表面。本案所控“侵权产品”外轮廓为长方形，表面上下两边及四角均匀分布若干横线，中间是由对称分布四个立体棱锥菱形组成的四角星图案，左右两侧各有三个菱形拼接成的五边形图形，该五边形的表面布满若干突起的小菱形。

二审审理中，前尾建材二厂提供了专利权人为陈**的ZL200530018230.2号“磁砖（3）”《外观设计专利证书》（该专利的申请日为2005年6月13日，公告授权日为2006年3月29日），用以证明，本案所控侵权产品与陈**的ZL200530018230.2号“磁砖（3）”外观设计专利在表面形状、外形轮廓、视觉效果完全一致，原审认定涉案的“侵权产品”侵犯晋成公司的专利权是错误的。

二审庭审中，泗**司提供“上海**限公司”2005年7月9日的“确认函”及2007年7月9日的“证明”，欲证明，原审法院在泗**司保全的涉案侵权产品是上海**限公司提供的瓷砖样品。对此，被上诉人认为这些证据不属于新证据，不予质证。本院对此认为，泗**司应在原审确定举证期限内提交“确认函”，否则无法确定该证据形成的时间。在相关证人没有到庭质证，且无其他证据证明佐证的情况下，上述“确认函”和“证明”不能作为本案认定事实的证据。

本院认为

本院认为：

陈**的ZL200430067996.5“瓷砖”（九）外观设计专利权，合法有效，应受法律保护。晋成公司依据合同取得对该专利的独占许可使用权、对侵权行为的独立起诉权，符合相关的法律及司法解释的规定，亦予以保护。

根据《企业名称登记管理规定》第七条和《企业名称登记管理实施办法》第九条规定，企业名称应当由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成。《企业名称登记管理规定》第六条规定，企业只准许用一个名称，在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。由此可见，无论“晋江”或“晋江市”均为前尾建材二厂企业名称中“行政区划”的组成要素。根据《企业名称登记管理规定》第六条的规定，在晋江市企业登记主管机关辖区内不应有另外一个“福建省**建材二厂”企业法人主体。前尾建材二厂也未提供证据证明有“福建省**建材二厂”主体的存在，因此，可以认定，原审判决书中的“福建省**建材二厂”为“福建省**建材二厂”的笔误。原审法院在前尾建材二厂提供了企业营业执照后，仍不将该笔误予以改正不妥。对此，本院在二审中予以纠正。但前尾建材二厂以此为由主张“福建省**建材二厂”与“福建省**建材二厂”为两个不同的主体，事实和法律依据不足，不予支持。

前尾建材二厂在原审答辩期间内曾申请宣告涉案专利权无效，根据最**法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，人民法院可根据案件的具体情况，决定案件是否中止。原审法院根据前尾建材二厂提供的申请涉案专利权无效的证据，决定不中止本案审理，事实和法律依据充分。前尾建材二厂和泗**司主张原审法院不中止本案诉讼违反法定程序，法律依据不足，不予支持。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。在原审中，前尾建材二厂虽对晋**司提供的《公证书》提出异议，但其并未提供足以推翻公证证明的证据。故这些公证应为有效的公证证明。根据最**法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第75条第（5）规定，已为有效公证书所证明的事实，当事人无需举证。因此，前尾建材二厂有关*证书无法证明其销售行为的上诉意见，法律依据不足，不予采纳。

通过专利文件中ZL200430067996.5瓷砖（九）外观设计专利图片与公证购买及原审法院诉讼保全的侵权产品比对，二者均为瓷砖，属于一同类产品。至于是地上用的瓷砖还是在外墙用的瓷砖，均属瓷砖类的下位概念，二者均在ZL200430067996.5瓷砖（九）外观设计专利的保护范围；二者在外观及主体图案设计上基本相同，仅有两侧的图案有所不同，以一般消费者的眼光衡量，可能将二者外观及图案设计组合混淆，应认定ZL200430067996.5瓷砖（九）外观设计与本案所控侵权产品外观近似。前尾建材二厂有关本案外观设计专利与“侵权产品”外观图案及功能不同的上诉意见，事实和法律依据不足，不予采纳。人民法院在审理知识产权民事纠纷案件中委托技术鉴定，只能是为了协助查明涉及纯技术性的事实问题。外观设计的相同或者近似与否，直接关系到侵权是否成立，这些均属人民法院审查判定的范畴，不应委托他人鉴定，原审法院不准许泗**司相关鉴定申请法律依据充分，泗**司上诉主张原审法院不准许鉴定申请有违法律，法律依据不足，不予支持。

在本案中，晋成公司通过公证购买了前尾建材二厂生产的瓷砖；经晋成公司申请，原审法院在泗**司保全到了涉嫌侵权产品，因此，泗**司有关本案只有侵权产品图片没有实物的上诉意见事实依据不足，不予采纳。由于泗**司没有充分证据证明，因此，泗**司主张原审法院在其公司诉讼保全的涉嫌侵权产品不是其生产的，事实依据不足，不予支持。

根据《中华人民共和国专利法》规定的先申请原则，只要原告的专利先申请，则应当依据案件的具体情况，进行是否构成专利侵权的分析判定。本案中，陈**的外观设计专利是在陈**的专利授权后申请的，况且外观设计专利在授权时并不进行实质审查，因此，法院不能仅根据陈**取得了外观设计专利权就认定本案所控“侵权产品”不侵权，而应根据本案专利与被控“侵权产品”的具体情况，作出是否侵权的判定。前尾建材二厂和泗**司以陈**已取得专利为由主张本案不构成侵权，法律依据不足，不予支持。

根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计产品。在本案中，前尾建材二厂、泗**司未经专利权人同意，以经营为目的制造、销售了与ZL200430067996.5“瓷砖”（九）外观设计专利近似的产品，侵犯了晋**司对该专利的独占许可使用权，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条的规定，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。由于被侵权人的损失或者侵权人获得的利益均难以确定，原审法院根据《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的有关规定，根据本案专利权的类别、前尾建材二厂、泗**司侵权的性质和情节、侵权持续时间以及晋**司未制止侵权行为而支出的合理费用等具体因素，酌情确定赔偿金额，事实和法律依据充分，应予维持。前尾建材二厂和泗**司主张晋**司没有证明其损失，原审所判赔额过高，事实和法律依据不足，不予支持。但在本案中，原审当事人的举证及原审法院查明事实，均未证明前尾建材二厂和泗**司共同实施了本案侵权行为，原审法院判决前尾建材二厂和泗**司共同赔偿晋**司的损失，事实和法律依据不足，应予纠正。前尾建材二厂、泗**司应各自承担相应的侵权赔偿责任。

在原审中，晋成公司已经撤销了对李**、陈**、陈**的起诉，原审法院亦予以准许。至此，李**、陈**、陈**已经不再是本案的当事人，原审法院在一审判决书中还将他们列为本案当事人不妥，应予纠正。在本案二审中，上述三个自然人不列为本案当事人。

综上，前尾建材二厂、泗**司上诉理由事实和法律依据不足，其上诉请求不予支持。原审判决认定事实基本清楚，但判决前尾建材二厂和泗**司共同承担赔偿责任及所列当事人不妥。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

一、维持泉州**民法院（2005）泉民初字第273号民事判决第一、三项；

二、变更泉州**民法院（2005）泉民初字第273号民事判决第二项为：福建省**建材二厂应于本判决生效后十日内赔偿福建省**有限公司经济损失人民币40000元，福建省**有限公司应于本判决生效后十日内赔偿福建省**有限公司经济损失人民币40000元。

本案二审案件受理费人民币10110元，由福建省**建材二厂负担5055元，福建省**有限公司负担5055元。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇八年十二月十五日