美国**限公司、戚**、戚**侵犯商标专用权纠纷一案

审理经过

上诉人美国*限公司（以下简称爱宝公司）、戚*因与被上诉人戚锦浓侵犯商标专用权纠纷一案，不服广东省江门市新会区人民法院（2010）新法知初字第3号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明：2000年6月7日经中国*政管理局商标局核准爱宝公司取得ABR0商标，商标注册证为1404035号，有效期至2010年6月6日止，核定使用商品为第1类：可燃气体化学添加剂，（汽油）辛烷值提高剂（化学品），电动机润滑油化学添加剂，柴油化学添加剂，防冻剂，散热器冷却剂，刹车用液，轮胎充气用化学喷剂，纤维防护剂，环氧钢粘合剂。

2008年5月至8月期间，戚*活在未获得爱*司*ABR0商标所有人许可的情况下，与案外人刘*达成口头协议，由刘*提供假冒ABR0商标商品的外包装原材料，戚*活负责假冒ABR0商标产品的技术配方，然后由戚*活在位于开平市苍城镇开平第二工业园3区6号东宝密封胶厂车间内大量生产假冒ABR0商标的玻璃胶、密封胶共计成品180117支，总价值人民币1456564.80元。2009年9月25日开平市人民法院作出（2009）开刑初字第314号刑事判决书认定戚*活未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为已经构成假冒注册商标罪并判决：一、被告戚*活犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金60000元。二、扣押于开平市公安局的被告戚*活的赃款人民币20000元予以没收，上缴国库；扣押于开平市公安局的被告戚*活假冒ABR0玻璃胶、密封胶成品180117支及假冒ABR0玻璃胶、密封胶包装原材料等赃物，予以没收销毁。该判决已经生效。

庭审中，双方当事人均确认侵权行为发生时戚*是东宝密封胶厂的个体经营者，戚*因侵权行为被追究刑事责任后，该厂的经营者变更为戚锦浓。

一审法院认为

案经原审法院审理认为：本案为侵犯商标专用权纠纷。*公司经中*商标局依法核准注册ABR0商标。*公司所诉的侵权事实经（2009）开刑初字第314号刑事判决书判决认定，戚*对此无异议；且戚*经刑事判决所认定的侵权行为发生时，爱*司ABR0商标仍在有效期内。根据《中华人民共和国商标法》第五十二条的规定，戚*生产假冒的ABR0商标的玻璃胶、密封胶的行为系对爱*司ABR0注册商标许可使用权的侵犯，属于侵犯注册商标专用权的行为，应当承担相应的赔偿责任。

关于双方争议的赔偿数额问题。根据《中华人民共和国商标法》第五十六条第一、二款“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”及《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一、二款“侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”及第十七条“商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。”的规定，因爱*司的实际损失以及戚池活的侵权获利难以计算，考虑戚池活在刑事判决中所确认的侵权行为持续的时间、影响的范围、侵权产品的数量、价值及爱*司的商标具有一定知名度等情节及爱*司为制止戚池活侵权行为所支出的合理开支等因素，原审法院酌情认定本案赔偿数额为200000元。

对爱*司要求戚*停止侵权的诉讼请求，因爱*司没有证据证明戚*在受到刑事处罚后仍存在侵权行为，故对其该项请求原审法院不予支持。对爱*司要求戚*销毁生产侵权产品的设备和工具的诉讼请求，因爱*司没有证据证明该设备和工具是专用于生产侵权产品的，故对爱*司的该项请求原审法院亦不予以支持。

关于戚*浓是否应为本案共同被告与戚*共同承担侵权责任的问题。根据《中华人民共和国民法通则》第二十六条“公民在法律允许的范围内，依法经核准登记，从事工商业经营的，为个体工商户。个体工商户可以起字号。”的规定，在戚*作为个体工商户实施上述侵权行为时，侵权责任应由戚*承担。爱*司没有证据证明戚*浓实施了上述侵权行为，亦不能以其是东宝密封胶厂现任的经营者为由主张其承担侵权责任。

综上所述，原审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条、第五十六条、《中华人民共和国民法通则》第二十六条、《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条及《最*法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、戚池活应于判决生效之日起三十日内赔偿美国*限公司经济损失人民币200000元。二、驳回美国*限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费24463元，由美国*限公司负担21756元，戚池活负担2707元。

上诉人诉称

上诉人爱*司不服原审判决，向本院上诉称：一、戚*为侵权主体东宝密封胶厂的现任负责人，依法应承担侵权责任。一审判决认定：在戚*作为个体工商户实施上述侵权行为时，侵权责任应由戚*承担。爱*司没有证据证明戚*实施了上述侵权行为，亦不能以其是东宝密封胶厂现任经营者为由主张其承担侵权责任。该认定错误，具体理由如下：

首先，侵犯商标专用权的违法行为是东宝密封胶厂所为，可认定为侵权主体，原审法院认定戚*活作为个体工商户实施侵权行为认定错误，而戚*活因作为东宝密封胶厂侵权时的负责人而承担侵权责任。但依民法通则实施意见第四十一条和民事诉讼法实施意见第四十六条规定，个体工商户在民事诉讼中应以营业执照登记的业主（户主）为诉讼当事人，同时在法律文书中注明登记的字号。故戚*浓作为侵权主体东宝密封胶厂的现负责人，亦应承担侵权责任。其次，戚*活和戚*浓系父子关系，且变更业主发生于实施侵权行为后，因此有理由相信，这是戚*活为逃避责任故意为之，实际仍为戚*活所有或两人共同所有或共同经营。

二、爱宝公司主张的因侵权所受的损失，以及维权实际支出的律师费、调查费有法律和证据依据，应予支持。一审判决认定：爱宝公司的实际损失以及戚池活的侵权获利难以计算，故在五十万元以下的范围内，酌情认定赔偿数额为200000元。该认定未考虑到爱宝公司所遭受的实际损失和合理支出，并不合理，理由如下：

（一）、爱*司主张的因侵权所受的损失1456564.80元有事实和法律依据，应予支持。首先，爱*司拥有超过60年的经营历史，其产品在世界范围内的畅销使得爱*司及其品牌在该领域已享有了极高的知名度，已经成为世界知名品牌。北京*民法院（2007）高行终字第550号行政判决书中认定“爱*司使用在强力胶等商品上的ABR0商标，在中国大陆已具有了一定影响”。鉴于爱*司的品牌价值较高，其商标被侵权后产生的损失也较大。其次，开公经鉴通字（2008）3号鉴定结论通知书、扣押清单，确定的是侵权商品在不包括品牌价值在内的货值，其中未包含ABR0商标所产生的价值或利润。依据《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条之规定“人民法院依据商标法第五十六条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。”以及第十四条“商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算”。开平市公安局的鉴定结论，对177648管成品胶定价1456564.80元人民币，折合单价仅为8.2元人民币，而爱*司的该类型产品的销售单价通常为几十元人民币（有公开的第三方网上销售记录为证）。故爱*司提出的计算损失方式是仅按相当于成本一倍的利润折算为1456564.80元人民币。再次，依据最*法院（2006）民三终字第1号民事判决书：侵权人“侵权故意较为明显，且在原审法院和本院审理期间，均未提供完整的财务资料，原审法院据此推定被侵权人主张的赔偿数额成立并无不妥”。由此可见，在戚池活明显故意侵权的情况下，举证责任倒置，除非戚池活提出相反的证据，否则可按爱*司的主张赔偿损失。

（二）、爱宝公司主张的律师费、调查费为《商标法》第五十六条范围内的合理支出，且已实际支出，应由被上诉人承担。

首先，爱*司针对东宝密封胶厂的调查和维权措施持续时间较长。从2006年7月发现东宝密封胶厂涉嫌生产假冒的ABR0密封胶至今。其中的联络、分析、出具意见、协调、起诉等大量工作都由代理律师完成。由于按照与国外客户约定，德*集团（北京）事务所律师对爱*司实行计时收费，费率因律师资历不同，从200-400美金／时不等。如按照平均300美金／小时的费率计算，19万余元人民币仅为不到100小时的收费额。在一个历时长期，多名律师投入参与的案件中，该收费完全合理。实际上该收费还不包括将来继续办理该案可能产生而非实际发生的律师费。其次，爱*司委托上海诤*限公司（以下简称“上*公司”）进行侵权调查，代理向公安机关举报并配合公安机关查获该件。上*公司从2006年即对东宝密封胶厂进行调查，并多次多批的派遣调查员进行观察和取证，由于东宝密封胶厂是白天正常生产，夜晚造假偷运至厂外秘密库房，取证难度较大，耗时较长。上*公司投入较多人力物力，经其五、六次暗访调查取证，最终协助公安机关实施立案和查封。所以共计十五万余元的调查费用，亦在正常的收费范围之内。最后，根据《税法》和《发票管理办法》的相关规定，发票作为完税和收款的凭证可证明爱*司已实际承担了上述支出，而且也可以证实双方之间存的委托代理关系。因此，爱*司主张的律师费和调查费系其为针对东宝密封胶厂已经实际支付的合理维权费用。

综上，爱*司认为原审法院行使自由裁量权没有考虑到侵权行为对其造成的实际损失，同时对爱*司为维权已经实际支付的合理支出未予认定。因此请求二审法院撤销原判，依法改判戚池活、戚*支付爱*司因侵权所受损失人民币

1456564.80元；承担爱*司因维权支出的律师费和调查费用343607.90元并判令一、二审诉讼费用由两被上诉人承担。

被上诉人辩称

被上诉人戚*活、戚*答辩称：除坚持戚*活的上诉意见外，另补充：一、原审法院在行使自由裁量权时忽视了本案的重要事实，理由是：1、关于戚*活主观方面的事实，（2009）开刑初字第314号刑事判决书及（2010）新法知初字第3号判决书在表述违法事实时，均表述为“2008年5月自8月起至今，戚*活在未获得爱*司商标许可的情况下，与案外人刘*达成口头协议，由刘*提供假冒爱宝商标商品的外包装原材料，戚*活负责假冒爱宝商标产品的技术配方”。该认定容易造成歧义。本案的事实是：刘*向戚*活提供假冒爱宝商标的外包装，并委托戚*活加工密封胶，但戚*活仅仅接触过刘*一次，戚*活当时不知道该外包装是假冒爱宝的外包装，而戚*活生产的密封胶也不是按照爱*司的技术配方加工，也就是说，戚*活的行为只是受委托加工密封胶的行为，而加工行为不等于商标使用行为，所以其没有商标侵权行为。事实上，戚*活事后也联系不到刘*，给刘*打电话，刘*只是说在外地。因此有理由相信，刘*的行为就是“钓鱼”行为，对此戚*活也打算对刑事判决提出再审。2、戚*活的行为本质上只是加工行为，而不是通常意义上的生产销售行为，本案的案情认定有误。戚*活与刘*约定的加工费，只是2毛钱一个密封胶，而且一直没有交付，即使将18万支密封胶交付给刘*，也只有3万元的加工费。因此，就此认定本案的案值为1456564.80元不符合事实。二、戚*与本案无关。

上诉人戚池活不服原审判决，向本院上诉称：原审判决认定爱*司的实际损失和戚池活的侵权获利难以计算，进而适用《商标法》第五十六条第一、二款，判决戚池活赔偿爱*司经济损失人民币200000元，认定事实不清，适用法律不当。

首先，生效判决（2009）开刑初字第314号判决书中已认定“假冒产品尚未流入市场，未造成被侵权人实际损失”。故爱*公司的损失不是难以确定，而是根本没有发生。其次，爱*公司提供的收款单位为：上*公司、金额为：150183元的发票，由于不符合证据三性，没有被原审法院采信。因此，爱*公司没有证据证明其有调查行为，并实际支付调查费用。

综上，戚池活请求二审法院撤销原判，依法改判驳回爱宝公司的诉讼请求，并判令爱宝公司承担本案全部诉讼费用。

被上诉人爱*公司辩称：首先，东宝密封胶厂也就是戚*作为业主的工商户，其侵权事实已经被开平市人民法院的刑事判决书确认，戚*称其加工行为是接受刘*的委托，不属于侵权行为对事实理解错误。加工制造的行为通常意义上是生产的重要环节，尤其对于产品的生产来讲，戚*不能以其所谓的受他人委托加工规避其生产的过错，其作为生产的一方，应知生产的ABR0商标产品是否拥有合法的授权。其次，戚*称刘*的行为是钓鱼行为，但没有任何理由和事实支撑。第三、关于加工费、加工收益的问题，戚*声称每支胶是2毛钱，但其在一审没有提供相应的证据。根据司法解释，商标权人在侵权人利润不能确认的情况下，可以以自己产品的合法利润确定损失额。第四、戚*认为爱*公司提供的调查费发票不符合证据三性，根据我方在一审开庭后补充的相关证据和现在二审期间提交的补充证据足以证明权利人因调查支出的相关费用，应当由戚*承担。

二审期间，爱*司提交证据八份：1、最*法院（2006）民三终字第1号民事判决，证明在侵权人明显故意侵权的情况下，举证责任应倒置；2、爱*司1404035号ABR0注册商标详细信息，证明爱*司的ABR0商标完成续展，存续有效；3、淘宝网ABR0密封胶商品列表，证明ABR0密封胶的销售价格通常为几十元人民币；4、上*公司针对东宝密封胶厂的行动列表，证明上*公司针对东宝密封胶厂进行了长期大量的工作；5、爱*司与德*集团（北京）事务所的委托协议，证明德*集团（北京）事务所与爱*司约定采用计时收费的方式收取律师费；6、律师费计时收费确认函，证明爱*司对律师针对戚池活的工作时间进行了确认；7、律师费发票，证明爱*司就诉讼事宜支付律师费89205.78元；8、爱*司与上*公司的委托协议，证明上*公司按计件收费的方式收取费用。

对爱*司提交的上述证据，戚池活、戚*浓质证认为：爱*司提交的上述证据，已经超过举证期限，法院不应采信。对于证据1，根据民事诉讼证据规则“谁主张谁举证”的规定，应当由爱*司承担举证责任；对证据2不发表质证意见；对证据3的真实性、关联性有异议。本案事实是戚池活从事的是加工行为，而不是自己生产销售，两者之间没有关联性；对证据4首先已经超过举证期限，其次对于其真实性有异议，这只是单方面的列表，无法证实是否实际采取这些行动；对证据5首先已经超过举证期限，其次这是一份常年委托合同，而不是特别指向爱*司与戚池活之间的诉讼行为所产生的律师费用；对证据6、7、8超过举证期限，不发表质证意见，且这三份证据有可能是事后补充的。

对爱*司提交的上述证据，本院经审核因其中部分证据系爱*司在原审庭审结束后提交，经原审法院主持戚池活、戚*浓质证，戚池活、戚*浓认为已经超过举证期限不予质证。爱*司现于二审期间提交，戚池活、戚*浓亦认为已经超过举证期限，而爱*司提交的上述证据并不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》中对二审程序中“新的证据”的规定，且部分证据不具有爱*司主张的证明力，因此本院对此不予认证。

本院认为

本院认为：本案系侵犯商标专用权纠纷。*公司是ABR0注册商标的商标权人，其所享有的商标专用权应受法律保护。戚池活接受他人委托生产假冒ABR0商标的玻璃胶、密封胶的行为已经广东省开平市人民法院（2009）开刑初字第314号生效刑事判决认定，其行为已经构成对爱*司ABR0注册商标专用权的侵犯，属于侵犯注册商标专用权的行为，应当承担相应的民事责任。戚池活上诉称刘*委托其加工侵权产品系诱惑其侵权的“钓鱼行为”，但未能提供相关证据证明。因此，本院对其接受委托代为加工侵权产品，主观上没有侵权故意，不构成侵权的上诉理由不予支持。

关于戚*应当承担的赔偿数额问题。爱*司上诉主张依据最*法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、第十四条的规定，因公安机关查获戚*生产的侵权产品数量为177648管成品胶，而爱*司的同类产品的单位利润超过公安机关认定的该侵权产品的案值8.2元人民币∕支，故仅按该侵权产品的案值一倍的利润折算，戚*的侵权获利应为1456564.80元人民币。因此主张戚*应向爱*司赔偿1456564.80元人民币。而戚*上诉主张根据（2009）开刑初字第314号生效刑事判决书的认定，其生产的侵权产品尚未流入市场，未对爱*司造成实际损失。因此，爱*司要求赔偿经济损失的诉讼请求不能成立，法院应驳回其诉讼请求。本院认为因在原审诉讼中，爱*司未能举证证明戚*因侵权行为的实际获利，也未能举证证明其因戚*的侵权行为所遭受的实际损失；而戚*亦未能举证证明其在（2009）开刑初字第314号刑事判决书所认定的侵权行为之外，并无其他侵犯爱*司商标专用权的行为，故原审法院依据《中华人民共和国商标法》第五十六条第一、二款、《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一、二款、第十七条的规定，在综合考虑戚*的侵权行为持续的时间、影响的范围、侵权产品的数量、价值及爱*司的商标具有一定知名度等情节及爱*司为制止戚*侵权行为所支出的合理开支等因素的基础上，酌情确定戚*在本案中的赔偿数额为200000元并无不当。爱*司和戚*的关于本案赔偿数额的上诉请求均不能成立，本院依法不予支持。

关于戚*浓是否应当向爱*司承担侵权的损害赔偿责任的问题，因爱*司在原审诉讼中未能举证证明在戚池活实施侵犯爱*司注册商标专用权的行为时，戚*浓与戚池活共同实施了该侵权行为，也未能举证证明在东宝密封胶厂的经营者变更为戚*浓后，戚*浓仍在继续侵犯爱*司的注册商标专用权，故原审法院根据《中华人民共和国民法通则》第二十六条的规定，驳回爱*司要求戚*浓承担侵权的损害赔偿责任的诉讼请求，事实清楚，于法有据。本院对爱*司关于判令戚*浓与戚池活共同向爱*司承担侵权损害赔偿责任的上诉请求依法不予支持。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持；爱宝公司和戚*的上诉理由理据不足，均应予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费24463元，由上诉人*有限公司和戚*各负担12231.50元。上诉人*有限公司和戚*已经分别向本院缴纳了二审案件受理费24463元，本院应退回上诉人*有限公司和戚*各12231.50元。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一一年六月三十日