重庆上**有限公司与余*一案二审民事判决书

审理经过

上诉人*有**(以下简称优雅公司)与被上诉人*理有**(以下简称重*公司)、原审被告余*侵犯商标专用权纠纷一案，重庆*人民法院于2010年5月10日作出（2009）渝五中法民初字第231号民事判决，上诉人优雅公司对该判决不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理，本案现已审理终结。

一审法院查明

一审法院经审理查明，案外人海南上*限公司于2000年4月14日取得第1385773号《商标注册证》，该注册商标标识（以下简称注册标识）为图形和“上岛”字样结合，核定服务项目第42类（现已更新为第43类）：提供食宿旅馆，咖啡馆，餐厅，自助餐馆，快餐馆，鸡尾酒会服务，假日野营服务（住所），汽车旅馆，有效期限至2010年4月13日。该注册标识内的“上岛”二字，系近似黑体字，且“岛”字系繁写体。2002年5月30日，上海上*限公司经核准依法受让该注册商标，并于2009年12月7日经核准，续展注册有效期至2020年4月13日。2007年5月，上海上*限公司授权重*公司全权独占负责贵州省、重庆市的加盟连锁推广相关事宜，授权重*公司在该范围内就第1385773号注册商标享有独占使用权，并有权许可他人使用该商标开设“上岛”咖啡馆，有权以自己的名义对该范围内的侵权行为进行投诉、起诉和获得赔偿。2005年2月3日，余*与重庆*区渝岛咖啡店签订《加盟条款约定书》，就开设于重庆市南岸区南坪正街1号天龙广场3-1号的“上岛咖啡店”的相关事项达成了协议，加盟合约首签3年，加盟费人民币10万元，加盟经营期限为2005年2月3日至2008年2月2日。同日，上海上*限公司与优雅公司签订《商标使用许可合同》，上海上*限公司将其注册商标许可优雅公司使用在咖啡馆、餐厅服务上，许可使用地址为重庆市南岸区南坪正街1号天龙广场B座3-1，期限自2005年2月3日至2008年2月2日。该《商标使用许可合同》中商标标识（以下简称许可标识）为图案和文字的组合，标识中的“岛”字系繁体字。许可标识与注册标识整体外观上相近似，差异之处为：1、两者圆形图案内的“上岛”二字字体有异，且许可标识的图案下方有“上岛咖啡”字样，圆形图案下部的丝带状图形里有英文字母“U.B.C.COFFEE”。期满后，优雅公司未与上海上*限公司续约仍继续在店面招牌上使用前述的许可标识。2009年3月1日，重*公司与四川*事务所签订《委托代理合同》，约定指派徐*律师为其代理人，律师服务费3.5万元。重*公司经向重庆市南岸公证处申请保全证据公证，公证处工作人员及徐*律师于2009年5月20日下午来到位于重庆市南岸区南坪正街1号附4号3楼优雅公司的咖啡店，并对该咖啡店外部进行了拍照，后进入该店消费并获得了盖有“重庆*限公司财务专用章”的发票120元。重*公司为此支付公证费1000元。另查明，优雅公司系有限责任公司，住所地位于重庆市南岸区南坪正街1号天龙广场3-1，注册资本30万元，余*系该公司股东之一。2005年2月3日，余*（乙方）与重庆*区渝岛咖啡店签订的（甲方）《加盟条款约定书》中所指的乙方咖啡店，也即本案涉嫌侵权的咖啡店，系优雅公司所有并由优雅公司自《加盟条款约定书》签订后实际经营至今。优雅公司庭审中确认，股东余*系代理优雅公司与重庆*区渝岛咖啡店签订《加盟条款约定书》，约定的有效期满后，即2008年2月3日至今优雅公司仍继续在店面招牌上使用许可标识。

重*公司诉称：其系著名品牌“上岛咖啡+图形”注册商标权利人授权的重庆市独家代理商，拥有在重庆市独家使用和授权他人使用该商标的权利。2005年2月3日，余*作为优雅公司的股东之一，与重庆*区渝岛咖啡店（原告前身）签订了《加盟条款约定书》，用于优雅公司设在重庆市南岸区南坪正街1号天龙广场3-1号咖啡店加盟“上岛咖啡”品牌，以“上岛咖啡”对外经营。使用期限自2005年2月3日至2008年2月2日，期满后双方经协商可以续约。期满后，双方并未续约。重*公司多次函告优雅公司，要求其停止使用“上岛咖啡+图形”商标，但优雅公司置之不理，仍继续使用该商标至今，优雅公司的行为侵犯了重*公司的“上岛咖啡+图形”注册商标专用权，并给其在重庆的正常经营造成巨大损失。余*作为优雅公司的股东，且系与重*公司前身签订《加盟条款约定书》的签约人，应对优雅公司的侵权行为负有连带责任，遂诉至法院，请求：1、判令优雅公司立即停止侵权，即优雅公司停止在其店面招牌、装潢使用“上岛咖啡+图形”，销毁店内器皿上的“上岛咖啡+图形”标识以及含有“上岛”字样的标识；2、判令优雅公司和余*连带赔偿重*公司损失53.5万元，并承担本案诉讼费用。优雅公司辩称：一、其在店面招牌、装潢上使用“上岛咖啡+图形”属实。优雅公司于2005年2月3日与上海上*限公司签订《商标使用许可合同》，经授权而使用该“上岛咖啡+图形”，期满后因价格问题，双方未能协商续约，但优雅公司仍在店面招牌、装潢上继续使用；二、2008年2月2日期满后，优雅公司店内的台布、纸巾以及器皿上未再继续使用该“上岛咖啡+图形”，重*公司起诉要求优雅公司停止在店内桌布、器皿上使用“上岛咖啡+图形”，无证据佐证，该项诉请不应支持；三、优雅公司在店面招牌、装潢上所使用的“上岛咖啡+图形”，与重*公司享有权利的第1385773号注册商标相近似，但招牌上的“上岛”字体以及图案与第1385773号注册商标有明显差异，请求法院依法判决。被告余*辩称，其系优雅公司股东，并未实施侵权行为，不应承担侵权责任，请求法院驳回重*公司针对余*的诉讼请求。

一审法院认为

一审法院认为，注册号为1385773的商标现为上海上*限公司的注册商标，该商标核定服务项目（第43类）涉及提供食宿旅馆，咖啡馆，餐厅，自助餐馆，快餐馆等。优雅公司虽基于相关合同约定，在合同期内（2005年2月3日至2008年2月2日）可以使用“上岛咖啡”及图案，但期满后并未续约，亦未取得权利人许可，继续在其店面招牌上使用“上岛”及图案。根据相关法律法规的规定及解释，在同一种商品或服务上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品（服务）名称或者装潢使用而误导公众的，属于侵犯注册商标专用权的行为。优雅公司未经许可，在其经营的咖啡店店面招牌上使用“上岛”及图案，与第1385773注册商标相近似，容易导致相关公众对优雅公司提供的咖啡店餐饮服务与商标权利人提供的同类服务相混淆，其行为已构成商标侵权，应当承担停止在其咖啡店店面招牌及装潢上使用“上岛”及图形和赔偿损失等民事责任。此外，重*公司起诉优雅公司在咖啡店内桌布、器皿上使用“上岛咖啡+图形”，既无相关证据佐证，且优雅公司对此也不予认可，故重*公司要求判令优雅公司停止在其店内桌布、器皿上使用“上岛咖啡+图形”的诉讼请求，应当不予主张。重*公司认为余*作为《加盟条款约定书》的签约人以及优雅公司的股东，应对优雅公司的侵权行为承担连带赔偿责任。依据我国《公司法》的规定，有*公司是企业法人，有独立的法人财产，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有*公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。余*作为优雅公司股东与重庆*区渝岛咖啡店签订《加盟条款约定书》，商标权利人上海上*限公司亦在当天与优雅公司签订《商标使用许可合同》，均足以证明余*的签约行为实为公司行为，余*签约行为的法律后果归属优雅公司，优雅公司得以在约定期限内使用“上岛咖啡”及图案。而合同期满后，优雅公司既未续约又无权利人许可，继续使用“上岛”及图案的行为已构成侵权，该侵权行为的实施主体是优雅公司。作为优雅公司股东的余*，未实施侵犯涉案商标权的行为，不应对优雅公司的侵权赔偿之债承担连带责任，故重*公司要求余*承担连带赔偿责任的诉讼请求，应当不予支持。对于优雅公司应承担的赔偿数额，因重*公司没有充分证据证明权利人的实际损失或侵权人的违法所得，一审法院根据本案事实，以及优雅公司的经营规模较大（注册资本30万元）、经营场所位置较好（位于重庆市南岸区南坪正街1号天龙广场3-1）、侵权行为性质、持续时间较长以及原告因调查、制止侵权产生的合理费用等因素，酌情确定由优雅公司赔偿重*公司经济损失（含合理费用）共计15万元。依照《中华人民共和国公司法》第三条、《中华人民共和国商标法》第四条第三款、第五十二条第（五）项、第五十六条第一款、第二款、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第（一）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条的规定，判决如下：一、优雅公司立即停止在其咖啡店店面招牌及装潢上使用“上岛”及图形；二、优雅公司在本判决生效后十五日内，向重*公司赔偿经济损失共计15万元；三、驳回重*公司的其他诉讼请求。本案受理费9150元，由优雅公司承担。

上诉人诉称

优雅公司对一审判决不服，向本院上诉称：1、重*公司的注册商标是繁体“上岛”文字与图案的组合，并不涉及单独的非繁体“上岛”文字，优雅公司的店招使用的是简体“上岛”文字，只是注册商标图案中的一小部分，不容易造成混淆。一审判决第一项对“上岛”及图形的表述模糊不清，扩大了注册商标的保护范围，应予纠正。2、《加盟条款约定书》第二条第一项约定“合同到期后续签合同的加盟费三年5万元”，因此，续签加盟合同，重*公司可以获得的利益是三年5万元，未续签加盟合同，重*公司的损失也是三年5万元，一审法院认为没有证据证明实际损失错误。优雅公司的注册资本金只是符合有限公司的最低要求，一审判决据此认定优雅公司经营规模较大错误。南岸区政府从2006年起修建交通枢纽，优雅公司位于施工改道封闭范围内，受影响较大，开业至今年年亏损，一审法院认定优雅公司位置较好与事实不符。持续时间较长的原因是加盟合同到期后，重*公司违反“续签合同加盟费三年5万元”的承诺，单方面将加盟费提高到三年18万元，又因大型起重机械无法到达优雅公司所在位置，导致优雅公司在加盟合同到期后无法及时拆除店招，不能完全归责于优雅公司。且重*公司授权优雅公司使用的图案并非其注册商标，存在欺诈和过错，应当减轻优雅公司的赔偿责任。因此，一审判决酌定的赔偿数额过高，发达地区法院对类似案件判决赔偿的数额一般也在10万元以内。请求撤销一审判决第一项，改判优雅公司停止在其咖啡店店面招牌及装潢上使用第1385773号注册商标的“上岛”文字及图形。撤销一审判决第二项，改判优雅公司向重*公司赔偿经济损失35000元。一、二审诉讼费用由重*公司承担。

被上诉人辩称

重*公司答辩称：1、优雅公司使用的简体“上岛”与繁体“上島”虽然不完全相同，但是也构成近似，属于侵犯商标专用权。2、优雅公司主张重*公司损失只有5万元，缺乏事实和法律依据。重*公司从2007年就已对新加盟商执行加盟费三年18万元的标准，《加盟条款约定书》虽然约定续约三年加盟费5万元，但是合同到期后双方并未续约，不应以此作为计算损失的依据。商标专用权被侵害，损失很难简单计算，侵权获利的相关证据由优雅公司掌握，重*公司无法收集，一审法院综合考虑多种因素，酌情确定赔偿数额为15万元，虽与实际损失和诉求差距很大，但是重*公司考虑到重庆市场的发展，接受一审判决。优雅公司除在店招使用外，还在店内和相关设施、器皿上使用了“上岛”文字和图案，其所称起重机无法靠近导致无法及时拆除店招与事实不符。请求驳回上诉，维持原判。

本院查明

本院二审查明的事实与一审查明的事实无异。

本院认为

本院认为，《中华人民共和国商标法》第五十二条规定“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”，《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定“商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”。虽然第1385773注册商标使用的“上岛”文字是繁体，优雅公司使用的“上岛”文字是简体，但是“上岛”繁体和简体文字在整体视觉效果上不容易引起相关公众注意，足以导致相关公众对服务提供者产生误认和混淆。优雅公司在其经营的咖啡店店面招牌上使用“上岛”及图案，属于在同类服务上使用与他人注册商标相近似商标的行为，已构成商标侵权。一审判决第一项判令优雅公司立即停止在其咖啡店店面招牌及装潢上使用“上岛”及图形，未对“上岛”文字作繁体和简体的区分，没有扩大注册商标的保护范围，并无不当。

关于一审判决赔偿金额是否恰当的问题。虽然《加盟条款约定书》第二条第一项约定“合同到期后续签合同的加盟费三年5万元”，优雅公司据此认为重*公司的实际损失应按加盟费三年5万元计算。但是从《加盟条款约定书》的内容来看，在加盟期间，优雅公司除支付加盟费外，还应支付经营管理费、员工培训费,并购买重*公司提供的餐具、器具、原料、制服等，因此即使按上述约定续签加盟合同，重*公司的预期利益显然不限于三年5万元的加盟费。况且，双方并未就续签加盟合同协商一致，为有效遏制商标侵权行为，侵权使用者支付的赔偿金额亦不应等同于被许可人合法使用商标支付的费用。因此，优雅公司关于按续约加盟费计算实际损失的上诉请求不能成立。

优雅公司认为注册资本30万元不足以认定其规模较大，本院认为，注册资本与公司实际经营规模没有必然联系，仅凭注册资本确实不足以认定经营规模较大，但是结合一审判决采信的本案中公证的侵权照片等其他证据，可以反映出优雅公司的咖啡店的经营规模，一审判决认定优雅公司经营规模较大并无不当。关于优雅公司认为其受政府道路施工影响较大，开业至今年年亏损的问题，本院认为，优雅公司的经营场所位于南岸区核心商圈范围内，位置较好是客观事实，虽然道路施工难免会对其经营产生一定影响，但是优雅公司并未提交道路施工对其经营的影响程度及经营亏损的证据，一审判决认定优雅公司经营场所位置较好并无不当。关于侵权行为持续时间较长的问题，优雅公司提出的原因一是重*公司违反“续签合同加盟费三年5万元”的承诺，单方面将加盟费提高到三年18万元，导致没有续签加盟合同。本院认为，加盟合同到期后没有续签是客观事实，双方对此如有争议属于另外的法律关系，不能成为优雅公司未经许可使用与重*公司注册商标近似商标的理由。优雅公司提出的原因二是大型起重机械因道路施工无法到达优雅公司所在位置，导致加盟合同到期后无法及时拆除店面招牌。本院认为，道路施工是否影响到大型起重机械无法到达，拆除店面招牌是否必须使用大型起重机械，优雅公司均未提出相应的证据，但是优雅公司在加盟合同到期后没有拆除店面招牌却是客观事实，一审判决基于优雅公司侵权行为从2008年2月3日即已开始，至重*公司2009年8月起诉时已经持续了约18个月的事实，认定优雅公司侵权行为持续时间较长并无不当。优雅公司还提出重*公司授权优雅公司使用的图案并非其注册商标，存在欺诈和过错，应当减轻优雅公司的赔偿责任。本院认为，重*公司是否规范使用注册商标，是否存在欺诈或过错属于另外的法律关系，双方对已经到期的加盟合同的效力和履行的争议，不能作为减轻优雅公司在加盟合同到期后的侵权责任的理由。综上所述，一审判决综合多种因素，酌情确定的赔偿数额并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费3300元，由上诉人*有限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一〇年十二月十五日