江苏**有限公司与上海**有限公司一案二审民事判决书

审理经过

上诉人上海**有限公司（以下简称“柴油机公司”）因侵害商标权纠纷一案，不服上海**人民法院（2014）浦**（知）初字第92号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年8月12日受理后，依法组成合议庭，于2014年10月17日公开开庭进行了审理。上诉人柴油机公司的委托代理人、被上诉**机有限公司（以下简称“洋**司”）的法定代表人及其委托代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

2014年1月13日，柴油机公司以洋**司擅自在生产的柴油机上使用与涉案两项注册商标相同的商标并将该产品出口销售的行为构成商标侵权为由，诉至原审法院，请求法院判令洋**司停止侵权、赔偿经济损失及合理开支合计人民币20万元。

一审被告辩称

洋**司在原审中辩称，其接受境外方委托进行定牌加工的行为不是商标法意义上的商标使用行为，不会造成相关公众的混淆，也没有造成柴油机公司的任何损失，且其在接受委托定牌加工生产时已经尽到了合理的审查义务，故其行为不构成商标侵权。

一审法院查明

原审法院经审理查明：

一、柴油机公司、洋**司的企业基本状况

柴油机公司成立于1950年代，原企业名称为上**机厂，于1993年12月更名为现名，企业性质为在中国境内上市的中外**限公司。该公司的经营范围为柴油机、工程机械、油泵及配件；柴油电站、船用成套机组等。

洋**司成立于2008年3月，企业性质为自然人控股的有限公司。该公司的经营范围为柴油机制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

二、柴油机公司的注册商标及其知名度

（一）柴油机公司的注册商标在国内的注册及知名度

柴**公司于1962年8月1日经中央**管理局核准注册了（以下简称“东风柴油机图商标”），注册号为第41765号，该商标用于内外销的柴油机商品上。1976年1月7日，经上海市**革命委员会重新核准，柴**公司取得该商标的注册证，注册证号为第0490号，核准使用的商品为柴油机。1981年5月1日，经国家工商行政管理总局重新核准，该商标注册证被换发新的商标注册证，注册证号为第100579号，核定使用的商品为第7类柴油机。该注册商标经多次续展有效期至2023年2月28日。

柴油机公司于1992年12月经国家工商行政管理局商标局核准注册了（以下简称“东风D图商标”），注册证号为第624089号，该商标核定使用的商品为第7类柴油机、内燃机配件。该注册商标经多次续展有效期至2022年12月29日。

1992年至2010年，东风柴油机图商标经上海**管理局审定连续被评为“上海市著名商标”。2004年至2013年，东风D图商标亦经上海**管理局审定连续被评为“上海市著名商标”。1996年至2013期间，东风牌柴油机多次被上海市**委员会推荐为“上海名牌产品”。2000年9月，东风柴油机图商标和东风D图商标经国家工商行政管理局商标局评定为“驰名商标”。2005年9月，东风牌多缸柴油机经国家质量监督检验检疫总局评定为“中国名牌产品”。2005年11月，东风柴油机图商标经上海老商标重塑辉煌推展股东组委会评定为“最具价值的上海老商标”。2013年12月，东风商标经上海**委员会推荐为“2011年度上海名牌”。

2013年1月22日，柴油机公司就东风柴油机图商标向我国海关总署申请知识产权保护备案。该备案于同年3月1日正式生效。

（二）柴油机公司的注册商标在国外的注册及相关事实

1960年代起至今，柴**公司将东风牌柴油机出口销售至印度尼西亚等多个国家，并将东风柴油机图商标在秘鲁等多个国家进行了商标注册。

1995年2月，根据我国参加的《商标国际注册马德里协定》的相关规定，柴油机公司将东风柴油机图商标向世界知识产权组织国际局（以下简称“WIPO”）进行了商标国际注册，并获得该机构颁发的商标国际注册证，注册证号为第632622号。

三、被诉侵权事实

2013年2月至3月间，洋**司与印度尼西亚的PT.GITAREKSADINAMIKA（以下简称“印**公司”）签订了《加工合同》，双方约定由印**公司委托洋**司加工生产东风牌柴油机，技术要求按照20130107印尼东风S195-1130柴油机技术标准和铭牌技术参数执行；订货数量为4,100台，总金额为美金1,410,065元。同时，印度尼西亚的PT.ADIPERKASABUANA（以下简称“印尼**I公司”）授权洋**司在柴油发动机及其零配件上使用东风柴油机图商标，并明确洋**司生产的柴油发动机及零配件向印**公司销售，用于在印度尼西亚境内销售。该商标使用授权期限至2017年1月19日止。

2013年6月24日，洋**司将其生产并销售给印**公司的柴油机及其零配件分两批分别向上海**区海关报关出口至印度尼西亚，该些报关出口的柴油机及其零配件包括柴油机机体275个、柴油机机罩275个、柴油机配件250个、工具包275个、油箱135个、标牌270个、贴花140个，合计价值美金45,295元。在该些柴油机机体、柴油机机罩、工具包、零配件包装盒、塑料包装袋上均标有“东风DONGFENG”、“DONGFENG”。经比对，上述物品上标注的“东风DONGFENG”商标与柴油机公司的东风柴油机图商标和东风D图商标基本一致，差别仅在于前者无柴油机图形和D图形。

2013年11月11日，上**关根据柴油机公司的知识产权保护备案及申请，以涉嫌侵犯柴油机公司东风柴油机图商标为由将洋**司上述报关出口的两批柴油机货物予以扣留，并向洋**司出具案号为沪关知字[2013]第111号和沪关知字[2013]第112号扣留决定书2份。由于洋**司向上**关提交了印尼**I公司在印度尼西亚的商标注册证及授权洋**司使用的商标委托授权书等材料，上**关于2013年12月23日向柴油机公司出具《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，该通知书中明确经该海关调查，不能认定被扣押的洋**司货物侵犯了柴油机公司的知识产权，若该海关自扣留侵权嫌疑货物之日起50日个工作日内未收到人民法院协助执行通知的，将放行该些货物，并告知柴油机公司可以向人民法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全措施，并将在期限届满前将人民法院有关协助执行通知送达海关。柴油机公司遂于2014年1月13日提起本案诉讼，并申请财产保全。原审法院于同月16日作出民事裁定，对涉案货物予以查封、扣押。

四、与本案相关的其他事实

2006年，柴油机公司就东风柴油机图商标向印度尼西亚司法和人权部知识产权总署（以下简称“知识产权总署”）申请在柴油机商品上注册，遭该知识产权总署驳回。柴油机公司遂以印尼**I公司系恶意抢注为由向印度尼西亚雅加达市商事法院（以下简称“雅**法院”）提起诉讼。2007年10月9日，雅**法院作出一审判决驳回了柴油机公司的全部诉讼请求。柴油机公司不服，提出上诉。2008年2月19日，印度**高法院作出二审判决，撤销雅**法院的一审判决，支持了柴油机公司在一审中的全部诉讼请求。2008年4月17日，知识产权总署根据上述印度**高法院的判决撤销了印尼**I公司注册的10个商标。2008年7月31日，柴油机公司经知识产权总署核准在第7类柴油机、电动机等商品上注册了东风D图商标。印尼**I公司不服印度**高法院的上述判决提起再审请求。2009年4月29日，印度**高法院作出判决，撤销上诉法庭的上述判决，支持雅**法院作出的一审判决。与此同时，知识产权总署恢复了印尼**I公司10个商标的注册登记。

2009年12月，印尼**I公司向雅**法院起诉，要求撤销柴油机公司的东风D图商标的注册登记。2010年6月16日，雅**法院作出判决支持了印尼**I公司的诉讼请求。柴油机公司不服提起上诉。2010年11月23日，印度**高法院作出判决驳回了柴油机公司的上诉请求。2011年2月11日，知识产权总署依据上述印度**高法院的判决，撤销了柴油机公司的东风D图商标的注册登记。

印**公司与PT**公司均未在我国申请或注册与东风文字或图形相关的商标。印度尼西亚尚未成为《商标国际注册马德里协定》的协定国。

一审法院认为

原审法院认为，一、关于洋**司实施的被诉侵权行为性质是否属于涉外定牌加工行为

涉外定牌加工是国际加工贸易中的一种方式，是指境内加工方按照境外定作方要求将特定商标贴附于商品上，并将商品全部出口销售到境外的出口加工贸易方式。本案中，洋**司根据印**公司的委托加工生产柴油机，并经印尼**I公司的商标许可，在该些柴油机产品上使用经印尼**I公司在印度尼西亚注册的东风柴油机图商标。洋**司按约将其加工生产的柴油机产品全部销售至印度尼西亚。因此，洋**司的行为性质应为涉外定牌加工行为。

二、洋**司的行为是否构成商标侵权行为

本案被诉商标侵权行为发生于商标法修改决定施行前，故本案适用修改前的商标法。根据我国《商标法》（2001年修正）第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权。本案中，由于洋**司作为加工方根据境外**公司的委托，在其加工生产的柴油机产品上贴附经境外商标注册人印尼**I公司许可的东风柴油机图商标，与柴油机公司在柴油机商品上注册的东风柴油机图商标和东风D图商标构成近似，故判定洋**司的行为是否构成商标侵权的前提为洋**司是否实施了“使用商标”行为，即洋**司贴附授权商标的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为。

对“使用商标”行为的判定应以能否起到识别功能为依据，即如果能够起到指示来源的作用，则构成商标性使用；反之则不属于商标性使用。就本案而言，首先，从海关扣押的涉案柴油机照片来看，该柴油机上有被诉侵权商标，但没有显示洋**司为生产商的信息。洋**司作为境内加工方在产品上贴附商标的行为形式上虽由加工方实施，但实质上商标真正的使用者为境外委托方，该柴油机进入流通领域后，消费者通过被诉侵权商标不可能获悉商品的生产销售者是洋**司，洋**司获得的仅是向委托方提供加工服务的相关报酬。其次，由于本案柴油机被海关扣留时尚处于加工出口环节，并未真正进入流通领域，即尚未面对柴油机商品的消费者。同时，该被海关扣押的柴油机均销往境外，柴油机公司亦无证据证明涉案柴油机在我国境内还存在销售的事实，故被诉侵权商标只在我国境外发挥商品来源的识别功能，并不在国内市场发挥识别功能。再次，商标权的地域性特点亦决定了涉案柴油机商品是否会因贴附被诉侵权商标行为而在我国境外造成消费者对其商品来源产生混淆或误认，非我国商标法所能规制。综上，洋**司接受印**公司的委托加工生产柴油机产品、贴附经印尼**I公司授权使用的被诉侵权商标的行为，并非商标法意义上的商标使用行为。

此外，虽然柴油机公司于60年代即已将东风牌柴油机销售至印度尼西亚，并进行了商标国际注册，但印度尼西亚尚未参加《商标国际注册马德里协定》。印尼**I公司依据印度尼西亚法律在该国注册了被诉侵权商标，并为该国最高法院所确认。由于法律的主权原则和商标权的地域性原则，商标权人无权禁止他人在其未取得商标权的其他国家使用相同或近似商标，印**公司将洋**司加工生产的柴油机商品在印度尼西亚销售，并不构成对柴油机公司在中国享有商标权的侵害。印尼**I公司是否为攀附柴油机公司商标的商誉而在印度尼西亚抢注了与柴油机公司商标相同的商标，亦非我国商标法所能规制。故难以认定印尼**I公司存在攀附我国境内知名品牌，注册相同或近似商标的恶意，并以此规制洋**司受托定牌加工行为。而且洋**司经过印尼**I公司的商标授权在其加工生产的柴油机产品上使用被诉侵权商标，已尽到合理审查义务。柴油机公司亦没有证据证明洋**司与印**公司或印尼**I公司存在恶意串通损害柴油机公司注册商标专用权的事实，故亦无法认定两者构成共同侵权。

综上，原审法院依照《中华人民共和国商标法（2001年修正）》第八条、第五十二条第（一）项、《中华人民共和国商标法实施条例（2002年）》第三条、《最**法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条、《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决驳回柴油机公司的全部诉讼请求。

上诉人诉称

原审判决后，柴油机公司不服，向本院提起上诉，请求本院撤销原审判决，依法改判支持其在一审中的全部诉讼请求。其依据的事实和理由为：1、被上诉人在同一种商品上灌铸和标注被控侵权标识的行为是一种典型的商标使用行为。只要在生产制造的产品上标注使用了商标，就已达到区别产品来源的目的，应当认定其为商标法意义上的使用，至于被控侵权产品是否在中国市场销售以及能否造成中国相关公众混淆误认，并不是认定商标使用行为的构成要件。原审法院以产品未进入流通领域、不具备识别功能为由认定不属于商标性使用，属于对商标法相关规定的曲解。2、被上诉人使用的标识与涉案注册商标在视觉效果上基本无差别，应属相同商标，而在同种商品上使用相同商标的侵权认定并不以混淆为要件，原审法院以混淆作为判断标准，属于适用法律错误。3、被上诉人明知上诉人系涉案商标在国内的注册人，但仍制造被控侵权产品，其主观上具有恶意，原审认定被上诉人已尽合理注意义务，与事实不符。4、案外人**DI公司恶意抢注涉案商标，违反诚实信用原则，其在中国使用该商标的行为应当予以制止，原审法院对授权商标是否攀附上诉人的涉案商标这一事实未作判断。5、被上诉人的行为是生产、销售行为，不符合加工承揽合同的法律特征，原审认定事实有误，应予纠正。

被上诉人辩称

被上诉人洋**司答辩称：1、涉案产品及铭牌上均标注了印尼**I公司的商标，该产品进入流通领域后，消费者不可能认为该产品的生产、销售者为被上诉人。2、涉案产品真正的销售方为印**公司，被上诉人获得的仅是加工利润，且该产品在海关仓库，未在中国市场销售，被上诉人的行为未对上诉人造成任何损害。3、印**公司委托其加工涉案产品时提供了印尼**I公司的商标证书等材料，其接受委托加工不存在违法情形。4、涉案产品与上诉人生产的产品功率范围不同，故属于不同类别的产品。据此，被上诉人请求本院依法驳回上诉人的上诉请求。

上诉人在二审中向本院提交了成品合格证、商标设计说明书、照片，证明涉案商标是上诉人独创设计，具有独创性和显著性，上诉人从1962年起就开始使用涉案商标，且目前仍在使用。

被上诉人向本院提交了上柴风采网络报告一组，证明被上诉人生产的产品是单缸柴油机，而上诉人的产品不是单缸柴油机，不属于同一类产品，不会造成混淆。

经当庭质证，被上诉人对上诉人提交的证据的真实性均无异议，但认为与本案无关。上诉人对被上诉人提交的证据的真实性亦无异议，但认为涉案商标核定使用的商品为柴油机，与涉案产品属于同类产品，故不认可被上诉人的证明目的。

鉴于双方当事人提交的证据均与本案不具有关联性，故本院对上述证据均不予采纳。

本院查明

本院经审理查明：原审法院认定的事实属实，本院予以确认。

本院认为

本院认为，商标的基本功能为识别功能，即将商标权人的商品或服务与他人的商品或服务相区别，这是商标赖以存在的基础。没有发挥商标识别功能、不能产生区分商品或服务来源的使用行为，并不构成商标性使用行为，也就不应成为商标法规制的对象。因此，判断本案中被上诉人的行为构成侵害注册商标专用权的关键在于确定其行为是否属于商标性使用，是否在中国境内发挥了商标的识别基本功能。

根据本案查明的事实，被上诉人接受印**公司的委托生产被控侵权产品，并依印**公司的授权在产品上标注印尼**I公司的商标，所有产品出口至印度尼西亚，在中国境内并不进入市场流通领域，故被上诉人的行为符合涉外定牌加工行为的特征。上诉人关于被上诉人的行为不属于定牌加工行为的上诉理由，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。

由于被控侵权产品并不进入我国境内市场的流通领域，相关消费者在境内不可能接触到该产品，故而不存在相关公众对被控侵权产品与上诉人的产品产生混淆或者误认的可能性，因此，被控侵权产品上的商标在境内并不能实际发挥识别商品来源的功能，上诉人注册商标的识别功能也不会因为被控侵权产品而遭受破坏。也就是说，上诉人在国内的商品市场及其在国内享有的商标权利不会因此受到任何实质性的损害。因此，无论上诉人在产品上灌铸还是标注被控侵权标识，其行为均不构成商标法意义上的商标使用行为，也就不构成对涉案注册商标专用权的侵犯。

至于上诉人提出的关于在相同商品上使用相同商标不以混淆为要件的上诉理由，本院认为，在相同商品上使用相同商标不以混淆为要件的适用是有限制的，而非无条件的保护。其适用的前提仍应当是首先构成商标使用行为，如果被诉侵权行为不属于商标使用行为，就不存在适用该条规定的前提和余地，自然不构成商标侵权。在本案业已认定被上诉人的行为不构成商标使用行为的情况下，上诉人提出的上述理由自然不能成立。

关于印尼**I公司是否存在恶意抢注商标的问题，本院同意原审之认定，因商标地域性原则，上述问题非我国商标法所规制，法院不宜对一项外国商标是否构成恶意抢注作出认定。

综上所述，被上诉人在涉外定牌加工行为中对印尼**I公司在国外享有商标权进行了必要审查，且该行为未导致上诉人在中国注册商标的识别功能受到损害，故被上诉人的涉外定牌加工行为未侵害上诉人的注册商标专用权。原审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。上诉人的各项上诉理由均不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币4,300元，由上诉人**有限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二○一四年十二月十一日