味之素株式会社与专利复审委员会等发明专利权无效行政纠纷一案

审理经过

上诉人味之素株式会社因发明专利权无效行政纠纷一案，不服中华人民**级人民法院（简称北京**人民法院）（2010）一中知行初字第535号行政判决，向本院提起上诉。本院2010年12月9日受理本案后，依法组成合议庭，于2011年2月28日公开开庭进行了审理。上诉人味之素株式会社的委托代理人陈**、史**，被上诉人中华人民共**利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人尹*、刘*，原审第三人长春大**有限公司（简称大**司）的委托代理人唐**、张广育到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

味之素株式会社系名称为“物质的生产方法”的第94194707.6号发明专利（简称本专利）的权利人。2008年8月22日，大**司针对本专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。2009年6月9日，专利复审委员会作出第13841号无效宣告请求审查决定（简称第13841号决定），宣告本专利全部无效。味之素株式会社不服该决定，向北京**人民法院提起行政诉讼。

一审法院认为

北京**人民法院认为，本专利权利要求1请求保护一种使用微生物生产目的物质的方法，主要步骤包括在培养基中培养微生物以产生并收集L—氨基酸，所述微生物的NADPH产率通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高，且所述微生物属于埃**杆菌属或者棒状杆菌。埃**杆菌属及棒状杆菌均包括多种不同的菌种，每一菌种又有多种不同的菌株。虽然本专利说明书实施例中使用的几种菌株是具有把“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”功能的菌株，然而是否埃**杆菌属或者棒状杆菌的所有微生物都可以提高细胞中转氢酶的活性而增加L－氨基酸的产量，在现有技术中没有记载。因此，在本专利说明书实施例仅使用了特定菌株予以验证的情况下，本领域技术人员根据本专利说明书的描述不能预见所有属于埃**杆菌属及棒状杆菌都可以通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高其生产L-氨基酸的产量，因此，本专利权利要求1的概括未能得到说明书支持，不符合2001年施行的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十六条第四款规定。在其引用的权利要求1不符合《专利法》第二十六条第四款规定的前提下，从属权利要求2-4亦未进一步限定本专利权利要求1所述的“埃**杆菌属”及“棒状杆菌”，同理，本专利权利要求2-4也未得到说明书支持。

综上，北京**人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第13841号决定。

上诉人诉称

味之素株式会社不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原审判决及第13841号决定。其理由为：1、本专利涉及的微生物是由共同的特征限定的特定范围，但原审判决对此未予认定；2、对于共同特征所限定的微生物，本领域技术人员可以预见本专利的效果；3、原审判决及第13841号决定没有指出导致本专利的权利要求得不到说明书支持的所谓“不同特性”为何物；4、大**司未提交任何证据，原审法院在没有证据的基础上维持第13841号决定是错误的。

专利复审委员会、大**司服从原审判决。

本院查明

经审理查明：本专利系名称为“物质的生产方法”的第94194707.6号发明专利，申请日为1994年10月26日，优先权日为1993年10月28日，专利权人为味之素株式会社。本专利授权说明书载明：实施例1采用可编码大肠杆菌转氢酶基因的pMW::THY质粒转化大肠杆菌菌株JM109，分别测定转化前和转化后所述菌株的转氢酶活性，结果表明用上述质粒转化的大肠杆菌JM109菌株的转氢酶活性得到了提高，并将其命名为AJ12929菌株。此外，实施例1中还记载了采用pHSG::THYB转化的大肠杆菌AJ12872菌株以及采用pSU::THY转化的大肠杆菌AJ12930菌株。实施例2-4分别记载了采用可编码大肠杆菌转氢酶基因的质粒pMW::THY、pHSG::THYB和pSU::THY分别转化大肠杆菌B-3996菌株、乳糖发酵短杆菌AJ3990菌株和大肠杆菌AJ12604菌株，并用上述转化后的菌株生产L－苏氨酸、L－赖氨酸以及L-苯丙氨酸实施方案，结果表明转化后的菌株生产所述氨基酸的产率较转化前有所改善。

2008年8月22日，大**司向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定，权利要求1-7不符合《专利法》第二十六条第四款以及《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第二十条第一款的规定。具体理由包括：1、本专利说明书中提及了一些菌株的保藏，但是其保藏日均在本专利的优先权日之后，不符合《专利法实施细则》第二十五条的规定，造成本专利公开不充分；本专利使用微生物生产目的物质的方法的关键技术手段在于使用权利要求1中限定的微生物，但是本专利说明书没有提供试验证据证明所使用的微生物中NADPH由于转氢酶活性提高而增加，因此缺乏解决技术问题的技术手段，导致本领域技术人员无法实现；综上所述，本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。2、本专利权利要求1中的用语“目的物质”既非本领域的规范术语，说明书中也没有对其明确定义，因此其含义不清，另外，“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”含义不清，导致权利要求1-7的保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。3、权利要求1中限定的“微生物”以及“目的物质”范围过宽，其中包含了味之素株式会社推测的内容，而其效果难以预先确定和评价；此外，由于说明书中没有提供试验证据证明本专利微生物中通过提高所述微生物中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸的产率，因此权利要求1以及直接或间接引用了权利要求1的权利要求2－7得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。此外，本申请说明书实施例只提到了某些具体的氨基酸，无法扩展到全部的L氨基酸，因此权利要求2中的L-氨基酸限定过宽；权利要求4中的“埃**杆菌属”和权利要求5中的“棒状杆菌”也限定过宽，导致所述权利要求得不到说明书的支持。

2008年9月22日，大**司向专利复审委员会提交补充意见陈述，并提交了4份证据及证据1-3的中文译文，其中证据1-3系三篇英文论文，证据4系申请号为89100614.1的中国专利文件。

2008年10月9日，味之素株式会社提交了意见陈**及修改的权利要求书。其修改后的权利要求书为：

“1、使用微生物生产目的物质的方法，包括步骤：

在培养基中培养微生物以在所述培养基中产生及蓄积目的物质，

以及

从所述培养基收集目的物质，

其中所述目的物质是其生物合成需要还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸，以及

其中所述微生物的还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高，

其中，所述目的物质是L—氨基酸，

其中所述微生物属于埃**杆菌属或者所述微生物是棒状杆菌。

2、权利要求1的方法，其中所述L—氨基酸选自L—苏氨酸、L—赖氨酸、L—谷氨酸、L—亮氨酸、L—异亮氨酸、L—缬氨酸和L—苯丙氨酸。

3、权利要求1的方法，其中通过增加所述微生物细胞内的烟酰胺核苷酸转氢酶编码基因的表达数量来提高所述微生物细胞的烟酰胺核苷酸转氢酶的酶活性。

4、权利要求3的方法，其中通过增加所述微生物细胞内的烟酰胺核苷酸转氢酶编码基因的拷贝数来提高所述微生物细胞的编码烟酰胺核苷酸转氢酶的基因的表达数量。”

2009年6月9日，专利复审委员会作出第13841号决定，认为：

（一）关于审查文本

在本案审查过程中，味之素株式会社于2008年10月9日提交了修改后的权利要求书，大**司在口头审理中认可该修改方式，上述修改是允许的，因此，本无效宣告请求的审查文本为：味之素株式会社于2008年10月9日提交的权利要求1-4、本专利授权公告的说明书及其附图和摘要。

（二）无效宣告请求的理由、范围和证据

大**司请求宣告本专利权无效的理由及其范围是：本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定，权利要求1-4不符合《专利法》第二十六条第四款以及《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。

（三）关于《专利法》第二十六条第四款

本专利权利要求1请求保护一种使用微生物生产目的物质的方法，主要步骤包括在培养基中培养微生物以在所述培养基中产生及蓄积目的物质，以及从所述培养基收集目的物质，其中所述目的物质生物合成需要NADPH，所述微生物的NADPH产率通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高，所述目的物质是L—氨基酸，所述微生物属于埃**杆菌属或者棒状杆菌。

本专利实施例中仅记载了导入含转氢酶基因质粒的大肠杆菌菌株AJ12929、AJ12872和AJ12930；同时仅验证了采用本专利的方法制备的大肠杆菌B-3996菌株、乳糖发酵短杆菌AJ3990菌株和大肠杆菌AJ12604菌株的生产氨基酸的能力，而权利要求1中将所述微生物概括至埃**杆菌属或者棒状杆菌。

本领域技术人员已知，埃**杆菌属以及棒状杆菌均包括多种不同的菌种，每一菌种又有多种不同的菌株。不同菌种、甚至相同菌种的不同菌株间均具有不同的特性，本专利实施例1中使用的几种菌株是具有把“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”功能的菌株，然而，正如本专利说明书背景技术所述，“该酶的生理活性几乎未知”，虽然本专利利用转基因方式获得了具有上述功能的菌株，但并非只要属于埃**杆菌属以及棒状杆菌属的任何菌株在采用本专利的方法进行转化后均可以实现本发明预期的技术效果。现有技术中也没有关于上述菌属的微生物都可以采用转基因方法获得上述功能的记载。因此，在本专利说明书实施例中仅使用了特定具体菌株进行了试验并验证其试验效果的情况下，本领域技术人员根据本专利说明书的描述尚不能预见所有属于埃**杆菌属以及棒状杆菌都可以通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高其生产L－氨基酸的产量，因此，权利要求1的概括包含了味之素株式会社推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。本专利权利要求1不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

从属权利要求2—4未对权利要求1所述的“埃**杆菌”以及“棒状杆菌”作进一步限定，基于上述相同的理由，权利要求2-4也得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

综上所述，鉴于本专利权利要求1－4均不符合《专利法》第二十六条第四款的规定，本专利应被无效，故对于大合公司在本无效宣告请求案中提出的其他无效理由，不再予以评述。

基于上述理由，专利复审委员会宣告本专利权无效。

在本案二审审理期间，味之素株式会社提交了其单方委托的、由北京市**法鉴定中心出具的《技术论证意见书》作为新证据。

上述事实有第13841号决定、本专利公开文本、本专利授权文本、本专利修改文本、当事人的陈述等证据在案佐证。

本院认为

本院认为，《专利法》第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。权利要求应当以说明书为依据，是指权利要求书应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容得到或者概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，且其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。

本案中，本专利权利要求1请求保护一种使用微生物生产目的物质的方法，主要步骤包括在培养基中培养微生物以产生并收集L—氨基酸，所述微生物的NADPH产率通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高，且所述微生物属于埃**杆菌属或者棒状杆菌。埃**杆菌属及棒状杆菌均包括多种不同的菌种，每一菌种又有多种不同的菌株。不同菌种、甚至相同菌种的不同菌株间虽具共性也具不同特性。虽然本专利说明书实施例中使用的几种菌株是具有把“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”功能的菌株，然而是否埃**杆菌属或者棒状杆菌的所有微生物都可以提高细胞中转氢酶的活性而增加L－氨基酸的产量，在现有技术中没有记载，并且在说明书中也缺乏充足的原理性说明和/或实验来证实。因此，在本专利说明书实施例仅使用了特定菌株予以验证的情况下，本领域技术人员根据本专利说明书的描述不能预见所有属于埃**杆菌属及棒状杆菌都可以通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高其生产L-氨基酸的产量，因此，本专利权利要求1的概括未能得到说明书支持，不符合《专利法》第二十六条第四款规定。原审判决及第13841号决定对此认定正确。味之素株式会社关于本专利得到说明书支持的上诉主张不能成立，本院不予支持。

在其引用的权利要求1不符合《专利法》第二十六条第四款规定的前提下，从属权利要求2-4亦未进一步限定本专利权利要求1所述的“埃**杆菌属”及“棒状杆菌”，同理，本专利权利要求2-4也得不到说明书支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

味之素株式会社二审期间提交的新证据系其单方委托鉴定的材料，其内容也不能说明本专利权利要求1-4符合《专利法》第二十六条第四款的规定，本院对该证据不予采信。

综上所述，原审判决及第13841号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。味之素株式会社的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，本院判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费各人民币一百元，均由味之素株式会社负担（均已交纳）。

本判决为终审判决。

裁判日期

二○一一年十月九日