北**院网皮尔?安**与商**委员会等商标异议复审行政纠纷一案

审理经过

上诉人皮*?安**（简称西**）因商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民**级人民法院（简称北京**人民法院）（2010）一中知行初字第3026号行政判决，向本院提起上诉。本院2011年3月3日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2012年7月12日，上诉人西**的委托代理人王**，原审第三人深圳**有限公司（简称美**司）的委托代理人申*，到本院接受了询问。本案现已审理终结。

一审法院查明

北京**人民法院查明：1995年9月19日，西**提出第1021252号“és”商标（简称引证商标一，见下图）的注册申请，并于1997年6月7日获准注册，核定使用商品为第25类的鞋、系带靴子、皮鞋、保暖防水靴、田径鞋、长途步行鞋、工作靴、套鞋、篮球鞋，专用期限经续展至2017年6月6日。

1995年11月30日，西**提出第1104703号“és”商标（简称引证商标二，见下图）的注册申请，并于1997年9月21日获准注册，核定使用商品为第28类的滑板鞋、滑板、旱冰鞋，专用期限经续展至2017年9月20日。

引证商标一、引证商标二（略）

2001年12月13日，美**司提出第3038848号“és”商标（简称被异议商标，见下图）的注册申请，指定使用商品为第25类的服装、婴儿全套衣、游泳衣、防水服、帽、袜、手套（服装）、皮带（服饰用）。

被异议商标（略）

被异议商标经初步审定公告后，在法定期限内，西**针对被异议商标向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提起异议。

2008年5月14日，商标局作出（2008）商标异字第03015号《“és”商标异议裁定书》（简称第3015号裁定），以被异议商标与西**在先注册的引证商标使用商品未构成类似，西**称美**司抢注其商标证据不足为由，裁定西**所提的异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。

西**不服第3015号裁定，向中华人民共和**标评审委员会（简称商标评审委员会）提起复审申请。

2010年3月29日，商标评审委员会作出商评字〔2010〕第06162号《关于第3038848号“és”商标异议复审裁定书》（简称第6162号裁定）。该裁定认为：一、被异议商标指定使用的服装等商品与引证商标一、引证商标二分别核定使用的鞋、滑板等商品，在功能、用途、生产原料、销售渠道等方面均存有不同，被异议商标与两个引证商标均不构成使用在类似商品上的相同商标。二、引证商标中的字母“és”虽非普通印刷字体，但仅凭两个手写体的外文字母组合，难以认定引证商标已经构成我国著作权法意义中所指的“作品”。西尼**提交的注册证等材料亦难以作为其就该“és”文字组合享有在先著作权的充分证据。故西尼**主张被异议商标损害其著作权的理由不成立。西尼**所提证据或者形成于域外，或者未显示有效时间标志，或者待证事实时间晚于2001年12月13日，或者未体现引证商标在与被异议商标指定使用的服装、游泳衣等商品或类似商品上的宣传、使用情况，部分证据则与本案无必然联系。综合西尼**所有在案证据，均不足以证明在被异议商标申请注册之前，引证商标“és”在鞋类商品上已经达到驰名程度，亦不足以证明在与被异议商标指定使用的服装、游泳衣等相同或类似的复审商品上，引证商标在中国大陆的相关公众中已经具有一定影响。因此，西尼**关于被异议商标的注册将损害其引证商标在先著作权，抄袭、模仿其驰名商标，且属于抢注行为，从而违反《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十三条和第三十一条规定的主张缺乏事实依据，不能成立。综上，依照《商标法》第三十三条、第三十四条的规定，裁定被异议商标予以核准注册。

西**不服第6162号裁定，向北京**人民法院提起诉讼。

原审诉讼中，西**提交了中华人**版权局于2010年9月28日颁发的关于其“és设计”的《著作权登记证书》。

原审庭审中，西**明确表示对第6162号裁定作出的行政程序不持异议；关于第6162号裁定中有关被异议商标与两引证商标标志相同的认定，西**及美**司均不持异议。

一审法院认为

北京**人民法院认为：《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

被异议商标指定使用的服装等商品与引证商标一、引证商标二分别核定使用的鞋、滑板等商品，在功能、用途、生产原料、销售渠道等方面均不同，前述商品不构成同一种或类似商品。因此，被异议商标与引证商标未构成使用在相同或类似商品上的相同商标。

《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条中规定的“他人现有的在先权利”指的是包括在先著作权等，除商标权之外的其他权利。

西**虽提交了其“és设计”著作权登记证书，但该证书的发证日期晚于被异议商标申请注册日期，且亦无其他证据佐证其在先享有“és”图形的著作权。因此，被异议商标的注册未违反《商标法》第三十一条的规定。

《商标法》第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

西**所提交的证据或者形成于域外，或者未显示有效时间标志，或者待证事实时间晚于被异议商标申请注册日，或者未体现引证商标在与被异议商标指定使用的服装、游泳衣等商品或类似商品上的宣传、使用情况，部分证据则与本案无必然联系，均不足以证明在被异议商标申请注册之前，引证商标“és”在被异议商标指定使用的鞋类商品上已经达到驰名程度，亦不足以证明在与被异议商标指定使用的服装、游泳衣等相同或类似的商品上，引证商标在中国大陆的相关公众中已经具有一定知名度。因此，在案证据不足以证明引证商标在被异议商标申请注册日前已构成驰名商标。

综上，北京**人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持商标评审委员会作出的第6162号裁定。

上诉人诉称

西**不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，撤销商标评审委员会第6162号裁定。其主要上诉理由是：1、西**的“és”作品已经在取得著作权登记证，被异议商标的申请注册侵犯了西**“és”作品的著作权。2、被异议商标与引证商标一、二构成类似商品上的相同商标，属于《商标法》第二十八条所规定的情形，应不予核准注册。3、西**一直生产销售带有“és”商标的服装、鞋等商品，被异议商标的申请注册行为已经构成《中华人民共和国反不正当竞争法》（简称《反不正当竞争法》）第五条第（二）项规定的情形，应不予核准注册。4、西**所提供的证据足以证明引证商标在中国大陆相关公众中已经使用并有一定影响，依据《商标法》第三十一条后段的规定，被异议商标应不予核准注册。

商标评审委员会和美**司服从原审判决。

本院查明

经审理查明，原审法院查明事实属实，且有两引证商标和被异议商标的商标档案，商标局第3015号裁定，西**和美**司向商标评审委员会提交的证据材料，商标评审委员会第6162号裁定、西**向原审法院提交的证据材料以及当事人陈述等证据在案佐证。

另查，西**在原审诉讼中提交的登记号为“2010-F-031470”的《著作权登记证书》载明：与引证商标标志相同的图样由西**与1995年2月1日创作完成，并于1995年5月1日在美国首次发表，由西**作为作者享有著作权。

美**司在原审诉讼中也提交了袁**申请并获得登记、登记号为“2010-F-031525”、发证日期为2010年10月26日的《著作权登记证书》，其上载明：与被异议商标标志相同的图样由袁**于1994年3月1日创作完成，由其作为作者享有著作权。

上述事实由两份《著作权登记证书》在案佐证。

本院认为

本院认为：《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

被异议商标指定使用的服装等商品与引证商标一、引证商标二分别核定使用的鞋、滑板等商品，两者虽然在具体的原料、用途等方面具有一些差别，但两者的消费对象是相同的，而且在目前的商业环境下，一个厂商同时生产服装和鞋类产品，服装和鞋在同一渠道销售较为多见。同时被异议商标标志与两引证商标标志完全相同，在这种情况下，如果两被异议商标和两引证商标在服装和鞋类商品上共存，容易使相关公众认为两商品是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。因此，西**关于被异议商标与两引证商标构成类似商品上的相同商标的上诉理由成立，本院予以支持。第6162号裁定和原审判决关于被异议商标和两引证商标指定使用商品不类似的认定缺乏依据，本院予以纠正。

《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条中规定的“他人现有的在先权利”指的是包括在先著作权等除商标权之外的其他权利。

《中华人民共和国著作权法》（简称《著作权法》）所保护的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。作品所要求的独创性，应当体现作者个人选择、取舍和安排，这种选择、取舍和安排应当区别于公有领域的表达。西尼泽格主张著作权保护的是两引证商标图样，其表现形式均较为普通，无法与公有领域的表达相区别，因此不属于《著作权法》所保护的作品。另外，即使构成作品，根据《中华人**人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款规定，当事人提供的著作权登记证书等，可以作为证据，但由于西尼泽格和美**司就相同的商标图样均提供了《著作权登记证书》，而两证书所载明的著作权人不同，在双方均没有提交其他相关证据的情况下，不能证明哪一方对该商标图样享有著作权。因此西尼泽格关于两引证商标图样构成作品应受《著作权法》保护的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

至于西尼泽格上诉所主张的被异议商标在服装上的注册申请有恶意，因此构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项以及《商标法》第三十一条后段规定的情形，鉴于西尼泽格提供的使用证据均在域外，不能证明在中国大陆地区构成知名商品特有名称或在先使用并有一定影响的商标，故本院对其此项上诉理由亦不予支持。

综上，原审判决和商标评审委员会第6162号裁定认定事实和适用法律均有不当，本院予以纠正。上诉人西**所提上诉请求及其理由部分成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、撤销中华人民**级人民法院（2010）一中知行初字第3026号行政判决；

二、撤销中华人民共和**标评审委员会商评字〔2010〕第6162号《关于第3038848号“és”商标异议复审裁定书》；

三、中华人民共和**标评审委员会重新就第3038848号“és”商标作出异议复审裁定。

一、二审案件受理费人民币各一百元，均由中华人民共和**标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。

本判决为终审判决。

裁判日期

二○一二年九月四日