尹**与万**一案二审民事判决书

审理经过

万**因与尹**侵犯实用新型专利权纠纷一案，不服山东省**民法院于2011年4月18日作出的(2010)济民三初字第420号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。万**及其委托代理人李*、万**，尹**的委托代理人黄学国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

尹**在原审中诉称，其于2009年12月6日向国家知识产权局申请“煎饼刮取刀片”的实用新型专利，2010年9月1日获得授权。万**未经许可擅自制作、销售、许诺销售、使用尹**享有专利权的产品，侵犯了其专利权，造成巨大经济损失，请求法院判令：1、万**立即停止侵犯尹**的专利权；2、万**赔偿尹**经济损失及合理开支30万元；3、本案诉讼费由万**承担。

一审法院查明

原审法院查明，2009年12月6日，尹**向中华人**识产权局申请名称为“煎饼刮取刀片”的实用新型专利，2010年9月1日获得授权并公告，专利号为ZL200920280620.X，目前该专利有效。本案中，尹**主张以该专利记载的独立权利要求1和从属权利要求2共同确定其专利保护范围，特征为：1.一种煎饼刮取刀片，其本体（2）由金属材质的薄片构成，本体的下边沿为铲刀刃（3）；其特征在于，所述的本体（2）上设置有镂空槽（4）。2.根据权利要求1所述的煎饼刮取刀片，其特征还在于，所述的本体（2）的断面是呈弧形的。

2010年10月28日，原审法院经尹**申请进行诉前证据保全，在万**的厂房内拍摄一组照片。该组照片中的煎饼刮取刀片照片显示的特征为，煎饼刮取刀片由金属材质的薄片构成，其下边沿为铲刀刃，上面设置有镂空槽，断面呈弧形。经比对，被控侵权产品的技术特征完全落入尹**的涉案专利权利要求的保护范围，万**亦认可。

2008年，万**曾在尹**单位工作一段时间。2009年4月、7月，尹**就涉案专利产品被盗向公安机关报案，后公安机关在万**的煎饼厂内发现该产品，万**承认该产品是找别人做的，但称不方便陈述谁做的，拒绝陈述来源。

另查明，2009年7月21日，山东**产权局依法受理了尹**与万**“自动仿手工煎饼机”专利侵权纠纷案，作出[2009]日知法受字第001号通知书。日照知识产权局工作人员到万**生产现场拍摄了录像，该录像显示了涉案诉争专利产品（煎饼刮取刀片），双方当事人均认可。山东**事务所给尹**出具律师费发票一张，金额2万元。

一审法院认为

原审法院认为，本案的争议焦点有以下二点：

一、万**是否享有先用权。根据专利法的相关规定，先用权是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用。本案中，在涉案专利申请日前，万**虽证实已使用诉争专利产品，但是，尹**曾就该专利产品被盗向公安机关报案，后公安机关在万**的煎饼厂内发现该产品，而万**没能说明该产品的合法出处，也就表明该产品并非万**所制造。因此，对万**享有先用权的抗辩，原审法院不予支持。

二、万**是否侵犯诉争专利权。原审法院认为，尹**的实用新型专利权合法、有效，应受法律保护。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款的规定，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。万**制造、销售、使用的被控侵权产品“煎饼刮取刀片”，经比对，万**产品的技术特征全面覆盖了涉案专利的全部技术特征，其亦认可。依照《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。万**未经专利权人许可，擅自制造、销售、使用尹**享有专利权的产品，其行为侵犯了尹**的诉争专利权。

万**未经专利权人许可，擅自制造、销售、使用尹**享有专利权的产品，应承担侵权责任。尹**请求判令其停止侵权、赔偿经济损失及合理费用的诉讼请求符合法律规定，原审法院予以支持。关于赔偿数额，因尹**未提交其因侵权受损或万**因侵权获利的证据，故原审法院综合考虑专利权的类别、万**侵权的性质、情节、范围、时间以及权利人为调查、制止侵权行为所支付的合理的律师费等因素，予以酌情确定。

综上，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条之规定，判决：一、万**立即停止侵犯尹**的“煎饼刮取刀片”（专利号ZL200920280620.X）实用新型专利权的行为。二、万**赔偿尹**经济损失8万元（包括合理开支），于本判决生效之日起十日内支付。案件受理费6800元，由尹**负担2000元，万**负担4800元。

上诉人诉称

上诉人万**不服原审判决，提起上诉称：一、万**对涉案专利享有先用权，原审判决认定万**构成专利侵权错误。1、万**在尹**申请诉争专利之前已经使用了相同的煎饼刮取构件，且在尹**获取专利后未超出原有使用范围，不侵犯尹**的涉案专利权。即使万**未予说明煎饼刮取构件出处，依据专利法有关先用权的规定，也不能推断万**不享有先用权。原审判决以万**未能说明在先使用煎饼刮取构件的合法出处为由否决其先用权没有法律依据。2、尹**在申请诉争专利之前，曾以其刀片被盗为由向公安机关报案，公安机关在万**处找到了半截刀片，但至今未以存在盗窃事实立案侦查，或者出具万**盗窃尹**刀片结论。原审判决以上述无结论事实要求万**说明在先使用煎饼刮取构件的合法出处没有法律依据。二、万**在尹**获得专利后未扩大原有使用范围，原审判决认定上诉人擅自制造、销售涉案专利产品缺乏事实依据。三、万**目前使用的煎饼刮取构件系在涉案专利申请日前合法取得并使用，依法不构成专利侵权。综上，请求二审法院依法查明事实，撤销原审判决，驳回尹**的诉讼请求，一、二审诉讼费用由尹**承担。

被上诉人辩称

被上诉人尹**答辩称，一、万**是用不合法手段获取的专利产品，不适用专利法关于先用权的规定。二、原审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回上诉，维持原判。

本院查明

本院二审在原审法院查明事实的基础上，另查明：2008年11月24日，尹**与案外人臧顺利签订《合同》，双方约定臧顺利购买尹**无合格证煎饼机一台，价格12万元，尹**根据市场价格为臧顺利提供配件。2009年4月6日，臧顺利与万**签订《自动仿手工煎饼机二手机转让协议》，双方约定臧顺利以3.5万元的价格将自动仿手工煎饼机转让于万**，随机包括：大（刮面）盘、炉架转盘、抓取煎饼机构、煎饼鏊子、煎饼刮取刀片（十多片）、传送带、和面机构等。当日，臧顺利收取了设备款3.45万元。2011年5月2日，臧顺利对其随机赠送给万**的刀片图片出具确认证明。据此，万**主张其使用的煎饼刮取刀片系经合法受让所得，来源于尹**在涉案专利申请日前出售给他人的煎饼机。经庭审质证，尹**对自己曾出售给臧顺利一台煎饼机的事实没有异议，但是主张该煎饼机的煎饼刮取装置只是一个薄刀片，与涉案专利产品不同，与本案无关。尹**对此未进一步提交相关证据。

以上事实有万黎明二审中提交的臧顺利身份证复印件、《合同》、《自动仿手工煎饼机二手机转让协议》及收据、臧顺利确认的刀片图片以及二审庭审笔录在案佐证。

本院认为

本院认为，万**在本案中主张先用权抗辩，应首先认定被控侵权产品是否落入涉案专利保护范围。根据本案已查明的事实，可以确认以下三点：一是，万**使用的被控侵权产品“煎饼刮取刀片”的技术特征与尹**要求保护的涉案专利的技术特征一致，落入涉案专利权利保护范围。二是，万**在涉案专利申请日前，使用的煎饼刮取刀片与本案被控侵权产品技术特征一致。三是，尹**在涉案专利申请日前，曾对外出售了一台煎饼机（包括配件）。对上述事实，双方当事人均无异议。

在此事实基础上，根据双方当事人的诉辩主张，本院认为，本案的争议焦点为万**对涉案专利应否享有先用权。解决该问题的关键在于：万**在先使用的煎饼刮取刀片来源是否合法。

根据《最**法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条的规定，被诉侵权人主张先用权抗辩的技术，不能是非法获得的，而应是自己研发或者善意取得、合法受让的。因此，本案中，万**对其在先使用的煎饼刮取刀片来源合法负有举证责任。本院认为，根据万**二审中提交的新证据，可以证明万**在先使用的煎饼刮取刀片系来源于合法受让，且该刀片与涉案专利权人尹**存有一定关联关系，万**对涉案专利应享有先用权。理由如下：

首先，尹**在涉案专利申请日前已对外出售了煎饼机，其中附带有煎饼刮取刀片。2008年11月24日，尹**与案外人臧顺利签订了煎饼机买卖协议，此时，尹**尚未对本案“煎饼刮取刀片”申请专利。协议约定尹**根据市场价格为臧顺利提供配件。尹**在二审庭审中认可其向臧顺利提供了煎饼刮取刀片配件，但主张其提供给臧顺利的煎饼刮取刀片与涉案专利产品技术特征不同。对此，本院认为，尹**未提交证据证明其曾生产有与涉案专利产品不同的煎饼刮取刀片，结合臧顺利在本案中出具的证明，应认定尹**在涉案专利申请日前已出售了专利产品。

其次，万**在涉案专利申请日前通过支付合理对价购得二手煎饼机，随机附带的煎饼刮取刀片与本案被控侵权产品技术特征一致。2009年4月6日，臧**将其自动仿手工煎饼机出售给万**，并随机附赠有煎饼刮取刀片。根据臧**所确认的刀片图片，可以证明臧**赠与万**的煎饼刮取刀片与本案被控侵权产品技术特征一致。尹**虽不认可上述交易的真实性，但其对臧**的真实身份没有异议。本院认为，万**为获取二手煎饼机支付了合理的市场交易对价，产品出售人臧**对所出售的产品技术特征作出确认符合常理，可以作为证据采信。尹**如对上述事实存有异议，应提交证据加以反驳，否则，其异议不能成立。

最后，尹**将煎饼机出售给臧顺利，万**又自臧顺利处购得煎饼机，万**在先使用的煎饼刮取刀片与尹**涉案专利产品技术特征一致即具有合理性。原审中，尹**虽就涉案专利产品被盗向公安机关报案，公安机关在万**的煎饼厂内发现了涉案专利产品，但公安机关至今未就此案出具结论性意见，不能就此推定万**在先使用的煎饼刮取刀片来源非法。相反，根据万**使用的煎饼机的来源与尹**出售煎饼机的对象均为臧顺利这一事实，可以印证万**使用了与尹**涉案专利产品技术特征完全一致的煎饼刮取刀片存在合理性。

综上，本院认为，万**二审中提交的新证据已形成一条完整的证据链，可以证明万**在涉案专利申请日前，经合法受让取得涉案专利产品“煎饼刮取刀片”用于生产制造煎饼，其有权在原有范围内继续使用。根据本案中原审法院保全的证据，万**对涉案专利产品的使用并未超出原有范围。尹**在本案中主张万**制作、销售、许诺销售涉案专利产品缺乏事实依据，不能成立，本院不予支持。原审法院认定万**擅自制造、销售涉案专利产品事实错误，本院依法予以纠正。

综上所述，鉴于二审出现的新证据，本案事实情况发生变化，上诉人万**的上诉请求依法应予支持。依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第六十九条第一款（二）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（三）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、撤销济南**民法院（2010）济民三初字第420号民事判决；

二、驳回尹**的诉讼请求。

一审案件受理费6800元、二审案件受理费6800元，合计13600元，由被上诉人尹**承担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二○一一年八月二十三日