李**与杨**一案二审民事判决书

审理经过

上诉人杨**因与被上诉人李**侵犯发明专利权纠纷一案，不服广东省**民法院(2008)东中法民三初字第164号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理，现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明：李**于2001年11月30日向国家知识产权局申请名为“生成装饰纹路的方法及装置”发明专利（即本案专利），并于2003年6月4日获得授权，专利号为“01139645.8”，专利权人为李**。本案专利的权利要求为：1、一种生产装饰纹路的方法，其特征在于生成装饰纹路的步骤为：（1）在工件上涂漆；（2）用流水作用于涂漆处；（3）对进行上述处理的工件涂漆处烘烤，在工件上涂漆处生成装饰纹路；2、根据权利要求1所述的生成装饰纹路的方法，其特征在于在工件上所涂的漆的颜色是根据所要生成装饰纹路的颜色确定的；3、根据权利要求1所述的生成装饰纹路的方法，其特征在于流水作用于涂漆处的作用力大小及水滴的密度由所要生成装饰纹路的纹路特征确定的；4、一种生成装饰纹路的装置……。

2008年3月25日，李**的委托代理人李**前往广州市越秀区流花路119号广州**中心首层106号豪康复合材料制品厂的摊位购买桌球杆两支，价格共为人民币160元，取得收条、名片、简介册、会刊各一份，并拍得照片9张。广州**公证处对上述购买过程进行了公证，并制作了（2008）穗越证内民字第334号公证书。上述购买的桌球杆下部油漆有木纹状花纹，名片显示万**是豪康复合材料制品厂的员工，该厂地址是广东省东莞市常平元江元管理区。

东莞市**料制品厂（以下简称豪康厂）是2007年3月13日登记成立的个体工商户，业主为杨**。李**认为上述豪康厂生产的桌球杆油漆使用了本案专利的生产方法，侵犯了其专利权。李**并提供了有邓**、万**签名的工作合同、工作文件等，拟证明邓**、万**原来是其开办的东莞长安沙头厚德运动器材厂的员工，在离职后开办了豪康厂。杨**承认邓**、万**原是李**开办工厂的员工，现为豪康厂的员工，但否认两人是豪康厂的实际投资人。杨**承认李**公证购买的球杆是其开办的豪康厂生产的。

关于桌球杆上的油漆纹路生成方法，杨**在开庭时的陈述为：1、杆身打底漆；2、烘烤；3、刷漆；4、滴水；5、球杆泡水；6、静置。李**认为杨**提供图片证据与杨**陈述的制作过程不相同，并认为杨**的球杆上的水纹是由于水冲刷油漆而形成的，简单的泡水不可能形成水纹的。但李**认为杨**陈述的技术方案落入了本案专利的保护范围，并认为步骤6的静置与本案专利权利要求1中的步骤（3）的烘烤是等同的，应认定杨**构成侵权。

一审法院认为

后在原审法院监督下，杨**的员工邓**现场示范了案涉争议的油漆纹路制作过程，原审法院并拍摄了录像附案为证。邓**现场示范的油漆纹路制作过程步骤为：1、往已经刷上底漆的球杆淋水纹漆；2、往水纹漆滴水；3、把球杆淋有水纹漆的一端插进水槽来回两三次。对于为何比开庭时陈述的步骤少了三个，邓**解释因为时间关系省略了刷底漆和刷底漆后烘烤的步骤，但对于有无静置的步骤没有作出陈述。李**认为邓**现场制作的油漆纹路与其公证购买的被控侵权球杆的油漆纹路效果不相同，前者的纹路不如后者清晰。原审法院提取了上述现场制作的有油漆纹路的球杆。

杨**提供的《涂料工艺》（1997年第3版）的第664页有这样的内容：“（3）参考施工工艺要求选择涂料……有些塑料制品要求装饰大理石花纹或木纹，这样要求涂料置于水中能形成均匀彩色花纹，而后将壳体浸入水中将涂膜粘在工件上制成花纹装饰……”。杨**提供的外文杂志上只有图片没有文字说明制作方法，且外文杂志未经公证也未显示出版日期。杨**提供的抬头为“威海**限公司”的水纹漆使用方法打印页并未显示出处，也未显示发表时间。杨**提供上述证据拟证明本案专利的技术方案已经本案专利申请日前被公开，李**对此不予确认。

杨**于2008年6月7日向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告本案专利无效，杨**也以此理由向原审法院申请中止本案诉讼。

原审法院经审理认为：杨**的中止审理申请能否准许的问题。杨**于2008年5月21日收到本案的应诉材料，于2008年6月7日向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告本案专利无效，超过了15天的答辩期，参照最**法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外”，对杨**的中止审理申请原审法院不予准许。

本案专利有两个独立权利要求，分别为生产装饰纹路的方法和装置，根据查明的事实，未发现杨**有覆盖本案专利独立权利要求中的生产装饰纹路装置，故本案的重点在于考察杨**的制作工艺是否覆盖权利要求中的生产装饰纹路方法的步骤。

杨**自述的球杆油漆装饰纹路的制作方法能否认定的问题。将公证购买的被控侵权产品与杨**现场制作的球杆进行比对，两者的油漆表面均形成了装饰纹路，虽然纹路图案并不完全相同，但杨**现场制作的油漆确已形成了装饰纹路，原审法院对杨**陈述的制作方法予以采信。杨**在开庭时陈述的油漆制作方法是：1、杆身打底漆；2、烘烤；3、刷漆；4、滴水；5、球杆泡水；6、静置。本案专利中权利要求1描述了制作方法的必要技术特征是：（1）在工件上涂漆；（2）用流水作用于涂漆处；（3）对进行上述处理的工件涂漆处烘烤，在工件上涂漆处生成装饰纹路。

经比对，杨**的制作方法步骤3与本案专利制作方法步骤（1）对应并相同。步骤4、5与步骤（2）对应，两者的表述不一致，但技术手段均为水作用于已经涂好的油漆，功能均为产生装饰花纹，产生的效果也基本相同，一般人通过阅读专利权利要求书和说明书，无需经过创造性劳动就可联想到此技术特征，因此可认定为等同的技术特征。步骤6与步骤（3）对应，虽然两者的描述不一致，前者是静置，后者是烘烤，但两者的功能均是为了使油漆变干，功能是相同的，产生的效果也基本相同，也可以认定为等同的技术特征。因此，杨**陈述的制作方法已落入本案专利的保护范围。

杨**的公知技术抗辩能否成立的问题。杨**就其公知技术抗辩提供的证据有外文杂志、网页打印件以及公开出版物《涂料工艺》。其中外文杂志未经公证认证，真实性原审法院不予确认。网页打印件的真实性亦无法核实，且没有反映公开的时间，不能证明该网页陈述的油漆纹路制作方法先于本案专利就存在，原审法院不予采信。《涂料与工艺》所陈述的油漆制作方法为“将壳体浸入水中将涂膜粘在工件上制成花纹装饰”，即先入水再涂膜，本案专利是先涂漆再用水作用在油漆上，两者的技术特征明显不一样。杨**提出的公知技术抗辩并不成立。因此，杨**未经李**准许，擅自使用落入本案专利保护范围的制作方法，已构成侵权，应承担停止侵权和赔偿损失的责任。

关于赔偿数额的确定，根据《中华人民共和国专利法》第六十条和最**法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条，侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，且没有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节，一般在5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不超过50万元。本案中，李**未提供证据证明其因侵权所受损失，亦无专利许可使用费可供参照，原审法院将综合考虑以下因素确定赔偿数额：1、本案专利为产品制作方法的发明专利，具有较高的创造性、新颖性；2、侵权产品的销售单价是人民币80元；3、杨**的工作人员邓**、万**曾经是李**的员工，而邓**更曾是李**的技术人员，具有明显的侵权故意。综上，原审法院酌定本案的赔偿额为人民币100000元。

关于李**请求杨**书面道歉的问题，赔礼道歉系侵犯人身权利应承担的民事责任，李**未提供证据证明其人格利益受损，原审法院对其主张书面道歉的诉讼请求不予支持。此外，本案被控侵权的对象是方法专利而非产品专利，故对李**要求杨**销毁制造产品的专用模具之诉讼请求，原审法院不予支持。

本案经原审**委员会讨论决定，依据上述援引法律规定及《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）、（七）项，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下：一、杨**应于判决生效之日起立即停止制造、销售侵犯李**专利号为01139645.8发明专利的产品，并销毁库存产品。二、杨**应于判决生效之日起十日内赔偿李**经济损失人民币100000元。三、驳回李**的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费5800元，由杨**负担。

上诉人诉称

杨**不服原审判决，向本院上诉称：1、杨**的球杆油漆装饰纹路的制作程序与本案专利方法不同，其制作程序没有落入本案专利保护范围内，不构成侵权。2、杨**使用的制作方法为公知技术。3、本案专利明显不符合专利法第二十二条的规定，不具有专利性。4、原审判决认定杨**赔偿数额错误。

本院查明

本院经审理查明，原审判决查明的事实属实，本院予以确认。

另查明：2008年12月24日，国家知识产权局专利复审委员会作出第12741号无效宣告请求审查决定书宣告专利权人为李**专利号为01139645.8的生成装饰纹路的方法及装置发明专利权部分无效，即宣告第01139645.8号发明专利的权利要求1－3无效，在权利要求4、5的基础上维持第01139645.8号发明专利权有效。

又查明：李**2008年4月14日向原审法院提起诉讼，请求法院判令：1、杨**立即停止生产、销售侵权产品，没收或销毁用以生产侵权产品的专用模具；2、杨**将市场上尚未流通的侵权产品收回并销毁；三、杨**向李**书面道歉，消除影响；四、杨**赔偿李**经济损失人民币300000元，以及李**取证费、诉讼代理费等合理开支，以我方实际支出为限；五、本案诉讼费由杨**承担。

本院认为

本院认为：本案专利包括两个独立权利要求，即生产装饰纹路的方法和装置。根据原审查明的事实，未发现杨**有落入本案专利独立权利要求中的生产装饰纹路装置部分保护范围的装置，李**对原审判决的上述认定亦未提出上诉，本院确认杨**没有侵犯本案专利独立权利要求中生产装饰纹路装置部分的权利。

关于杨**的球杆油漆装饰纹路的制作方法是否侵犯本案专利权的问题。当事人请求人民法院保护的专利权必须是受专利法保护的有效专利，被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效的专利权视为自始即不存在，不受专利法的保护。由于国家知识产权局专利复审委员会在2008年12月24日作出的第12741号无效宣告请求审查决定书宣告专利权人为李**专利号为01139645.8的生成装饰纹路的方法及装置发明专利权部分无效，即宣告第01139645.8号发明专利的权利要求1－3无效，在权利要求4、5的基础上维持第01139645.8号发明专利权有效。本案专利权利要求1－3为生产装饰纹路的方法，权利要求4、5为生产装饰纹路的装置。鉴于杨**并无覆盖本案专利独立要求中的生产装饰纹路装置，而生成装饰纹路的方法部分的权利要求已被宣告无效，因此，李**的该项发明专利权的制作方法部分应视为自始即不存在，不受法律保护。本院对李**的诉讼请求不予支持，依法予以驳回。根据二审查明的事实，原审判决应予撤销。根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第（三）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、撤销广东省**民法院(2008)东中法民三初字第164号民事判决；

二、驳回李**的全部诉讼请求。

本案一审案件受理费人民币5800元，二审案件受理费人民币2300元，合计人民币8100元，由李**负担。杨**预交的二审案件受理费人民币2300元，本院予以退还。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇九年十二月十五日