北京星**程有限公司与上海新**有限公司[原名上海建材**有限公司一案二审民事判决书

审理经过

上诉人上海新*有限公司（以下简称新易*司）因专利侵权纠纷一案，不服上海*人民法院(2003)沪二中民五(知)初字第243号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。本院于2004年8月31日裁定本案中止诉讼，于2008年4月2日恢复对本案的审理。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明：原告北京星*程有限公司（以下简称星*司）于1995年8月23日向国家专利局申请了名称为“爬升脚手架的防坠装置”实用新型专利，并于1997年12月5日被授予专利权，专利号为ZL95219378.7。该专利权利要求书第1项载明：一种高层建筑施工中使用的爬升脚手架防坠装置，其特征在于：在支承件外面套有一个制动框，制动框两内侧为倾斜平面与支承件两外侧平面形成满足自锁条件的小角度α的楔形间隙，楔形间隙中各有一制动圆柱，制动圆柱两端装有提升杆。当爬架发生坠落时，提升杆把制动圆柱塞进楔形间隙中，把下坠部分制动在支承件上。

原告星*司于1995年11月9日向国家专利局申请名称为“爬升脚手架防坠装置的控制机构”实用新型专利，并于1998年7月3日被授予专利权，专利号为：ZL95224145.5。该专利权利要求书记载：一种爬升脚手架防坠装置的控制机构，其特征在于：拨叉一端固定在钢丝绳上，另一端与弹簧框活动连接，弹簧框套在提升杆上，内有内弹簧，内弹簧下端支撑在提升杆卡台上，弹簧框下有一外弹簧支撑，提升杆上下有导向座，下端与制动圆柱相连。

1999年6月25日新易*司(甲方)与北京星*限责任公司(乙方)签订《导轨式爬架的技术合作协议》，该协议约定：甲方购买乙方导轨式爬架及其应用技术，用于上海地区高层建筑施工。由甲方申请办理有关上海市建设主管部门的专业资质认证，乙方在甲方资质认证期间，提供必要的技术文件资料，甲方对乙方技术资料有保密责任，未经乙方同意，甲方不得以此技术同第三方合作。乙方以优惠价格提供产品，具体价格及应用技术费用根据具体另行签订。同日，双方还签订了《导轨式爬架的经营合作协议》，该协议约定：乙方以甲方的名义，从事承揽爬架工程承包等经营活动，并以甲方名义签订合同。2000年8月14日，双方签订《沪中花苑外爬架租赁合同》，约定甲方承包的沪中花苑施工外脚手架采用乙方研制生产的导轨式爬架，双方合作方式为设备租赁。

此外，被告在一审庭审中陈述，其生产、使用的爬升脚手架中的防坠装置的技术特征与原告两项专利的必要技术特征相一致。

一审法院认为

原审法院认为：本案的争议焦点是：一、原告星*司是否享有“爬升脚手架的防坠装置”、“爬升脚手架防坠装置的控制机构”两项实用新型专利权。二、被告新易*司是否侵犯了原告星*司的上述两项专利权。三、被告陈*是否侵犯了原告星*司的上述两项专利权。四、原告星*司要求被告新易*司及陈*赔偿经济损失人民币50万元是否有依据。

关于争议焦*，原告认为：其合法享有“爬升脚手架的防坠装置”及“爬升脚手架防坠装置的控制机构”两项实用新型专利。两被告对原告提供的上述两项实用新型专利证书不持异议，但认为根据原告提供的缴纳年费收据，只能显示原告缴纳的是2000年的年费，对原告在2000年之后是否继续缴纳专利年费两被告持有异议。故两被告对原告上述两项专利的有效性持有异议。

原审法院认为：原告已提供了“爬升脚手架的防坠装置”及“爬升脚手架防坠装置的控制机构”两项实用新型专利证书及相关的专利文件，并已提供了最近一次的缴纳年费收据。因此，确认原告是上述两项专利的专利权人。两被告对原告专利有效性提出的异议，不予采纳，理由是：一、根据原告提供的国家知识产权局专利收费收据，可以证明2003年7月29日原告向国家知识产权局缴纳了上述两项专利的年费。收据中“交来”一栏记载的是“年2000”，两被告据此认为原告缴纳的是2000年的年费，但根据国家专利局开具年费收据的惯例及综合收据中记载的其它栏目，可以确认，“年2000”是国家专利局为对其所收到的费用的类别加以识别而记载的内容，其含义是指收到年费人民币2,000元。二、两被告对原告上述两项专利的有效性持有异议，但并未提供相应的证据加以佐证，两被告的观点缺乏事实和法律依据。

关于争议焦*，原告认为：被告新易*司未经原告许可，擅自生产、使用、出租含有原告两项专利技术的爬升脚手架，其行为构成对原告专利权的侵害。被告新易*司对其生产、使用的爬升脚手架防坠装置的技术特征落入原告两项专利保护范围没有异议，但认为其使用是北京星*限责任公司（以下简称星河人施工公司）提供的技术，是合法使用，不构成对原告专利权的侵害。

原审法院认为：我国专利法规定，未经专利权人许可，实施其专利，即构成专利侵权。本案中，被告新易*司未经原告许可，擅自实施原告的“爬升脚手架的防坠装置”及“爬升脚手架防坠装置的控制机构”实用新型专利，其行为构成对原告专利权的侵害。理由是：一、根据原告与星河人施工公司签订的《导轨式爬架的技术合作协议》，原告购买的是导轨式爬架及其应用技术，对应用技术的内容上述协议并没有明确，因此，不能确定应用技术就是本案涉及的两项专利技术。二、上述协议只能反映原告与星河人施工公司之间的技术合作关系，不能证明原告获得许可，可以自行生产、使用原告的专利产品。三、被告新易*司自认，其生产、使用的爬升脚手架的防坠装置的技术特征与原告两项专利的必要技术特征相一致。因此，被告新易*司关于不构成专利侵权的辩解缺乏相应的证据佐证，不予采信。

关于争议焦*：原告认为，在被告新易*司与案外人签订的《劳务合同》及《安全管理协议》中均有被告陈*的签名，因此被告陈*实施了侵犯原告专利权的行为。被告陈*认为，具体实施技术的是新易*司，而不是其个人，故原告指控其个人侵权不能成立。

原审法院认为：原告指控被告陈*利用职务之便获得并向被告新易*司提供专利产品的图纸及技术，但对此原告未提供证据加以证明，因此原告的指控不能成立。现原告仅以《劳务合同》、《安全管理协议》中有陈*的签名为依据指控陈*构成专利侵权，但因上述两份协议均是由被告新易*司与案外人签订的，陈*的身份均是新易*司的委托代理人。陈*在上述两份协议上签名的行为并不是其个人行为，而应视为新易*司的行为。因此，原告指控被告陈*实施了侵权行为，缺乏依据，不予支持。

关于争议焦点四，原告认为，根据上海*检测中心提供的材料，可以证明被告使用原告的专利产品用于27项工程，根据同行业的平均利润，其取得的收益远远超过人民币50万元，本案中原告仅要求被告赔偿经济损失人民币50万元。被告新易*司认为，原告提供的证据不能证明新易*司已切实履行了上述27项工程，而且原告所述的利润过高，没有依据。

原审法院认为：被告新易*司实施了侵害原告专利权的行为，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。根据我国专利法的规定，侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定，被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。本案中，鉴于被侵权人的损失或者侵权人获得的利益都难以确定，也没有专利许可使用费可以参照，因此将根据本案系争专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、过错程度等因素，适用“酌定赔偿”原则确定赔偿数额。

据此，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第(七)项、《中华人民共和国专利法》第五十六条、第五十七条、第六十条、《最高人民法院》第二十一条之规定，判决：一、被告新易*司立即停止对原告星*司享有的“爬升脚手架的防坠装置”及“爬升脚手架防坠装置的控制机构”实用新型专利权的侵害；二、被告新易*司于判决生效之日起十日内赔偿原告星*司经济损失人民币25万元；三、对原告星*司的其它诉讼请求不予支持。一审案件受理费人民币10,010元，由原告星*司负担人民币2,503元，被告新易*司负担人民币7,507元，专家咨询费人民币1,500元，由被告新易*司负担。

上诉人诉称

新易*司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，驳回被上诉人的诉讼请求。上诉人新易*司上诉的主要理由是一审法院认定事实有误，适用法律不当。根据新易*司与星河人施工公司签订的《导轨式爬架的技术合作协议》及《导轨式爬架的经营合作协议》，新易*司使用涉案专利技术已经得到了许可。新易*司使用的技术均是星河人施工公司提供，不构成专利侵权。新易*司按协议获得技术资料，申请了相应资质，新易*司使用涉案专利技术是合理使用。关于涉案专利年费，被上诉人的举证不明确。一审法院判决确定的赔偿数额没有事实依据。(2003)闸民二（商）初字第707号民事判决与（2004）沪二中民三（商）终字第189号民事判决说明，新易*司使用技术是付费的。

被上诉人辩称

被上诉人星*司辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，(2003)闸民二（商）初字第707号民事判决与（2004）沪二中民三（商）终字第189号民事判决与本案无关，上诉人新易*司的上诉理由不能成立。

原审被告陈*没有答辩意见。

二审中，上诉人新*公司向本院提供了三组证据材料。第一，星河人施工公司提供给新*公司的爬架技术资料，该份证据要证明新*公司所使用的技术均是星河人施工公司提供的。第二，(2003)闸民二（商）初字第707号民事判决书，第三，（2004）沪二中民三（商）终字第189号民事判决书，该两份证据材料要证明新*公司已经向星河人施工公司支付了涉案专利的使用费。经质证，被上诉人星*司认为第一份证据材料不属于本案二审新的证据，对其中有原件部分材料的真实性无异议。对第二份及第三份证据材料的真实性没有异议，但认为与本案没有关联性。原审被告陈*没有质证意见。

本院认为

本院认为，上诉人新易*司提供的第一份材料在本案一审庭审结束前早已存在，不属于本案二审新的证据，况且，根据《导轨式爬架的技术合作协议》的规定，为使新易*司获得相关专业资质认证，星河人施工公司应提供必要的技术文件资料。星河人施工公司向新易*司提供了第一份材料所包括的技术资料，并不意味着，星河人施工公司已授权新易*司自己制造、使用包含涉案专利技术的相应产品；星河人施工公司也并非涉案专利权人，其也无权授权他人实施涉案专利技术。故本院对第一份证据材料不予采纳。第二份与第三分证据材料涉及星河人施工公司与新易*司之间的经营合同纠纷，该经营合同纠纷涉及“上海文化大厦工程”、“中远两湾城一期”、“紫阳路商住楼发展项目电动整体升降脚手架施工合同”、“上海*程外爬架承包合同”、“东晖花苑外爬架承包合同”、“仁德坊5＃楼外爬架租赁合同”、“沪中花苑外爬架租赁合同”、“建德坊外爬架租赁合同”等相应8项工程项目，该8项工程项目均不在本案星*司指控的侵权范围内，故该第二份与第三份证据材料与本案没有关联性，本院不予采纳。

二审中，被上*公司向本院提供了专利复审委和行政诉讼的相关证据。

上诉人与被上诉人确认无效审查程序已终结，涉案两项专利权均被维持有效。

二审中，原审被告陈*没有向本院提供新的证据材料。

经审理查明，原审判决认定的事实属实。另查明，新易*司于2004年11月26日由原名上海*展有限公司变更为现用企业名称。

本院认为：《导轨式爬架的技术合作协议》并未授权新易*司使用涉案专利技术制造、使用相应专利产品，根据《导轨式爬架的技术合作协议》的规定，是由星河人施工公司以优惠价格向新易*司提供产品，具体价格及应用技术费根据具体情况另行签订。协议允许新易*司使用的产品应是从星河人施工公司购买的产品，协议中所述应用技术费是指使用从星河人施工公司购买导轨式爬架产品所涉技术需要支付的费用。

根据协议为获得相关专业资质认证，新*公司从星河人施工公司处获得了相应技术资料，但这并不等于新*公司获得了实施涉案专利技术的授权。

关于专利年费，一审判决已经作了充分的论述，且涉案专利权在后来的无效宣告审查程序及相应的司法审查程序中被认定有效，也进一步印证了一审判决认定的正确性。

由于被侵权人的损失或者侵权人获得的利益都难以确定，也没有专利许可使用费可以参照，一审判决根据本案系争专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、过错程度等因素酌情确定的赔偿数额并无不当。

(2003)闸民二（商）初字第707号民事判决与（2004）沪二中民三（商）终字第189号民事判决所涉及的工程与本案被上诉人星*司指控的专利侵权行为无关。

综上所述，上诉人新易*司的上诉请求与理由没有事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条第一款、第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

负有金钱给付义务的当事人如未按原判指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案二审案件受理费人民币10,010元，由上诉人上*有限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇八年十二月十五日