上海**制造厂与上海伟**有限公司一案二审民事判决书

审理经过

上诉人上海伟*有限公司（以下简称伟*司）、上海*制造厂（以下简称伟隆厂）因专利侵权纠纷一案，不服上海*人民法院（2004）沪一中民五（知）初字第84号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2008年1月22日公开开庭审理了本案。上诉人伟*司、伟隆厂的法定代表人仲镇明、委托代理人黄剑国，被上诉人雷*自动机株式会社的委托代理人储宁宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明：1995年3月31日，中华人民共和国专利局向原告颁发《发明专利证书》，发明名称为“切割球形食品面皮的装置”，专利申请日为1991年8月21日，专利优先权日为1990年9月12日，专利号为ZL91105819.2。该专利的权利要求1记载：“一种切割面皮的装置，包括一个组件，它有至少三个环形布置的切割元件，所述切割元件至少有两个滑动面，所述切割元件是以彼此滑动接触的方式组装，使得相邻切割元件的滑动面可沿彼此滑动，从而形成或关闭由切割元件环绕的中央开口，开口被开启和关闭以用来切割所通过的面皮，其特征在于，切割元件的一个滑动面形成凸形面，另一个滑动面形成凹形面，凸形面和凹形面互补，切割元件的凸形面设置成可以使它在相邻切割元件的凹形面上滑动，并当开口开启时，凸形面对着开口。”

诉讼中，被告伟隆厂曾申请宣告系争专利权无效。国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）审查决定该专利权有效。该审查决定经北京*人民法院和北京*民法院判决维持。

2003年12月1日，原告出具委托书，委托案外人黑龙江省绥化市弘华面点专业技校向两被告购买WL－YBAM－50型月饼自动包馅机1台，并代为签订买卖合同、付款、取得销售发票并将机器送至仓库。该委托书经公证、认证。2004年1月5日，该技校与被*公司签订了1份《工业品买卖合同》，向被*公司订购了1台WL－YBAM－50型月饼自动包馅机，价格为人民币88,200元。被*公司于次日出具发票。2004年5月11日，经原告委托代理人的申请，上海*公证处的公证人员在上海市浦东新区津行路1110弄8号上*印刷厂仓库内对月饼自动包馅机拍摄了照片，照片显示该机器名称为月饼自动包馅机，机身上有铭牌，标明型号“WL－YBAM－50型”和被告伟隆厂的企业名称。该机器内部有6片1组的切割元件。该公证处于次日对此过程出具了《公证书》。该照片中的切割元件与原告提供给原审法院的切割元件实物吻合。

经原告申请，原审法院对两被告的2003年7月至2004年5月的财务资料进行了证据保全，查得发票存根联2张，显示除了原告委托案外人购买的机器外，两被告还以人民币9.5万元的价格销售过1台月饼自动包馅机。两被告确认其在保全后，仍在销售上述机器。

两被告还确认，系争机器中切割部件的技术特征覆盖了原告专利的全部必要技术特征。

原告为诉讼支出调查及律师服务费人民币41,500元，机器购买费人民币88,200元。

一审法院认为

原审法院认为，原告的发明“切割球形食品面皮的装置”经中华*专利局授权，至今有效，故原告对该技术方案享有专利权，依法应受保护。

本案当事人的争议焦点是两被告的月饼自动包馅机是否运用了公知技术。为此，两被告在诉讼中向原审法院提供了大量证据材料，并将其分为三类，一是既往的专利文件，二是工具书，三是91102413发明专利申请审定说明书。两被告主张，第一、二类材料的简单组合可以构成公知技术，而第三类单独也足以支持公知技术抗辩。原审法院认为，关于第一、二类材料，被告伟隆厂在本专利权的无效程序以及行政诉讼中提供了同样的证据材料试图否定本专利的新颖性，但该主张和相关证据材料未被采纳，原审法院基于相同理由不予确认。至于两被告的第三类证据材料，原审法院认为，本专利是发明专利，已经实质审查，且本案亦因被告伟隆厂申请宣告本专利权无效而曾经中止审理，现本专利权经无效程序后仍为有效，故原告的专利权具有高稳定性，两被告的该证据材料尚不能支持其公知技术抗辩的主张。现两被告生产、销售的系争机器中切割部件的技术特征与原告的专利技术特征相同，其生产、销售的行为已经侵犯了原告的专利权，理应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

鉴于原告未能证明其因被侵权所受到的损失或者两被告因侵权所获得利益的具体数额，故原审法院参考专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、原告支出的调查、制止侵权行为的合理费用等因素酌情确定两被告的赔偿数额。此外，两被告系关联企业，不仅法定代表人和企业字号相同，且实际经营地址亦混同，故可以认定其共同生产和销售了侵权产品，理应承担连带赔偿责任。据此，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十条、第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项、《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款、第五十七条第一款、《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，判决：一、被告伟*司、伟隆厂于本判决生效之日起立即停止侵害原告雷*自动机株式会社对“切割球形食品面皮的装置”所享有的发明专利权（专利号：ZL91105819.2）；二、被告伟*司、伟隆厂于本判决生效之日起10日内连带赔偿原告雷*自动机株式会社经济损失及合理费用共计人民币15万元。本案一审案件受理费人民币8,769元，由原告雷*自动机株式会社负担人民币2,808元，被告伟*司、伟隆厂各负担人民币2,980.5元；审计费人民币5,000元，由被告伟*司、伟隆厂各半负担。

上诉人诉称

判决后，被告伟*司、伟隆厂不服，向本院提起上诉，要求撤销原判，驳回被上诉人全部诉请，本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。其主要上诉理由为：一、原审法院将涉案专利的无效程序与两上诉人提出的公知技术抗辩作等同认定，公知技术抗辩不应以专利无效程序的审查结果作为认定事实的依据。况且，两上诉人提供的证据二、九、十并未在无效程序中提供。二、原审法院未将两上诉人公知技术抗辩证据中所反映的技术方案与涉案专利技术作对比分析。三、涉案产品系依据公知技术制造，将其公知技术抗辩证据一至四揭示的面皮切断技术方案与证据五、六、七、九反映的公知常识简单结合，或者根据证据十一，即可得到涉案产品的切割装置技术方案，故不构成对被上诉人涉案专利的侵权。

被上诉人辩称

被上诉人雷*自动机株式会社答辩认为，原判认定事实清楚，适用法律正确。其主要答辩理由为：一、本案并未将行政程序与司法程序混同，两上诉人的证据不能够支持其公知技术抗辩主张，原判同意专利无效程序的理由，进行了比对，并非未进行审查。二、专利无效案件中已经对本案事实进行了充分认定，没有必要进行司法鉴定；两上诉人在法庭调查中提出鉴定申请，原审不予准许并无不当。三、两上诉人提交的公知技术方案与被上诉人系争专利技术存在显著不同。

二审中，双方当事人均未向本院提交新的证据材料。

本院查明

经审理查明，原审法院查明的事实基本属实。

另查明，两上诉人向原审法院提供的编号为86106548号中国发明专利公开说明书、机*出版社于1981年6月出版的《机械工人学习材料》节选及编号为1109137的英国专利文献，在其就被上诉人系争专利提起的无效宣告案件中，并未作为对比文件向专利复审委提供。

两上诉人向原审法院提供的编号为86106548号中国发明专利公开说明书（原审两上诉人证据二），其权利要求书公开了一种由生面外皮和馅组成的球形体的成形方法，包括如下步骤：连续地供给由生面外皮和馅组成的柱形物体，并从其周围且垂直于其轴向施加收缩力，特征在于：对圆柱体及对沿着围绕圆柱体平放着的至少三个挤压块施加作用力，每个挤压块有互相邻接的并在它们中间构成刃边的二个滑动表面，沿着上述滑动表面相邻挤压块的邻接滑动面可以滑动，朝着上述挤压块在顶部的上述刃边和底面倾斜的斜面构成朝着上述滑动表面上的上述刃边逐渐缩小锥形部分，通过使挤压块在上面相互滑动以便沿着滑动的轨迹施加力，直到刃边在部件中心处与其他挤压块的刃边相接触，使上述挤压块恢复原始位置，和重复上述步骤。上述专利虽公开了本案被控侵权技术方案的组件及切割元件的技术特征，但未公开被控侵权技术方案的相邻切割元件的两个滑动面具有互补的凹凸面的技术特征。

两上诉人向原审法院提供的机*出版社于1981年6月出版的《机械工人学习材料》节选（原审两上诉人证据九），介绍的是导轨配磨工艺，可以证明凹凸面的设计是导轨配合设计的学习内容，但并未给出将上述技术特征应用到切割面皮的装置以解决在先技术存在的问题的启示。

两上诉人向原审法院提供的编号为1109137的英国专利文献（原审两上诉人证据十），该专利公开了一种切割和焊接热管状塑料执行物的方法。两上诉人援引的译文载明：为了准备中空制件（即为了有效地同时进行管状执行物的切割与焊接），至少三个具有导向单元和直线切割缘的相同的切割爪部被可移动地安装在支撑平板内，该支撑平板具有导向槽从而它们的都基本位于同一平面的切割缘限定了直到闭合位置的任何位置都是规则多边形形式的开口。每个切割缘的内侧端被朝向该多边形的中心移动，即朝着开口的中间移动，其逐渐地变小，通过驱动所有切割爪部的换环的方式，且每个切割爪部接合两个相邻的切割爪部的直线边缘。该专利文献虽公开了本案被控侵权技术方案的组件及切割元件的技术特征，但也未公开被控侵权技术方案的相邻切割元件的两个滑动面具有互补的凹凸面的技术特征。

本院认为

本院认为，在专利侵权案件中，被控侵权人只有证明被控侵权技术方案与对比公知技术的技术方案相比，不具有新颖性或者明显没有创造性，公知技术抗辩才能成立。本案中，两上诉人向原审法院提供的相关证据材料，不能支持其公知技术抗辩的主张。

两上诉人认为，原审法院将涉案专利的无效程序与两上诉人提出的公知技术抗辩作等同认定，公知技术抗辩不应以专利无效程序的审查结果作为认定事实的依据。况且，两上诉人提供的证据二、九、十并未在无效程序中提供。本院认为，两上诉人将已在涉案专利的无效宣告程序中提供的相关证据材料，在一审中作为公知技术抗辩的证据向原审法院提供。由于上述证据以涉案专利无新颖性与无创造性的理由，在专利无效宣告审查程序及随后的司法审查程序中尚不足以否定涉案专利的有效性，故两上诉人更不可能以公知技术抗辩为由，主张落入涉案专利保护范围的被控侵权产品不构成侵权。两上诉人提供的证据二（86106548号中国发明专利文献）披露的技术方案未涉及相邻切割元件的两个滑动面具有互补的凹凸面的技术特征，被控侵权技术方案与86106548号中国发明专利文献披露的技术方案相比，并非没有新颖或者明显无创造性，在被控侵权技术方案已落入涉案专利保护范围的前提下，两上诉人的公知技术抗辩主张不能成立。同样，两上诉人提供的证据九（编号为1109137的英国专利文献）披露的技术方案也未涉及相邻切割元件的两个滑动面具有互补的凹凸面的技术特征，公知技术抗辩的主张同样不能成立。两上诉人提供的证据十（1981年6月出版的《机械工人学习材料》节选）介绍的是导轨配磨工艺，该份公知技术只是披露凹凸面的设计是导轨配合设计的学习内容，其既没有给出将上述技术特征应用到切割面皮的装置以解决在先技术存在的问题的启示，更没有披露能够与被控侵权技术方案有可比性的技术方案，因此两上诉人的公知技术抗辩主张也不能成立。

两上诉人认为，原审法院未将两上诉人公知技术抗辩证据中所反映的技术方案与涉案专利技术作对比分析。本院认为，法院对公知技术抗辩的审查，系将对比文件中的技术方案与被控侵权产品的技术方案进行比对，来判断公知技术抗辩的主张是否成立。原审法院未将两上诉人公知技术抗辩证据中所反映的技术方案与涉案专利技术作对比分析，并无不当，两上诉人的相应理由不能成立，本院不予支持。

两上诉人认为，涉案产品系依据公知技术制造，将其公知技术抗辩证据一至四揭示的面皮切断技术方案与证据五、六、七、九反映的公知常识简单结合，或者根据证据十一，即可得到涉案产品的切割装置技术方案，故不构成对被上诉人涉案专利的侵权。本院认为，公知技术抗辩只能将被控侵权技术方案与可以结合所属技术领域技术人员的技术常识的一项公知技术方案进行比较，不能将被控侵权技术方案与多项公知技术方案组合后进行比较。另外，证据十一显示被上诉人于1991年4月17日就关于切割和成形一个球形体的设备的技术方案提出一项发明专利申请，并于1992年12月30日审定公告。而本案涉案专利申请的优先权日为1990年9月12日，因此，该证据所显示的技术方案并非先于涉案专利公开的技术，不能引用其进行公知技术抗辩。两上诉人相应上诉理由不能成立，本院不予支持。

综上，两上诉人的上诉请求及理由均无事实及法律依据，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

负有金钱给付义务的当事人如未按原判指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案二审案件受理费人民币3,300元，由上诉人上海伟*有限公司、上海*制造厂各半负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二ＯＯ八年三月十九日