陈**与江西**工具厂一案二审民事判决书

审理经过

江西**工具厂（以下简称永鑫工具厂）与陈**专利侵权纠纷一案，南昌**民法院曾作出（2007）洪*三初字第59号民事判决，永鑫工具厂不服上诉本院，本院以（2008）赣民三终字第20号民事裁定发回重审后，南昌**民法院作出（2008）洪*三初字第74号民事判决，永鑫工具厂不服，再次向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2009年5月27日公开开庭审理了本案。永鑫工具厂法定代表人辜**及其委托代理人刘*，陈**及其委托代理人刘**到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

一审法院查明

原审查明：陈**原系永**具厂股东之一，在2003年8月的股权认证书中记载,陈**投资3.41万元,占总资本的19.25%,担任业务经理。2004年永**具厂与东方**限公司签订采购合同，永**具厂供给东方**限公司永磁工作台和永磁吸盘并开具增值税发票，永**具厂的经办人是陈**。2005年4月9日陈**与股东辜**、辜**、辜丽存、高**在2005年度第一次股东大会（股东张**因事未到会）通过了几项决议，签订了永鑫董2005字第01号会议纪要的记录，其中第一项决议为:股东陈**提出，以其个人名义申请“永磁工作台”专利，经过商议同意其建议，其风险费用等均由其本人承担，专利所有权人为陈**。陈**拥有对本项专利在不影响厂里共同利益的前提下进行转让，厂里作为后续产品，可以无偿使用该专利，使该专利产业化。2005年11月22日，陈**经股东同意将自己在永**具厂19.25%的股份转让给其弟弟陈**。2006年，原永**具厂的股东高**、陈**以合伙协议纠纷向南昌市青云谱区人民法院起诉（陈**作为高**、陈**的委托代理人参与了该案的诉讼），要求从永**具厂退伙，依法清算合伙期间的收益并请求对无形资产进行处分，同年8月16日经青云谱区人民法院调解达成十一项调解协议，高**、陈**转让了在永**具厂的股份，退出后成立南昌**限公司，接手方和退出方对债权债务进行清算，对永**具厂共同开发的四项专利技术的使用和转让等进行约定，青云谱区人民法院下发了（2006）青民一初字第238号民事调解书，其中调解书第七条为：取消永**具厂“永鑫董2005字第01号”文第一条对专利技术ZL200520096055.3专利权人权属的约束。陈**现为南昌**限公司和德阳永**有限公司的法定代表人。永**具厂现仍为股份合作制企业。

陈**在2005年4月22日以个人名义申请实用新型专利，专利经国家知识产权局审查，被授予实用新型专利证书，专利证书记载，实用新型名称为“金属工件加工永磁工作台”，专利权人为陈**，专利号为ZL200520096055.3，专利授权公告日为2006年6月14日。该实用新型是一种金属工件加工永磁工作台，主要解决目前金属件精加工中工件不便装夹、加工精度及工作效率均较低的问题。它的外壳内设有多个单元磁极组成的磁极组，再由多个磁极组集合成总成；每个单元磁极由静态的外磁极和可旋转的内磁极构成，其内磁极的旋转可采用扳手、转轴、齿轮构成的手动扭转装置按磁极组分组进行旋转，也可采用由电动机、链条、链轮构成的电动扭转装置进行整体旋转。控制扭转装置旋转即可控制磁路的生磁和消磁，从而方便工件的加工和搬动。其技术方案为：1、一种金属工件加工永磁工作台，包括有固基底座（6）和外壳（18），其特征在于：外壳（18）内设有由多个单元磁极（1）组成的磁极组（2），再由多个磁极组（2）集合成总成（3）；每个单元磁极（1）由静态的外磁极和可旋转的内磁极构成，其内磁极的旋转可采用由扳手（9）、转轴（10）、齿轮（11）构成的手动扭转装置按磁极组（2）分组进行旋转控制，也可以采用由电动机（7）、链条（4）、链轮（5）构成的电动扭转装置进行整体旋转控制。2、按权利要求1所述的金属工件加工永磁工作台，其特征在于：上述由多个单元磁极（1）组成的磁极组（2）中，各单元磁极（1）的相邻部位的极性相同。3、按权利要求1所述的金属工件加工永磁工作台，其特征在于：上述控制内磁极旋转的扭转装置可以单边设置，也可以双边设置。4、按权利要求1所述的金属工件加工永磁工作台，其特征在于：上述工作台外壳（18）的上表面可以呈整体平面状，也可以呈布沟条状（17）。该实用新型专利经中华人**产权局出具的实用新型专利检索报告证实未丧失新颖性和创造性。

2006年9月5日，陈**委托四川**事务所告知永**具厂无权无偿使用本案专利，要求其停止侵权。同年9月8日，陈**曾函告四川东**限公司，告知该公司其原是永**具厂的股东兼业务厂长，曾许可永**具厂使用ZL200520096055.3专利，并负责向东方**限公司销售了部分专利产品，并告知该公司永**具厂已无权使用该专利。另查明：永**具厂在2007年销往大连**限公司1台永磁工作台，原审法院在2008年10月10日对永**具厂进行证据保全时，在永**具厂生产车间封存了2台永磁工作台。庭审中永**具厂确认一直在使用陈**的专利技术，以上永磁工作台中使用了陈**的专利技术。陈**当庭放弃要求追究永**具厂许诺销售其专利产品的侵权责任。

一审法院认为

关于永*工具厂是否有权无偿使用陈**“金属工件加工永磁工作台”实用新型专利。原审法院认为，陈**原系永*工具厂的股东，ZL200520096055.3实用新型专利在被授予陈**前，永*工具厂的股东们约定专利的研发课题及产生的风险费用由陈**承担，在陈**获得专利权后，陈**并未以该专利技术入股永*工具厂，这从永*董2005字第01号会议纪要的第一项股东决议和全体股东同意陈**从永*工具厂退股并转让股权的证据中可以认定。陈**原是基于永*工具厂股东的身份，同意接受专利在不影响永*工具厂共同利益的前提下进行转让的限制，同意永*工具厂无偿使用，后在原永*工具厂两名股东请求退出合伙纠纷中的诉讼中，南昌市**院调解书第七条，所有股东同意取消了永*工具厂“永*2005字第01号”文第一条对ZL200520096055.3专利权人权属的约束，全体股东的决议对股份合作制的永*工具厂理应产生约束，此时陈**虽已转让股份，不再是永*工具厂的股东和调解书的当事人，但该条约定不损害陈**的合法权益，结合陈**在调解书生效后不久就发书面告知函给永*工具厂和相关购买ZL200520096055.3专利产品的厂家，要求永*工具厂不能无偿使用ZL200520096055.3专利和停止侵权，陈**已明示接受调解书第七条，调解书第七条应理解为陈**可以不受约束的转让专利，永*工具厂自2006年8月16日调解书生效之后，不能再无偿使用陈**的实用新型专利。永*工具厂辨称青**法院的调解书第七条没有明确其不能无偿使用ZL200520096055.3专利，永*工具厂就可无偿使用，该辩解理由缺乏证据证实，也不符合经济交往中等价有偿的原则，不予支持。关于永*工具厂使用“金属工件加工永磁工作台”实用新型专利是否属使用在先。永*工具厂认为从2004年其与东方**限公司签订采购合同起，就一直在使用专利制造和销售永磁磁力工作台，属使用专利在先，即使不能免费使用陈**专利，也不构成对专利的侵权。但陈**否认2004年销给东方**限公司的永磁磁力工作台使用了ZL200520096055.3专利，认为永*工具厂不能以使用专利在先为由，免除专利侵权的责任。原审法院认为，适用专利使用在先，免除专利侵权的民事责任，主张使用在先的一方应当提交在专利申请日前已经制造相同的产品，使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备的相关证据，双方对永*工具厂是否在2004年使用专利存在争议，而永*工具厂没有提供充分的证据证明在陈**专利授权之前制造、销售的产品使用的就是涉案专利技术。即使在陈**专利授权之前，永*工具厂确实使用了该项涉案的专利技术，也是陈**基于当时的股东身份允许永*工具厂使用的，永*工具厂所称“使用在先”使用的并不是自己独立研发出的技术，专利法规定使用在先免责的目的是基于公平的考虑，使在专利申请日之前投入了大量的人力、物力研发出与申请的专利权相同技术的研发人可以在原有范围内继续使用自己研发出的技术而不致于侵权，本案永*工具厂并不属于这种情况。并且永*工具厂基于陈**的股东身份而享有的使用涉案专利技术的权利已为2006年8月16日南昌市青云谱区人民法院生效调解书第七条全体股东同意终止，至此，永*工具厂已无权再无偿使用陈**的涉案专利技术。对于永*工具厂以使用在先要求免责的抗辩，不予支持。关于永*工具厂是否构成对陈**实用新型专利的侵权，如构成侵权责任如何承担。原审法院认为，永*工具厂当庭承认自2006年8月16日调解书生效后一直在免费使用陈**的专利，包括销往大连仁**永磁工作台和法院证据保全的库存永磁工作台。永*工具厂在青**法院（2006）青民一初字第238号民事调解书生效后，就无权免费使用陈**的专利，永*工具厂未经陈**许可擅自使用陈**专利技术制造侵权产品并对外销售，构成对陈**“金属工件加工永磁工作台”实用新型专利权的侵害。对永*工具厂抗辩不存在对陈**构成侵权的理由不予支持。综上，永*工具厂在对陈**专利无偿使用权终止后，经陈**发告知函明确告知不能侵权后，仍使用陈**享有专利权的专利制造和销售永磁工作台，其主客观上均存在过错，应依法承担侵权的法律责任。陈**要求永*工具厂停止侵权并赔偿其损失的诉讼请求应予以支持。对于本案专利侵权的赔偿数额问题，由于难以确定永*工具厂因侵权行为获得的利益或陈**因永*工具厂侵权行为而受到损失的具体数额，根据已查明的侵权行为事实，以及侵权行为性质、范围、时间、情节、造成影响的程度，酌情确定永*工具厂赔偿原告经济损失人民币8万元。据此，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、五十七条第一款、第六十五条和最**法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、第二十一条之规定，判决：一、永*工具厂应立即停止侵犯陈**“ZL200520096055.3”实用新型专利权的行为，即停止使用涉案专利生产、销售金属工件加工永磁工作台。二、永*工具厂自本判决生效之日起十日内赔偿陈**经济损失8万元人民币。三、驳回陈**其他诉讼请求。一审案件受理费2300元和证据保全费2040元，共计人民币5340元，由永*工具厂承担。

上诉人诉称

永鑫工具厂不服一审判决上诉称：1、陈**在相关会议纪要中同意上诉人无偿使用涉案专利，而南昌市**院调解书第七条并未明确上诉人不能无偿使用涉案专利，因而，上诉人有权无偿使用被上诉人的涉案专利。2、上诉人使用专利技术在先，上诉人依法可以使用被上诉人的涉案专利。请求撤销一审判决，驳回被上诉人的诉讼请求；本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

被上诉人辩称

陈**答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。请求驳回上诉，维持原判。

本院认为

根据上诉及答辩，并经双方当事人认可，本案争议焦点归纳为：永**具厂是否有权无偿使用陈**的涉案专利；永**具厂是否有先用权；永**具厂是否构成对陈**专利权的侵权。

二审审理中，双方当事人均未提交新证据，对一审查明事实亦无异议。本院对一审查明事实予以确认。

本院认为：关于永*工具厂是否有权无偿使用陈**实用新型专利。永*工具厂根据“永*董2005字第01号”会议纪要第一项决议主张其有权无偿使用陈**专利，南昌市青云谱区人民法院（2006）青民一初字第238号民事调解书第七条只是取消了对专利权人权属的约束，并未明确上诉人不能无偿使用陈**专利；陈**则主张上述民事调解书第七条意味着该调解书生效后，永*工具厂即不再享有无偿使用涉案专利的权利。双方对该问题争议的焦点集中在对上述民事调解书第七条如何理解，即“取消对专利权人权属的约束”是意味着仅取消了对陈**专利权转让的约束，还是意味着同时取消了上诉人有权无偿使用涉案专利的权利。本院认为，永*工具厂股东上述会议纪要明确了申请本案专利的“风险费用等均由陈**承担，专利所有权人为陈**”，陈**据此进行专利申请，并依法取得本案专利，成为了合法专利权人。永*工具厂股东虽在该会议纪要中约定永*工具厂可以在以后无偿使用涉案专利，但上述民事调解书第七条已取消了对专利权人权属的约束，应视为原有条件和约定事项已发生变更。作为专利权人，有权许可他人无偿使用自己专利，亦有禁止他人未经许可擅自使用自己专利的权利。永*工具厂在本案中使用陈**专利未支付相应对价，亦未提出在涉案专利技术的形成和申请过程中提供了物质及资金等的支持，在上述民事调解书生效后，陈**即委托四川**事务所告知永*工具厂无权无偿使用本案专利，该行为系陈**合法行使专利权的行为，应当认定永*工具厂不再有权无偿使用陈**专利。永*工具厂辩称其可以无偿使用本案专利的理由不能成立，对其该项上诉主张不予支持。

关于永鑫工具厂是否有先用权。本院认为，《中华人民共和国专利法》第六十三条第一款第（二）项“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权的规定是为使先用权人不致因其迟于或未进行专利申请而对自己投入了大量人力、物力研发出的与申请的专利相同的技术不能使用作出的规定，先用权人使用的技术与专利技术应是基于各自独立研发的技术。本案永鑫工具厂承认其使用的一直是陈**的专利技术，技术同源而非其独立研发的技术，因而，永鑫工具厂主张先用权不符合专利法先用权的适用条件，其关于在专利申请日前已使用专利方法制造和销售产品给东方**限公司，系使用在先的主张，也未提供充分的证据予以证实，因此，对永鑫工具厂该项上诉主张不予支持。

关于永**具厂是否构成对陈**专利权的侵权。本院认为，在南昌市青云谱区人民法院民事调解书生效并经陈**书面告知永**具厂无权无偿使用涉案专利后，永**具厂即不再有权无偿使用陈**专利，但永**具厂为生产经营目的继续制造、使用陈**专利产品，并将利用陈**专利技术生产的产品销往大连**限公司，违反了《中华人民共和国专利法》第十一条第一款的规定，构成对陈**专利权的侵犯。

综上，永*工具厂认为其可以无偿使用陈**专利、具有先用权的上诉理由不能成立，其在陈**发出停止专利侵权告知函后，仍然使用陈**专利生产专利产品并进行销售，构成对陈**专利的侵权，应承担相应的侵权赔偿民事责任。关于赔偿数额，永*工具厂在收到被告知其不再享有无偿使用涉案专利的函件后，仍然继续使用，具有侵权故意，但毕竟陈**在此之前曾允许永*工具厂无偿使用，在调解书变更原约定后，双方也对是否无偿使用的问题存在重大分歧，因此，在酌定赔偿时，鉴于此情可适当降低数额。原判认定事实清楚，但适用《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、第六十五条不当，应予纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、维持南昌**民法院（2008）洪*三初字第74号民事判决第一项，即江西**工具厂应立即停止侵犯陈**“ZL200520096055.3”实用新型专利权的行为，即停止使用涉案专利生产、销售金属工件加工永磁工作台。

二、维持南昌**民法院（2008）洪*三初字第74号民事判决第三项，即驳回陈**的其他诉讼请求。

三、变更南昌**民法院（2008）洪*三初字第74号民事判决第二项为江西**工具厂自本判决生效之日起十日内赔偿陈**经济损失1万元。

如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一二审案件受理费4600元和证据保全费2040元，共计人民币6640元，由江西**工具厂负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇九年十二月十五日