深圳**有限公司与王**一案二审民事判决书

审理经过

上诉人王*因与被上诉人深圳*有限公司（简称翔*司）、友隆电*有限公司（简称友*司）专利侵权纠纷一案，不服广东省*民法院（2003）深中法民三初字第150号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。

一审法院查明

原审法院查明：1997年7月28日，王*就其设计的“一种壁挂式床帐空调”向国家知识产权局提出实用新型专利申请，1999年1月6日，国家知识产权局授予王*ZL97240427．9实用新型专利权，并予以授权公告。2004年6月7日王*缴纳本年度的专利年费。该专利处于授权状态。王*在起诉时向法院提交的《实用新型专利检索报告》，反映王*ZL97240427．9专利的权利要求1不具有新颖性和创造性。王*在无效审查过程中对其ZL97240427．9号专利权利要求进行了修改，修改后的独立权利要求为：“一种壁挂式床帐空调”，是由小功率的空调器、金属架以及保温床帐构成，其特征在于所述的空调器的冷凝器、压缩机和蒸发器是由上至下依次排列结构，空调器和保温床帐的结构使得空调器的下部能伸入到保温床帐之内，且空调器可钉挂在墙上。

2000年6月26日，陈*（甲方）、王*（乙方）、友*司（丙方）签订《合资经营深圳*有限公司合同》，合同约定：陈*与王*共同投资翔*司，使注册资本为人民币200万元的翔*司变更为人民币525万元。其中王*以四项专利作价人民币105万元投资，占公司股份20％。王*作价的四项专利包括了本案ZL97240427．9专利。2001年6月5日、6月7日、8月17日、9月7日，王*按照合同的约定，分别将其上述四项专利转让给翔*司，专利权人为翔*司。王*的本案专利产品于2001年1月起在友*司、翔*司处开发生产。

2001年3月22日，翔*司向深圳*管理局提交变更登记申请书，但工商部门未给予办理变更登记。2001年8月12日，翔*司召开股东会议，讨论公司负债的解决等问题，会议决定公司结束经营。由于王*不同意翔*司停业清算，遂以合资经营合同纠纷诉至法院。2002年2月21日，法院作出（2002）深中法经一终字第123号终审判决：解除王*与陈*、友*司于2000年6月26日签订的《合资经营深圳*有限公司合同》，翔*司将上述四项专利技术退回王*，并办理专利权人变更手续，陈*、翔*司支付给王*专利变更重新登记的费用人民币4852元；陈*支付给王*违约金人民币26．25万元，友*司承担连带清偿责任。该判决生效后，本案专利于2002年10月15。变更给了王*。2001年3月，翔*司与友*司签订《来料加工合同书》，合同约定：“个人空调”系翔*司专利产品，由主机、特制绝热帐及支架组成。主机分为单冷型（型号HS—700）和冷暖型（型号HS—701）两款。主机须配合翔*司设计的特制绝热帐和支架使用，主机由翔*司委托友*司生产，特制绝热帐和支架由翔*司自行购买。友*司生产的主机的原材料全部由翔*司提供，友*司的加工分为三阶段，主机的橡胶制品加工，马*加工，主机的成品组装，加工费每台含税是51.16元。合同签订后，友*司按照合同约定给翔*司加工了“主机”，但翔*司未能支付加工费。2001年8月3日，翔*司与友*司签订《偿还加工费协议书》，翔*司因资金周转困难，同意将其留置的模具或原材料抵偿所欠友*司的加工费。此节证据证明，两被告明知其生产的产品为专利产品，被告友*司生产专利产品的主机，交被告翔*司，由翔*司结合其他部件组装为专利产品，并由翔*司对外销售。友*司提交的2001年3月至2001年5月期间的《工程变更通知书》，王*作为翔*司人员在会签处签名确认；友*司加工主机的700散热器、蒸发器修改图图纸有王*在会签处签名确认；王*也有在友*司生产主机的吐出管、减振垫、海棉G、橡皮泥贴片、三通管、泡棉K等图纸签名核定或批准；友*司700、701冷气机检验项目参数王*作为核准人签名；王*也有在友*司生产700、701主机的内部联络单作为主管核准人签名。此节证据证明，友*司生产主机的图纸等由翔*司提供，王*自始至终参与了生产。

另查，王*起诉状所述及其主张翔*司、友*司侵权的证据表明其指控的侵权行为发生在其与翔*司合作期间，王*无合作关系解除之后翔*司、友*司仍有涉嫌侵权行为的证据。王*主张翔*司、友*司赔偿人民币3079957．09元依据为，根据翔*司与友*司的加工合同确认生产产品数量为10663套，按照翔*司的出厂价格，单冷器空调获利为每台190．3元，冷暖空调每台获利245．3元，单人床架和蚊帐每套获利77元，双人床架和蚊帐每套获65元，两款按照5331个和5332个计算，合计3079957．09元。友*司对王*主张不确认，并认为其加工10663套产品的主机，加工费只有598834元。

以上事实有专利证书、合资经营合同、民事判决书、加工合同、工程变更通知书、图纸、检验项目参数、内部联络单、财务报告、以及当事人的陈述等证据证实。

一审法院认为

原审法院认为：本案争议的内容属于专利侵权纠纷。王*ZL97240427．9专利权依法获得，且处于授权状态，其专利权受法律保护。法律规定实用新型专利的保护范围是其权利要求书的内容。王*在无效审查过程中对其权利要求进行了修改，本案应以修改后的独立权利要求为保护内容。

翔*司生产销售的产品为壁挂式床帐空调，产品由小功率的空调器、金属架、保温床帐构成；空调器的冷凝器、压缩机和蒸发器是由上至下依次排列结构，空调器的下部能伸入到保温床帐之内，且空调器可钉挂在墙上。因此被控产品结构和特征与王*专利修改后的权利要求一一对应相同，应认定被控产品落入王*ZL97240427．9专利权保护范围。

翔*司对外销售产品的生产厂家署名为翔*司；翔*司与友*司的加工合同等证据证明，翔*司将专利产品的各部件组装成专利产品，翔*司的行为构成制造行为。因此，应当认定被告翔*司行为性质为涉嫌制造侵权。根据加工合同的约定和友*司生产主机过程中翔*司指导及王*参与等证据，应当认定友*司生产主机，是为了制造专利产品，其行为是涉案产品共同制造行为。为此，友*司认为其行为只是制造主机，未落入王*专利权保护范围的理由不成立，法院对其主张不予采纳。

但是，我国专利法规定任何单位或个人未经专利权人许可不得生产销售专利产品，所以专利侵权的前提是未经专利权人许可。然而，本案王*指控的专利侵权行为是发生在王*与翔*司合作（合资经营）期间，在制造销售涉案产品过程中，均有王*参与，应当认定王*是被控侵权产品的共同制造人，亦即翔*司、友*司生产被诉侵权产品得到了王*的许可。另，王*在将本案专利权转让给翔*司期间，王*并不是专利权人，依法无权主张该期间的专利侵权。为此，法院认定翔*司、友*司制造销售壁挂式床帐空调行为，是经王*同意，该行为不构成侵权。

王*指控翔*司、友*司侵权的证据是法院（2002）深中法经一终字第123号判决书，由于该判决是对王*与陈*、友*司《合资经营深圳*有限公司合同》纠纷的处理，对本案翔*司、友*司是否构成专利侵权，没有进行实体审理，该判决也告知了王*就专利侵权纠纷另案起诉，因此王*以该判决已认定翔*司、友*司侵权，要求法院确认翔*司、友*司行为构成侵权，法院不予采纳。

综上，王*专利权处于保护状态，翔*司、友*司制造行为为共同制造行为，翔*司、友*司制造销售的壁挂式床帐空调的技术特征落入王*专利权保护范围，但翔*司、友*司制造销售的壁挂式床帐空调经专利权人王*许可，不构成侵权。王*也无双方解除合作关系或者王*于2002年10月15日重新获得本案专利权之后，翔*司、友*司仍有涉嫌侵权行为的证据。因此王*主张翔*司、友*司侵犯其专利权证据不充分，应予以驳回。为此，法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百三十条的规定，判决如下：驳回王*的诉讼请求。本案一审案件受理费人民币34510元，由王*负担。

上诉人诉称

上诉人王*不服上述判决，向本院提起上诉，请求：1、撤销原审判决，支持上诉人一审诉讼请求；2、本案全部诉讼费由被上诉人承担。事实与理由是：原审判决认定事实是清楚的，但适用法律错误，根据合同法第97条规定，合同解除后，当事人可以要求恢复原状，并有权要求赔偿损失。上诉人与被上诉人签订的《合资经营合同》因被上诉人严重违约而使得合同解除，上诉人根据合同法的上述规定，要求恢复原状并要求赔偿损失。另外，原审法院认为，被上诉人使用专利行为是经过专利权人的许可是错误的，根据上诉人与被上诉人签订的《合资经营合同》，被上诉人应当支付对价才能获得上诉人的许可，而被上诉人并未履行该对价义务，故被上诉人并未得到许可。

被上诉人辩称

被上诉人翔*司未到庭参加诉讼；被上诉人友*司答辩称，其受委托加工被控侵权空调产品的主机，该行为得到了上诉人的许可，不存在侵权行为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

本院查明

本院经审理查明，原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。

另查明，2003年4月9日，王*向广东省*民法院提起诉讼，请求法院判令翔*司、友*司：1、立即停止生产、销售侵权产品；2、销毁库存侵权产品和制作侵权产品的模具；3、公开向王*赔礼道歉并消除影响；4、赔偿王*损失490万元人民币，并承担王*为本案诉讼而支付的包括诉讼费、律师费在内的一切费用。庭审中王*将第4项诉讼请求变更为：翔*司、友*司赔偿王*损失人民币3079957．09元，并承担王*为本案诉讼而支付的诉讼费、律师费在内的一切费用。

本院认为

本院认为：专利权人王*依法取得的ZL97240427．9实用新型专利权处于合法有效状态，其专利权应受法律保护。王*在无效程序中对其权利要求进行了修改，本案应以修改后的权利要求为保护内容。

本案中被上诉人生产销售的被控产品为壁挂式床帐空调，产品由小功率的空调器、金属架、保温床帐构成；空调器的冷凝器、压缩机和蒸发器是由上至下依次排列结构，空调器的下部能伸入到保温床帐之内，且空调器可钉挂在墙上。被控产品的技术特征与专利权利要求种的技术特征相同，ZL97240427．9专利权保护范围。根据我国专利法规定,“未经专利权人许可”是专利侵权的前提条件。在本案中，被控侵犯专利权的行为是发生在专利权人王*与翔*司合资经营期间，在制造销售涉案被控产品过程中，均有专利权人王*的参与，说明翔*司、友*司生产被控侵权产品得到了专利权人王*的许可。因此，翔*司、友*司制造销售壁挂式床帐空调行为，是经王*同意，该行为不构成侵权。另外，在本案专利权转让给翔*司并在办理转让登记后，王*在此期间并不是专利权人，其无权主张该期间的专利侵权。至于王*与被上诉人之间签订的《合资经营合同》，该合同因被上诉人的违约而导致合同解除，上诉人王*如有损失，其损失应当在该合同纠纷中予以解决，上诉人在其上诉理由中所引用的合同法条文也进一步说明了此问题。故王*与被上诉人合作期间因专利权转让而遭受的损失问题，不属本案审理范畴，其应另寻法律途径解决。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第（一）项规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费34510元，由上诉人王*承担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇七年十二月十五日