河南上岛新境**限公司与某某某一案二审民事判决书

审理经过

上诉人河南上岛新境*限公司（以下简称上岛新境界公司）因与被上诉人苏州*限公司（以下简称木*司）商标侵权纠纷一案，木*司于2006年11月8日向郑州*民法院提起诉讼，请求法院判令上岛新境界公司禁用木*司“上岛”咖啡商标相同的文字“上岛”作为企业字号突出使用，并赔偿经济损失20万元及承担全部诉讼费用。郑州*民法院于2007年7月15日作出（2007）郑*初字第6号判决，上岛新境界公司不服，向本院提起上诉。本院于2007年11月9日受理后，依法组成合议庭，于2007年12月27日公开开庭进行了审理。上岛新境界公司委托代理人周明镇、王*，木*司的委托代理人祖铁军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明：海南上*限公司就“上岛及图”商标向商标局提出注册申请，该商标于2000年4月14日经商标局核准，核定服务项目为第42类“提供食宿旅馆、咖啡馆、餐厅、自助餐馆、快餐馆、鸡尾酒会服务、假日野营服务（住所）、汽车旅馆”，注册号为1385773，注册有效期至2010年4月13日止。2001年8月11日，由王*、游昌盛、江裕昌等七位股东出资成立了上海上*限公司（以下简称上*公司），注册资金为30万美元，其中王*出资7万美元。2002年5月30日，“上岛及图”商标经商标局核准转让给上*公司。2004年6月25日，上*公司与王*签订了《上岛商标区域使用许可协议》，约定王*享有“上岛及图”注册商标在有效期内、在江苏省、辽宁省、河南省行政区划范围内的独占使用权，亦有权许可他人使用该注册商标开设“上岛”咖啡馆，并有权与他人签订《上岛咖啡加盟协议书》；王*以及其吸收的加盟商不得以与上岛文字相同或近似之名称作为企业名称注册使用，待公司驰名商标申请成立之日起三十日内必须更正；该协议第五条第九项约定王*在其独占许可范围内发现有侵犯上*公司注册商标行为的，应立即书面通报上*公司，经上*公司授权，有权以自己的名义对侵权行为提起诉讼。2004年6月30日，王*出具授权书，主要内容为：王*系上*公司的股东，依据上*公司董事会的决议和与上*公司签订的上岛商标区域使用许可协议，王*获得“上岛及图”服务类注册商标在江苏省、辽宁省、河南省的独立使用权和独占权及特许经营权。现王*将该商标授权给苏州上*限公司在河南省区域内独自特许使用及开展加盟连锁经营业务，授权有效期自2004年6月30日至2009年6月19日止。2005年8月9日，上*公司出具授权书，主要内容为：依据上岛商标区域使用许可协议第五条第九项的约定，上*公司特别授权苏州上*限公司或木村*村公司成立于2001年9月7日），在商标区域使用许可协议规定的区域内，有权以自己企业名义对“上岛及图”第42类服务商标的侵权行为，或者特许加盟过程中产生的债权与债务等事宜，通过工商机关或仲裁部门或人民法院等合法途径，进行维权活动；授权期限自2005年8月10日起至2008年8月9日止。2006年3月18日，王*出具确认书，主要内容为由于苏州上*限公司注销，其对外产生的权利义务全部由木*司承继，王*同意将“上岛及图”第42类商标使用权在河南省区域内转至木*司继续使用与特许经营，特许期限到2009年6月19日止。

上岛新境界公司在郑州市花园路与红旗路交叉口东南角开设了上岛咖啡新概念店，该店的门头、招牌、宣传页、订台卡、酒水单等均使用了“上岛咖啡新概念”字样，“上岛咖啡”四字连用，且字体明显大于“新概念”；在店内的宣传牌上为“河南*有限公司”，木*司认为上述行为已经侵犯了商标专用权，故提起诉讼。

另查明，2000年6月15日，郑州市工商行政管理局预先核准了“郑州*有限公司”企业名称，住所地为郑州市优胜南路2号附9号。2000年7月3日，该公司领取了企业法人营业执照。2005年3月21日，该公司股东变更为刘*、杜*。2005年3月22日，该公司授权杜*全权办理整体转让公司事宜。2005年6月28日，该公司与杜*签订了关于该公司整体转让合同，主要约定：转让标的物：1、转让人2000年加盟上海上*限公司使用“上岛”咖啡商标至2008年，其2005年7月1日至2008年9月25日“上岛”咖啡商标使用权转让与受让人；2、转让人2000年7月3日企业法人营业执照核准注册“上岛”咖啡字号；3、转让人的经营管理权、资产所有权，转让价款为35万元人民币。2006年10月12日，上岛新境界公司成立，住所地为郑州市金水区花园路19号，法定代表人为杜*，其经营范围主要是销售酒、饮料；酒店策划与管理。同日，杜*与上岛新境界公司签订了“上岛”咖啡商标使用权及企业字号权转让合同，主要约定：杜*将2005年7月1日享有使用至2008年9月25日由郑州*有限公司转让的“上岛”咖啡商标使用权及企业字号，转让与上岛新境界公司。

原审法院在庭审结束后，对王*以及上*公司总经理江*进行了调查。上*公司于2005年2月15日出具了一份情况说明，主要内容为上岛咖啡商标权及使用该商标开设西餐厅的特许权及加盟权，按公司七位股东将全国划分为七个区域授权给七个股东，分别由七个股东投资兴办具有法人资格的分公司开展加盟业务。七个股东按属地成立公司，由股东授权属地公司对外开展加盟义务。上*公司成立后，总部分别同七个股东签订了《上岛商标区域使用许可协议》，各位股东又授权属地公司以公司名义对外开展加盟业务。上*公司并授权各地公司，有权以属地公司的名义，对“上岛及图”第42类商标予以维权活动。王*、江*关于“上岛及图”商标的加盟、维权的陈述与情况说明内容基本一致。王*、江*对于已授权木*司进行本次诉讼均予以了认可。王*称2000年7月之后关于“上岛及图”商标在河南省的授权均由其负责。从木*司调取的上岛咖啡分店联系表上显示在河南省的上岛加盟店共有19家，其中郑州市的加盟店共有6家，编号从HA02-07，编号为HA04的黄河店位于郑州市花园路与黄河路交叉口。

一审法院认为

原审法院认为：2002年5月30日上*公司经商标局核准依法取得“上岛及图”注册商标的商标专用权。根据《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定：在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。本案中，上*公司与其股东王*签订了上岛商标区域使用许可协议，授权王*享有该商标在有效期内、在河南省等行政区划范围内的独占使用权。王*授权木*司在河南省区域内独自特许使用及开展加盟连锁经营业务。上*公司也授权木*司在规定的区域内，有权以自己企业名义对“上岛及图”第42类服务商标的侵权行为等事宜，通过人民法院等合法途径进行维权活动。木*司作为“上岛及图”注册商标在河南省等行政区域内的独自特许使用及开展加盟连锁经营业务的企业法人，他人未经许可使用“上岛及图”注册商标的行为将侵害木*司对该注册商标的使用权，损害了其经营利益，且商标权人上*公司和在该区域内的独占使用许可合同的被许可人王*均对木*司的维权行为进行了明确的授权。因此，木*司有权以自己的名义提起诉讼。上岛新境界公司辩称木*司主体不适格的理由不能成立。

商标是区别不同商品或者服务来源的标志，其主要功能在于将生产者、经营者的商品与服务与他人的商品与服务区别开来。企业名称是区别于不同市场主体的标志，一般由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式构成，其中字号是企业名称中最具显著性的部分，是区别不同企业的主要标志。《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。本案中所涉及的商标是2000年注册的“上岛”文字加图形的组合商标，核定服务项目为第42类“提供食宿旅馆、咖啡馆、餐厅、自助餐馆、快餐馆等”。上*公司是2006年注册成立的提供餐饮服务的企业法人，其提供的服务与木*司“上岛及图”注册商标核定的服务项目相同。上*公司在其企业名称中使用“上岛新境界”作为字号，“上岛”两字与木*司“上岛及图”注册商标中文字部分“上岛”两字相同。上*公司在其提供服务的场所、提供服务的工具上等，将与注册商标相同的“上岛”文字，以区别于其它字体的大小等方式突出、醒目地使用，明显是对字号的不当使用，其使用行为足以使相关公众对服务的来源产生混淆，已经构成对“上岛及图”注册商标专用权的侵犯，应承担停止侵权、赔偿损失的责任。其辩称其使用是合法受让，没有法律和事实依据，原审法院不予支持。

关于赔偿损失的数额问题。《中华人民共和国商标法》第五十六条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益或者被侵权人在被侵权期间因侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理费用。侵权人因侵权所得利益或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。本案中，木*司没有提交证据证明木*司的损失或上岛新境界公司在侵权期间因侵权所获得的利益，因此对于木*司赔偿20万元的诉讼请求，原审法院不予全额支持，由原审法院考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。本案中，1、“上岛及图”注册商标从2000年注册以来，广泛开展加盟业务，其加盟店遍布全国，仅在郑州市就6家，享有一定的知名度；2、在郑州市的一家加盟店与上岛新境界咖啡厅同位于郑州市花园路，相距较近；3、上岛新境界咖啡厅开业时间为2006年10月，现尚不满一年；4、木*司的住所地在苏州市，为本次诉讼需支付相应的差旅费用，综合考虑以上因素，原审法院确定本案赔偿数额为100000元。原审法院判决：1、河南上岛新境*限公司立即停止侵犯第1385773“上岛及图”注册商标专用权的行为；2、河南上岛新境*限公司于判决生效之日起十日内赔偿苏州*限公司经济损失人民币十万元。一审案件受理费6612元，由河南上岛新境*限公司负担4960元，木*司负担1652元。

上诉人诉称

上岛新境界公司不服原审判决，向本院提起上诉称：1、上岛新境界公司的企业字号使用“上岛”是因为合法整体受让了郑州*有限公司的全部权利义务，而郑州*有限公司使用“上岛”是经过“上岛及图”的著作权人和商标所有权人陈*的授权的。2005年郑州*有限公司被杜*整体受让，并注册成立了河南上岛新境界饮食有限公司，不存在企业字号侵犯木*司商标专用权问题。2、上岛新境界公司的企业字号为“河南上岛新境界饮食有限公司”，法律并不禁止使用“上岛”二字。木*司并未注册“上岛新境界”商标，无权限制他人自由组合使用“上岛”文字的权利。3、木*司不具备诉讼主体资格。2006年1月19日，木*司的第42类“上岛及图”商标被国家*委员会裁定撤销，木*司并不合法拥有该42类商标，不具备提起商标侵权诉讼的主体资格。综上，请求二审法院依法撤销原判，驳回木*司诉讼请求，并由木*司承担本案诉讼费用。

被上诉人辩称

被上*公司答辩称：1、海南上*限公司于2000年4月14日经国家商标局核准，拥有“上岛及图”第1385773号服务类注册商标，之后转让给上海上*限公司所有；上海上*限公司授权其股东王*在河南省、江苏省、辽宁省区域内，对“上岛及图”商标享有排他性的独占使用权；2004年6月30日王*将商标授权给苏州上*限公司在河南省区域内独占使用于特许他人加盟。由于苏州上*限公司企业注销，其权利义务由苏州*限公司承继，王*于2006年3月18日再行授权苏州*限公司，在河南省区域内对第1385773号“上岛及图”商标，享有排他性的独占使用权与特许他人加盟权。故*公司诉讼主体适格。2、上岛新境界公司未经木*司的授权与许可，于2006年10月12日将与“上岛及图”第1385773号上岛咖啡商标相同的“上岛”文字作为企业字号，而且注册登记经营与木*司相同的饮食服务业，更在其开设的上岛咖啡新概念店上突出使用上岛咖啡商标标识。该行为混淆了上岛咖啡西餐厅的经营主体，造成社会相关公众混淆，侵犯了木*司的上岛咖啡商标专用权。3、上*公司不服国家*委员会的裁决，在法定期间内向北京*人民法院提起诉讼，所以该裁决尚未生效，木*司的商标独占使用权仍然有效。综上，一审判决认定事实清楚、法律适用准确、判决公正合法，请求二审法院驳回上诉、维持原判，并由上岛新境界公司承担一、二审诉讼费用。

结合上岛新境界公司的上诉请求、理由以及木*司的答辩，本院确定二审争议焦点为：上岛新境界公司是否侵犯木*司主张的对涉案上岛商标的使用权及相关民事责任如何确定。

本院查明

二审法院经审理查明的事实与原审一致。

本院认为

本院认为：关于上岛新境界公司是否侵犯木*司主张的“上岛及图”注册商标的使用权问题。首先关于上岛新境界公司上诉称其使用“上岛”是合法整体受让郑州*有限公司的全部权利义务，而郑州*有限公司使用“上岛及图”是经过著作权人和商标所有权人陈*的授权问题，上岛新境界公司对于其使用“上岛及图”系合法受让而来，除自己陈述外，不能提供证据证明，该项理由本院不予采纳。关于木*司的商标独占使用权是否仍然有效问题，上岛新境界公司未提供有关“上岛及图”注册商标专用权人发生变化的生效裁决，木*司的商标独占使用权是否仍然有效，该公司仍然具备诉讼主体资格。上岛新境界公司在其所开设店的门头、招牌、宣传页、订台卡、酒水单上等使用“上岛咖啡新概念”字样，特别是“上岛咖啡”四字连用，且字体明显大于“新概念”等，该店内的宣传牌上为“河南*有限公司”，木*司认为上岛新境界公司的上述行为属于《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定的，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于该他人注册商标专用权造成的其他损害的行为。而本案中，上岛新境界公司营业执照登记的公司名称为河南上岛新境*限公司，该公司所开店中对“上岛”二字的使用，并非是作为企业字号的使用，至于上岛新境界公司在店招上等突出使用“上岛”商标的行为，仍属木*司在另案中依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”所诉的侵权行为。木*司在本案中认为上岛新境界公司在企业字号里突出使用“上岛”文字构成商标侵权的证据不足，不予支持。

综上，原审法院认定事实清楚，但实体处理有误，本院依法予以改判。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项、第一百五十八条之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、撤销郑州*民法院（2007）郑*初字第6号民事判决。

二、驳回苏州*限公司对河南上岛新境*限公司的诉讼请求

一、二审案件受理费各6612元均由苏州*限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇八年十二月十五日