惠阳区**有限公司与黄燕山一案二审民事判决书

审理经过

上诉人黄燕山与被上诉人惠阳区*有限公司（下称不夜天公司）商标侵权纠纷一案中，不服广东省*民法院（2011）惠*三初字第158号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理，现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明：惠阳区*有限公司法定代表人为练雨波,经营范围为饮食服务（另设分支机构经营）等。成立日期为1994年11月3日，营业期限至2015年3月30日。注册人惠阳淡水不夜天食馆向中华人民*政管理局商标局申请注册“BYT不夜天”为商标，“BYT不夜天”商标注册证号是第797996号。2003年5月7号不夜天公司受让了以上商标“BYT不夜天”及字号，2003年5月7号中华人民*政管理局商标局出具《核准转让注册商标证明》内容为“兹核准第97996号商标转让注册，受让人为：惠阳市不夜天饮食*公司，受让人地址为惠阳*民五路9号”。2011年5月18号广东*公证处公证员李*和蓝思航到湖滨路8号“新不夜天餐厅”一处建筑物对墙体上标有“新不夜天餐厅”的建筑物进行拍照保全并对所照的16张照片录入光盘保存，照片与现状相符。2005年12月6日，注册人惠阳淡水不夜天食馆经中华人民*政管理局商标局核定项目为第42类：餐馆、自助餐馆、快餐、咖啡馆、备办宴席、招待所、旅馆。2005年9月12日中华人民*政管理局商标局出具《核准续展注册证明》，内容为“兹核准第797996号商标续展注册，续展注册有限期自2005年12月7日至2015年12月6日”。

2011年4月1日不夜天公司委托律师缴纳了律师费25000元，保全费2500元，取证交通费500元，餐费312元。

新不夜天餐厅经过惠城*管理局于2011年1月13日批准成立，经营者为黄燕山，领取《营业执照》，经营范围为餐饮服务，经营地址为惠州市惠城区水口湖滨路8号。

不夜天公司是经惠阳*管理局于1994年11月3日批准成立的企业，1995年注册人惠阳淡水不夜天食馆取得“不夜天”商标的专用权，商标注册证号为：第797996号，商标为“不夜天BYT”，该商标核定服务项目第42类为：餐馆、自助餐馆、快餐馆、咖啡馆、备办宴席、招待所、旅馆。2003年经国家商标局核准该商标的专用权转让给了不夜天公司。

惠州市*政管理局出具一份证明：经查询电脑登记资料，企业“惠阳市不夜天饮食*公司”经我局核准于2004年变更为“惠阳区不夜天饮食*公司”。

不夜天公司于2011年6月7日向惠州*民法院起诉，请求：1、黄*停止对不夜天公司“不夜天”商标的侵权行为——不得在店名中使用“不夜天”字样；2、黄*在《惠州日报》上就其侵权行为向不夜天公司致歉；3、黄*向不夜天公司赔偿因侵权所带来经济损失人民币350000元；4、黄*向不夜天公司因维权支付的合理支出：律师费25000元，证据保全的公证费2500元，取证交通费500元，餐费312元；5、本案的诉讼费由黄*承担。

一审法院认为

原审法院认为：商标“不夜天BYT”由不夜天公司享有，不夜天公司可授权许可他人使用。惠阳不夜天食馆以“不夜天BYT”加“不夜天”三个汉字的第一个拼音字母作为组合商标，并获得商标注册证，不夜天公司获得核准转让注册商标证明，即时获得法律保护的注册商标的专有使用权，并且在该商标“不夜天BYT”中，“不夜天”三个汉字是在置顶的突出位置加使用，强化了对“不夜天”三字专用权的保护，且该注册商标核定服务项目为第42类，是不夜天公司为对自己的餐饮服务加强保护的表现。黄燕山在未经不夜天公司授权许可擅自在的招牌中和菜单中使用“不夜天”文字字样，且黄燕山与不夜天公司的经营地同在惠州市行政辖区内，足以让公众误认为“新不夜天餐厅”与不夜天公司下属企业或关联企业。根据《最高人民法院u0026lt;关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释u0026gt;》第十条：“人民法院依据《商标法》第五十条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照一下原则进行；（一）……；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判决商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”，黄燕山使用“不夜天”文字显然已经超出了合理、正当的使用范畴，黄燕山在相同服务上使用与不夜天公司注册商标相同文字的行为构成了对*公司注册商标专用权的侵犯。黄燕山称惠州市*天餐厅是经过工商部门批准设立的，其名称并未侵犯不夜天公司的商标专用权的观点，因不夜天公司的注册商标中“不夜天”文字是受专用保护的，法律明确禁止将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为，经过工商部门批准设立的字号，同样不能对抗商标专用权，所以黄燕山的辩解理由缺乏事实与法律依据，一审法院不予采信。

黄燕山的行为侵犯了不夜天公司的商标专用权，应当承担停止使用、赔偿损失等民事责任。《中华人民共和国商标法》第五十六条：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，有人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元一下的赔偿”以及第十六条：“侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定”的规定，据此，黄燕山未经不夜天公司的许可及支付报酬，以营利为目的，其应当对涉案的侵权行为承担相应的责任。根据《中华人民共和国商标法》第五十六条的规定，不夜天公司请求黄燕山承担停止侵害和赔偿损失的民事责任，于法有据，应予支持。

至于赔偿数额的计算，由于不夜天公司未提交证据证明其实际损失或黄*山的违法所得，根据《最高人民法院u0026lt;关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释u0026gt;》第十六条的规定，综合考虑本案商标的类型、知名度和在侵权期间的市场影响力、被告侵权行为的性质、侵权人的主观过错等情节酌情确定。一审法院综合两当事人的两地距离、经营规模、黄*山的主观过错程度等因素考虑，酌情由黄*天公司因侵权所受的损失40000元及维权合理支出28312元。考虑到黄*山的侵权行为在惠州市同一行政辖区内，对不夜天公司的经营和声誉不可避免地造成了一定的影响，故不夜天公司要求黄*山登报致歉的诉求，一审法院予以支持。黄*山的抗辩缺乏事实和法律依据，一审法院不予采纳。不夜天公司请求虽然有理，但一审法院支持其诉讼请求的金额少*天公司请求金额，故超出部分的诉讼费应由不夜天公司自行承担。

综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项第五十六条、《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的第一项、第十六条第一款、第二款和《最*法院u0026lt;关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释u0026gt;》第十六条的规定，判决：一、黄燕山于本判决生效后起停在店名中使用“不夜天”字样；二、黄燕山于本决生效后十日内，在《惠州日报》上登报向不夜天公司致歉，登报致歉的内容由一审法院审核；三、黄燕山于本决生效后十日内，向惠阳区*有限公司赔偿经济损失40000元及合理维权支出28312元；如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍给付迟延履行期间的债务利息。三、驳回惠阳区*有限公司的其他诉讼请求。一审受理费6975元，保全费820元，由*公司负担4975元，由黄燕山负担2000元及保全费820元。

上诉人诉称

上诉人黄燕山不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，驳回不夜天公司的全部诉讼请求。理由是：1、被上诉人隐瞒商标已经转让的事实，恶意欺诈诉讼：2、黄燕山并未突出使用“不夜天”字号，且“不夜天”三字也并未取得商标专用权，黄燕山并未侵犯不夜天公司的商标权；3、“新不夜天餐厅”及分店名称经工商部门依法核准登记，受法律保护；4、个体工商户名称与注册商标发生纠纷应当由工商部门而非人民法院管辖。

本院查明

本院经审理查明，原审法院查明事实属实，本院予以确认。

本院认为

本院认为：本案的争议焦点集中在以下三点：首先，不夜天公司的诉讼主体资格是否适格；其次，本案是否应当由人民法院受理；第三，黄燕山是否侵害不夜天公司的商标专用权。

首先，不夜*司的诉讼主体资格是否适格。根据我国《商标法》第五十三条规定：有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。本案中，不夜*司于2003年5月7日受让797996号“不夜天BYT”注册商标，该商标有效期至2015年12月6日。2011年6月13日，国家工商*夜*司将其所有的797996号商标转让给惠阳区淡水新不夜天酒楼。黄*山认为，不夜*司已将商标权转让他人，不能提起本案诉讼。经查，本案一审收案日期为2011年6月7日，而不夜*司转让商标的核准日期为2011年6月13日，根据《商标法》第三十九条第二款的规定，不夜*司在向一审法院起诉时仍享有797996号注册商标专用权，依法有权提起诉讼。黄*天公司不是本案适格主体的上诉请求，本院不予支持。

其次，本案是否应当由人民法院受理。黄燕山提出，本案属于个体工商户名称与注册商标发生纠纷，应当由工商部门管辖。我国《商标法》第五十三条规定：有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。本案中，不夜天公司作为注册商标专用权的权利人，有权向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理，其已于2011年6月7日向法院提起诉讼，人民法院依法应当受理。

第三，黄*是否侵害不夜天公司的商标专用权。黄*认为其经营的新不夜天餐厅并未突出使用“不夜天”三字，且新不夜天餐厅的名称经工商管理部门依法核准登记，应受法律保护，因此，并未侵害不夜天公司的合法权利。首先，惠阳不夜天食馆以“不夜天”文字加“不夜天”三个汉字的拼音首字母组合而成的商标获得国家商标局核准注册并至今有效，不夜天公司依法受让该注册商标，即依法享有注册商标专用权。该商标中，“不夜天”三字放置于整个图形顶端的突出位置，可清晰辨认，且“不夜天”三字并不属于《商标法实施条例》第四十九条规定的本商品的通用名称或直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名的文字，其作为注册商标应当受到法律保护，黄*提出“不夜天”三字不应取得注册商标专用权，与事实不符，本院不予认可。黄*经营的新不夜天餐厅，其招牌上以大小相同的字体标示出“新不夜天餐厅”字样，其中“不夜天”三字与不夜天公司的注册商标完全相同，且在其前面冠以“新”字，容易引起相关公众误认其与不夜天公司存在隶属关系；其次，法律上规定的“突出使用”，其意义不可机械的理解为将注册商标的字体或颜色区别于其他文字，而应当结合注册商标中的文字被使用的方式、位置及目的等，综合判断这种使用是否容易引起相关公众注意并导致误认。本案中，黄*将“新不夜天餐厅”作为招牌悬挂于店铺门口，极易吸引公众注意并引起误认，因此，即使其招牌上“新不夜天餐厅”字体大小均匀，并未突出强调其中个别文字，同样构成对“不夜天”三字的突出使用；第三，黄*经营的新不夜天餐厅虽然经工商管理部门核准登记，同样不能对抗他人的注册商标专用权，法律明确规定将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。黄*的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。综上，黄*未经不夜天公司许可擅自在与不夜天公司注册商标相同类别上使用“不夜天”文字，且不夜天公司与黄*经营的新不夜天餐厅同在惠州市行政辖区内，足以让公众误认二者具有关联性，其行为已经构成了对*公司注册商标专用权的侵害。上诉人提出并未侵害不夜天公司注册商标专用权的主张，理由不足，本院不予支持。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费6975元，由上诉人黄燕山承担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一二年八月二十四日