佛山市**有限公司与佛山市**限公司一案二审民事判决书

审理经过

上诉人佛山市**限公司（以下简称迪**公司）、佛山**有限公司（以下简称中**司）因与被上诉人**具有限公司（以下简称汇**司）侵犯外观设计专利权（专利号：ZL200730158655.2号）纠纷一案，不服广东省**民法院(2009)佛中法民知初字第199号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明：2007年6月22日，梁**、陈**、陈*、陈**、蒂莫西?艾**?奥*共同向国家知识产权局申请名称为“椅子（霍*三人位-棕色仿古皮）”的外观设计专利，并于2008年6月11日获得授权以及公告（授权公告号为CN300789261D），该外观设计专利在公告上显示图片或照片共6幅，专利号为ZL200730158655.2，证书号为第792401号，该专利至今仍然有效。迪**公司于2009年11月19日向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告专利无效申请，专利复审委员会受理了迪**公司提出对涉案专利的无效宣告请求。

上述专利获得授权及公告后，梁**、陈**、陈*、陈**、蒂莫西?艾**?奥*将上述专利独占许可给汇**司在中国范围内制造、使用、销售，许可实施期限为2008年6月11日至2017年6月21日，每年专利许可使用费总额为60万元人民币，如果出现第三方侵犯上述专利权的情况，汇**司有权单独提起诉讼，也可以与专利权人一起进行前述维权行为，合同自双方签字或盖章之日起生效。合同签订后，汇**司与梁**、陈**、陈*、陈**、蒂莫西?艾**?奥*均未向**务院专利行政部门备案，汇**司也未向专利权人支付专利许可使用费。

2009年6月5日，专利权人梁**、陈**、陈*、陈**等委托美国公民TimothyMichaelGuina以普通客商的名义，于当天下午到迪**公司指定提货地点即广东省佛山市高明区明城镇罗*开发区的中**司的所在地，向中**司自称“景培芳”的人提取家具18件，并当场取得“景培芳”的名片一张，TimothyMichaelGuina当即在《销售合同书》上签字，然后由中**司的人员将合同传真给迪**公司盖章、签字，再传真回中**司，由该公司将货物交给TimothyMichaelGuina；装车完毕后，TimothyMichaelGuina从中**司人员取得《出仓单》（Pac**）一份。提货完毕后，专利权人委托的美国公民TimothyMichaelGuina及公证人员将所提货品运至佛山市高明公证处外的空地拆开包装及拍照。《销售合同书》上载明了品名及规格、数量、单价、总金额为6229.6美元，迪**公司所盖的公章及电话。2009年6月5日，广东**明公证处出具了（2009）佛高内民证字第334号公证书。迪**公司、中**司否认上述家具是其生产、销售。

迪**公司、中**司认为被控侵权产品与汇**司的专利既不相同，也不相近似。其理由是：被控侵权产品的边上有压钉，而汇**司的专利图片则没有。靠背、扶手、不是本案专利设计要点，主要设计要点是沙发正面。

汇**司认为被控侵权产品与汇**司的专利相同，其理由是：汇**司涉案外观设计的主要设计要点是（1）铜钉布局，即自然延车线延伸；（2）六个腿均为“倒葫芦形状”；（3）滚轮突出；（4）侧壁下位突出；（5）后背为平的。汇**司专利的上述五个设计要点与被控侵权产品相同，汇**司专利的主视图、后视图、右视图与被控侵权产品相似。

迪**公司、中**司认为被控侵权产品与公知设计相似，设计要点也是基本一样的。其理由是：公知设计图片产品的扶手、滑轮、靠背、侧壁与被控侵权产品相似，只是所用材料不同。

汇**司认为被控侵权产品与公知设计既不相同，也不相似，设计要点也不同，其理由是迪**公司、中**司所主张的现有设计并未公开以下设计要点：1、铜钉布局不同，铜钉位置未公开。现有设计没有显现铜钉的位置；2、椅子腿“倒葫芦状”特征未被公开，现有设计椅子显示腿为“方柱状”，腿部特征与被控侵权产品的腿部明显不同；（3）滚轮突出不同，现有设计椅子无突出滚轮在腿下方的设计；（4）侧壁下位突出不同，现有设计椅子侧壁下位水平，而汇**司专利视图侧壁下位明显突出；（5）靠背不同，现有设计椅子靠背中间明显突出，汇**司专利视图椅子靠背中间为平的。

另查明，迪**公司是于2002年4月8日经佛山市**政管理局核准成立的有限责任公司，经营范围包括生产、销售家具制品，家具五金配件，办公转椅，木制雕刻工艺品，箱包类等；中**司是于2008年8月12日经佛山市**政管理局核准成立的有限责任公司，经营范围包括生产、销售家具制品，家具五金配件，办公转椅，木制雕刻工艺品等。

一审法院认为

根据以上查明的事实，原审法院认为：本案属于侵犯外观设计专利权纠纷。梁**、陈**、陈*、陈**、蒂莫西?艾**?奥*作为的外观设计专利权人，其专利权处于有效期内，应受法律保护。汇通公司是涉案专利的独占许可人，有权向侵权人主张权利。按照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”

综合当事人的诉辩和已查明的事实，对双方争议的主要问题，原审法院作以下认定：

一、关于本案汇**司主体是否适格的问题。根据《最**法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》第九条第一款规定，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第二款的规定，法律、行政法规规定合同应当办理批准手续，或者办理批准、登记等手续才生效，在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的，或者仍未办理批准、登记等手续的，人民法院应当认定该合同未生效；法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力，合同标的物所有权及其他物权不能转移。《中华人民共和国专利法实施细则》第十五条第二款规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向**务院专利行政部门备案。从上述规定来看，登记备案并非专利实施许可合同的生效条件。专利权人梁**、陈**、陈*、陈**等在取得专利授权后将该专利独占许可给汇**司实施，专利实施许可合同已明确许可期限为2008年6月11日至2017年6月21日，如果出现第三方侵犯上述专利权的情况，汇**司有权单独提起诉讼，也可以与专利权人一起进行前述维权行为。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定，依法成立的合同，自合同成立时生效，至于专利实施许可合同有无具体签订日期及汇**司是否已经实际履行专利实施许可合同约定的支付专利许可使用费的义务，并不影响专利实施许可合同的效力，汇**司作为该专利的独占实施权人在许可期限内可以作为原告向人民法院起诉，因此迪**公司、中**司认为汇**司主体不适格，无权起诉之抗辩，于法无据，原审法院不予采纳。

二、关于本案应否中止审理的问题。根据《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第二款规定：“侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。”该司法解释第十条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。”迪**公司于2009年11月19日在答辩届满后向专利复审委员会提出宣告本案专利权无效申请，且其没有充分的证据证明本案专利明显存在不稳定的情形，故原审法院对此案不中止审理。

三、关于迪**公司、中**司认为是公知设计的抗辩理由能否成立的问题。汇**司的外观设计专利侵权主张能否成立，取决于迪**公司公知设计的抗辩理由是否成立。对涉案外观设计专利申请日以前在国内外公开出版物上公开发表过或者在国内公开使用过的外观设计均可被引证用于公知设计抗辩，公知设计抗辩通常应比较被控侵权产品外观与公知设计的外观，如果被控侵权产品的外观与公知设计的外观在整体视觉效果上相同或相近似，则公知设计的抗辩理由成立。在被控侵权产品的外观与涉案专利外观设计相同的前提条件下，汇**司的外观设计专利是否在申请日以前已经公开，是涉案专利外观设计是否公知设计的关键。迪**公司、中**司为了证明汇**司专利在申请日之前已经公开，提供了《皇朝家私》公开出版物及相应的图片等证据，按照总体观察，综合判断原则，公知设计个别设计要素与被控侵权产品外观设计个别要素相似，并不能得出两者外观设计总体要素相似的结论。《皇朝家私》公开出版物及相应图片的外观设计与被控侵权产品整体形状、铜钉布局、腿部呈“倒葫芦形状”及滚轮、侧壁突出形状、靠背形状、滚轮设置等特征均不相同。因此，被控侵权产品的外观设计与公知设计的外观既不相同，也不相近似，迪**公司、中**司所提供的证据并不足以证明汇**司的外观设计专利在申请日以前已经公开，原审法院无法认定被控侵权产品是采用公知设计。因汇**司涉案专利尚处于有效期内，而且涉案专利是否具备新颖性和创造性即是否具有专利性，不属于本案审理范围，原审法院对涉案专利是否具有专利性不作审查。因此，迪**公司、中**司提出是公知设计的抗辩理由不能成立。

四、关于迪**公司、中**司的行为是否构成侵犯汇**司外观设计专利权的问题。迪**公司、中**司均否认上述涉案侵权产品是其生产、销售，然而，根据广东**明公证处出具的公证文书可知，迪**公司向专利权人委托的美国公民TimothyMichaelGuina销售了涉案侵权产品，并以传真方式签订了销售合同，先由中**司将销售合同传真给迪**公司，然后再回传，传真合同上加盖了迪**公司的公章，传真电话分别属于迪**公司、中**司使用，涉案侵权产品是在中**司工厂内提货，同时有出仓单及相关照片予以佐证，广东**明公证处出具的有效公证文书所确认的事实，汇**司无需再举证证明，而且迪**公司、中**司没有相反证据足以推翻。上述各证据之间已经形成完整、有效的证据链，充分表明了迪**公司生产、销售涉案被控侵权产品，中**司协助销售涉案被控侵权产品，迪**公司、中**司有共同过错，其违法行为也是造成损害结果的原因，根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十条规定，迪**公司、中**司的行为构成了共同侵权，中**司理应承担相应的连带赔偿责任。

根据我国《专利法》第五十六条第二款规定，外观设计专利保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。外观设计侵权与否的判定，应当首先审查被控侵权产品与专利产品是否属于同类产品。判定被控侵权产品与专利产品是否构成相同或近似，应当进行总体观察，综合判断，并以普通消费者的审美观察能力为标准，外观设计的相同或近似，应当以一般消费者是否容易混淆为判断标准，即一般消费者是判断外观设计是否相同或近似的判断主体。本案当中，被控侵权产品与汇**司的专利产品属于同类产品椅子，经过技术对比，两者采用了一样的设计风格，两者铜钉布局相同即均自然延车线延伸、两者后背均为平的、两者各个座腿均呈“倒葫芦”形状、侧壁突出形状、两者滚轮突出设置于倒葫芦状座腿下方，两者在外观上具有高度相似性，被控侵权产品的外观与汇**司公告专利设计图片中的主视图、后视图、右视图基本相似，整体外型极为相似，被控侵权产品在铜钉排列、扶手外翻弧度等局部特征虽与汇**司的专利有细微差异，但在整体视觉效果上与汇**司的专利并无明显不同，极易使一般消费者产生混淆，应视为被控侵权产品与汇**司的专利产品至少是相近似的，故**公司所制造、销售的椅子落入了汇**司外观设计专利保护的范围。迪**公司未经汇**司许可，以生产、销售经营为目的，擅自制造、自行销售落入汇**司专利保护范围的椅子，违反了我国《专利法》第十一条第二款的规定，其行为构成对名称为“椅子（霍*三人位-棕色仿古皮）”、专利号为ZL200730158655.2号的外观设计专利权的侵犯，应当承担相应的民事责任，即汇**司要求迪**公司立即停止生产、销售侵权产品及要求中**司停止帮助销售侵权产品的诉求，原审法院予以支持。

五、关于如何确定侵权赔偿数额的问题。《中华人民共和国专利法》第六十条规定，侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权行为所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利实施许可费使用费的倍数合理确定；同时依照《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利的类别、侵权的人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元。本案中，汇**司要求迪**公司、中**司赔偿经济损失10万元人民币，因其既未提供迪**公司因侵权所获利益之证据，也未提供其因侵权行为所受损失之证据，又因汇**司不能举证证实其是否已向专利权人支付专利许可使用年费，也没有专利许可使用费可以参照，故原审法院根据专利的类别、创新程度、侵权性质和情节、专利许可性质、产品的价值、并综合考虑侵权的时间与范围等因素一并酌定迪**公司的赔偿损失及汇**司为调查、制止侵权行为所支付的合理费用合计6万元人民币。

综上所述，迪**公司未经汇**司许可，擅自制造、销售涉案被控侵权产品，中**司协助销售涉案被控侵权产品，其行为均已构成了侵犯外观设计专利权，应依法承担相应的法律责任。原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十条、第一百三十四条第（一）项、第（七）项、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十六条第二款、第六十条、《中华人民共和国专利法实施细则》第二十一条、《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、第二十一条、《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、迪**公司应于判决发生法律效力之日起，立即停止生产、销售汇**司名称为“椅子（霍*三人位-棕色仿古皮）”、专利号为ZL200730158655.2号的外观设计专利产品；二、中**司应于判决发生法律效力之日起，立即停止销售汇**司名称为“椅子（霍*三人位-棕色仿古皮）”、专利号为ZL200730158655.2号的外观设计专利产品；三、迪**公司应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿汇**司的经济损失及汇**司为调查、制止侵权行为所支付的合理费用共计60000元人民币；四、中**司对判决第三项确定的债务承担连带赔偿责任；五、驳回汇**司的其他诉讼请求。当事人如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费3300元人民币，由迪**公司承担；中**司承担连带责任。

上诉人诉称

迪**公司、中**司不服原审判决，向本院提起上诉称：1.迪**公司与中**司并未生产和销售被控侵权产品。（2009）佛高内民证字第334号公证书的记载不完整、不公正。迪**公司并没有要求汇**司相关委托人到中**司提货；公证书所称的合同传真到迪**公司盖章、签字属于主观臆断，因合同所盖的公章是虚假的，而且相关合同是由汇**司事先准备的还是由景**提供的不明，景**也并非中**司的工作人员；公证书也并未描述汇**司在提货过程中是否有向迪**公司、中**司交付货款。2.迪**公司、中**司在一审中所提出的现有设计抗辩是成立的。迪**公司、中**司在一审中已经提出了现有设计抗辩，被控产品的外观与现有设计是构成相近似的，使用的是现有设计，故不构成侵权。另，由于迪**公司已就相关专利向国家知识产权局复审委提出无效申请，相关决定尚未出来，故申请本案中止审理。3.一审判赔数额过高，没有法律依据。而且中**司不应承担连带责任，因汇**司只是起诉认为中**司提供仓储、保管行为，而这一行为在专利法中并非承担法律责任的行为。故此，迪**公司、中**司上诉请求本院判令：1.撤销原判；2.驳回汇**司所有诉讼请求；3.由汇**司承担本案所有诉讼费用。

被上诉人辩称

汇**司答辩称：原审认定事实清楚，适用法律正确。民事证据的证据采信采用证据优势归责，汇**司在本案中所提供的证据已足以证明迪**公司、中**司的生产销售行为。至于赔偿数额，原审法院在50万元的范围内酌定赔偿，判赔数额并不过高，而至于中**司的行为，因原审认定其与迪**公司之间存在意思联络，因此认定承担连带责任，并无不当。故请求本院维持原判。

本院查明

本院经审理查明，原审法院认定事实基本清楚，本院予以确认。

另查明，2009年9月29日，汇**司以迪**公司、中**司侵犯其专利权为由，向广东省**民法院提起诉讼，请求原审法院判令：1、迪**公司、中**司立即停止一切侵犯专利号为ZL200730158655.2号的外观设计专利权的行为；2、迪**公司、中**司赔偿汇**司的经济损失及其为调查、制止侵权行为所支出的合理费用共计10万元；3、由迪**公司、中**司承担本案的诉讼费用。

本案二审期间，迪**公司和中**司向本院提交国家知识产权局专利复审委员会于2010年6月7日发出的第14906号无效宣告请求审查决定书，该无效宣告请求审查决定书宣告专利号为200730158655.2、名称为“椅子（霍*三人位-棕色仿古皮）”专利权全部无效。对该新证据的真实性，汇**司予以确认，但认为该决定并非终局裁决，其将向北京**人民法院提起行政诉讼，故请求本案中止审理，等待相关行政诉讼的最终判决作为本案认定事实的依据。

本院认为

本院认为：根据我国专利法的规定，依法授权的专利受法律保护，即当事人请求人民法院保护的专利权必须是受专利法保护的有效专利。被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效的专利权视为自始即不存在，不能受到专利法保护。被上诉人汇**司专利号为200730158655.2、名称为“椅子（霍*三人位-棕色仿古皮）”专利权,由于国家知识产权局专利复审委员会在2010年6月7日发出第14906号无效宣告请求审查决定书，宣告该专利权全部无效。因此，汇**司的该项专利权应视为自始即不存在，不受法律保护。汇**司请求人民法院保护其专利权的请求，应予驳回。因此，根据二审期间本案专利已被宣告无效的事实，原审判决应予撤销。根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正）第四十七条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、撤销广东省**民法院(2009)佛中法民知初字第199号民事判决。

二、驳回佛山市**有限公司全部诉讼请求。

本案一审案件受理费3300元，二审案件受理费1300元，合计4600元，由佛山市**有限公司负担。佛山市**限公司与佛山**有限公司已向本院预交的二审案件受理费2382元，本院予以退回。佛山市**有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内向本院缴纳二审案件受理费1300元。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一〇年十二月十五日