朴**与李*和商标权侵权纠纷二审民事判决书

审理经过

上诉人朴*与被上诉人李*和商标权侵权纠纷一案，中华人民共和*中级人民法院于2011年3月18日作出（2011）延中民三知初字第49号民事裁定，驳回朴*的起诉。朴*不服，向本院提起上诉，本院于2011年11月28日作出（2011）吉*三知终字第34号民事裁定，撤销吉林省延*级人民法院（2011）延中民三知初字第49号民事裁定，指令吉林省延*级人民法院对本案进行审理。吉林省延*级人民法院于2013年12月2日作出（2012）延中民三知初字第1号民事判决。朴*不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人朴*的委托代理人朱*，被上诉人李*和的委托代理人文学到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

朴*原审诉称：朴*持有的第4847686号注册商标，核定服务项目为第43类（餐厅；旅游餐馆；便餐馆、西餐馆、日式餐馆、中餐馆、自助餐馆、韩式餐馆；备办宴席），注册有效期限为自2009年5月7日至2019年5月6日止。

被告李*和为延吉市斗焕元奶奶包饭馆、延吉市北山斗焕元奶奶包饭、延吉市新兴斗焕元奶奶包饭馆、延吉市公园斗焕元奶奶包饭馆业主，其经营内容与第4847686号注册商标的核定服务项目为同类。李*和在上述经营场所使用的图形、标识、招牌、装潢等与朴*的第4847686号注册商标近似，构成商标侵权。同时，李*和在四处个体商户名称中使用的字号均含有“元奶奶包饭”字样，该字样与朴*的4847686号注册商标里朝鲜文的含义完全相同。因李*和所在地位于朝鲜族聚居区，朝鲜语与中文的识别性相同，所以李*和的字号与朴*商标里朝鲜文含义相同，使相关公众产生误认，构成不正当竞争。因与李*和协商未果，故请求：1.判决被告李*和立即停止对原告朴*的4847686号注册商标专用权的侵权行为；立即停止使用并销毁所有与该注册商标相同或近似的图形、标识、招牌、装潢、手册、宣传资料等；2.判决被告李*和赔偿原告朴*经济损失人民币20万；3.判决被告李*和在《城市晚报》上刊载声明，消除影响；4.判决被告李*和立即停止使用含有“元奶奶包饭”字样的企业名称；5.判决被告李*和承担本案诉讼费用。

一审被告辩称

李*和原审辩称：1.其于2010年4月13日经国*总局商标局的核准，依法从李*受让了第6253083号注册商标，有效期限为2010年3月28日至2020年3月27日。朴**已对李*和的商标，向国*总局提出异议，且相关部门尚未作出裁定，故本案属涉及注册商标专用权冲突的纠纷，人民法院不应受理。2.李*和的行为属对自己注册商标的正当使用。在取得第6253083号注册商标后，李*和经营场所使用“斗*奶奶”字号和含有“斗*奶奶”商标的图形、标识、招牌、装潢等行为，系对自己商标专用权的正当使用，且朴**、李*和之商标无客观相似之处，不会为公众混淆，不构成侵权。另外，“元奶奶包饭”并非知名商品的特有名称，不具有显著性。“元奶奶包饭”商标注册前，李*和以含有“元奶奶包饭”字样的商号开始经营，并经多年经营，在延吉市使用“斗*奶奶”商号成立了四家分店，具有了一定的知名度，已成为相关公众知晓的服务品牌，故李*和不具有攀附“元奶奶包饭”注册商标的恶意，不构成不正当竞争。3.朴**请求20万元的赔偿数额无法律依据。

一审法院查明

原审法院审理查明：经中华人民*政管理总局商标局核准，朴**取得第4847686号注册商标专用权，核定服务项目为第43类（餐厅；旅游餐馆；便餐馆、西餐馆、日式餐馆、中餐馆、自助餐馆、韩式餐馆；备办宴席），注册有效期限为自2009年5月7日至2019年5月6日止。该商标系由“老年妇女头像”及朝鲜文“???????????”组成，其中“?????”文字略小，居于上方。“??????”文字略大，居于下方。朴**取得该注册商标后，并未实际经营使用。

2007年8月20日，经中华人民*行政管理局核准，李*取得字号为延吉市斗焕元奶奶包饭馆的个体工商户营业执照。

后李*和于2009年2月5日成为该字号的个体经营者，并继续经营。李*和还分别于2008年12月5日、2009年2月5日，在延吉市成立经营了延吉市北山斗焕元奶奶包饭、延吉市新兴斗焕元奶奶包饭馆、延吉市公园斗焕元奶奶包饭馆。在其上述经营场所的招牌、服务用品、宣传资料中，使用带老年妇女头像招牌、与朴*持有的注册商标中的老年妇女头像基本相同。同时，李*和还使用了汉语“元奶奶包饭”及朝鲜语“??????”字样。

另查明：2007年9月3日，国家工商行政管理总局商标局受理了李*提出的商标注册申请，其申请注册的商标为“老年妇女头像”及汉语“斗*奶奶”、朝鲜语“??????”组成，其申请号为6253083。2010年4月3日，经国家工商行政管理总局商标局核准，李*和受让上述商标。

2010年3月2日，朴*以李*和申请的“斗*奶奶”及图商标与自己的注册商标构成类似服务项目上的近似商标为由，向国家工商行政管理总局商标局提出商标异议理由书。因朴*对李*和受让的“斗*奶奶及图”商标注册提出异议，国家*管理局于2010年7月29日下发了商标异议答辩通知书。2012年2月27日，国家工商行政管理总局商标局以被异议商标“斗*奶奶及图”与异议人引证于类似服务上在先注册的第4847686号（图形）商标构成近似为由，作出（2012）商标异字第14919号“斗*奶奶及图”商标异议裁定：异议人所提出异议理由成立，第6253083号“斗*奶奶及图”，商标不予核准注册。

2009年7月20日，李*和向国家工商行政管理总局商标局提出商标注册申请。同年8月7日，国家工商行政管理总局商标局下发注册申请通知书，受理上述申请。后经核准，李*和取得第7554400号商标注册证。注册有效期限自2010年12月7日至2020年12月6日。其注册商标由汉语“元奶奶”、朝鲜语“????”及老年妇女头像构成。

一审法院认为

原审法院认为：本案系原告朴*以被告李*和在经营中所使用的服务标志与其注册商标相同或近似为由，请求李*和承担侵权责任纠纷。虽然朴*系外国公民，但其所主张的侵权行为地在中华人民共和国领域内，故符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十五条的规定，中华人民共和*中级人民法院对此案有管辖权。另，《中华人民共和国民法通则》第一百四十六条第一款规定，侵权行为的损害赔偿，适用侵权行为地法律。本案的原告所主张的侵权行为地为中华人民共和国，故本案应适用中华人民共和国法律进行调整。

本案系李*和是否侵犯朴*的商标专用权而引发的纠纷。对此，朴*认为，其依法取得第4847686号商标所有权和使用权，核定服务项目为第43类（餐厅；旅游餐馆；便餐馆、西餐馆、日式餐馆、中餐馆、自助餐馆、韩式餐馆；备办宴席），注册有效期限为自2009年5月7日至2019年5月6日，该商标系由“老年妇女头像”及朝鲜文“???????????”组成。而李*和在经营延吉市北山斗焕元奶奶包饭、延吉市新兴斗焕元奶奶包饭馆、延吉市公园斗焕元奶奶包饭馆等四家餐馆过程中，其经营场地所使用的图形、标识、招牌、装潢等与朴*的上述注册商标近似，且在四处个体工商户名称中使用的字号均含有“元奶奶包饭”字样，该字样与朴*的注册商标中韩文部分的含义完全相同，因李*和所在地为朝鲜族聚集地，朝语与中文的识别性相同，所以李*和的字号与朴*商标里的韩文含义相同，极易使相关公众产生误导，故李*和的行为已构成商标侵权。

李*和认为，其行为属对自己注册商标的正当使用。李*和申请第6253083号注册商标后取得第7554400号“斗*奶奶及图”注册商标证。在自己的经营场所使用“斗*奶奶”字号和含有“斗*奶奶”商标的图形、标识、招牌、装潢等行为，系对自己商标专用权的正当使用，与朴*注册的第4847686号商标无客观相似之处，不会为公众混淆，不构成侵权。另外，朴*的“元奶奶包饭”并非知名商品的特有名称，不具有显著性。朴*注册“元奶奶包饭”商标之前，李*和以含有“元奶奶包饭”字样的商号开始经营，并经多年经营，在延吉市使用“斗*奶奶”商号成立了四家分店，具有了一定的知名度，已成为相关公众知晓的服务品牌，故李*和不具有攀附“元奶奶包饭”注册商标的恶意，不构成对朴*商标专用权的侵权。

原审法院认为：本案系李*和是否侵犯朴*的商标专用权而引发的纠纷。《中华人民共和国商标法》第五十二条（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵权注册商标专用权。本案中，李*和所使用“斗焕元奶奶及图”商标的行为，是否对朴*的注册商标专用权构成侵权，应按李*和使用的商标是否与朴*的注册商标近似而判断。《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，商标法第五十二条（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与朴*的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册的商标有特定联系；第十条规定，“人民法院依据商标法第五十二条（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标的主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”。

本案而言，朴*注册商标第4847686号商标主要由“老年妇女头像”及朝鲜文“???????????”组成，其核定的服务项目为餐厅。李*和在经营延吉市北山斗*奶奶包饭、延吉市新兴斗*奶奶包饭馆、延吉市公园斗*奶奶包饭馆等四家餐馆过程中，经营场地所使用的图形、标识、招牌等部分，均显示朝、汉语文组合的“元奶奶”字样及“老年妇女头像”，其“元奶奶”文字的读音、含义以及“老年妇女头像”与朴*注册商标的主要构成相似，但李*和于2007年9月开始在延吉市经营字号为“斗*奶奶包饭”的四家餐馆并使用上述图形、标识、招牌等，只使用于延吉市的地域内，在延吉市已具有一定的市场知名度，一般消费者都予以认可。相反，朴*没有证据证明注册的第4847686号商标实际使用而取得较强的显著性的事实，故该商标在延吉市尚未发挥识别作用，在延吉市地方市场上不存在与李*和之前使用的“斗*奶奶包饭”的图形、标识、招牌混淆的问题，不能产生相关公众误认的问题，应认定李*和在主观上不具有造成与朴*注册商标相混淆的不正当意图，故李*和的行为不能认定为侵犯朴*注册的第4847686号商标的专用权。朴*的请求，依据不足，不予支持。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十五条、《中华人民共和国民法通则》第一百四十六条第一款、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、《最*法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下：驳回原告的诉讼请求。案件受理费4300元，由原告朴*负担。

上诉人诉称

朴*上诉称：其拥有的4847686号注册商标已在青岛实际使用，具有显著性，原审判决认定事实错误；李*和使用的商标与朴*拥有的注册商标构成近似，且使用类别相同，应当认定侵权。另外，李*和申请注册第6253083号“斗*奶奶及图”商标因与在先注册的第4847686号注册商标构成近似，不予核准注册；李*和申请注册第7554400号“元奶奶”商标，因与第4847686号注册商标构成近似，予以撤销。由于朴*拥有的商标标识在韩国具有相当大的知名度，李*和在中国恶意抢注与之相类似的商标，意图达到“搭便车”的商业效果，故原审判决认定事实错误，适用法律错误，应予改判。

被上诉人辩称

李*和辩称：1.朴仟喜的商标不具有知名度和显著性，故不构成近似。认定商标相同和近似的原则，一方面判断商标是否近似不限于商标整体的近似，还包括主要部分的近似。另一方面还要考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。朴仟喜注册的第4847686号商标仅在韩国注册使用，在国内没有使用，没有知名度，故李*和使用不具有搭便车的商业效果；朴仟喜的商标不具有显著性，其主要原因是该商标是外文商标，在国内没有知名度，并且外文商标的中文译名必须由商标权利人主动创设并使用。李*和使用的是斗焕加圆形图标＋元奶奶的朝鲜文＋汉文加老年妇女头像组成的，并且加了方形框边以示区别。包饭是朝鲜族民俗吃法，是商品的通用名称，元奶奶的用词是用汉语特别表述，其中元是姓氏，在汉族中也十分普遍，与韩国的元奶奶无关，所以朴仟喜的商标元奶奶包饭一词，不具有显著性。2.李*和使用的商标不构成主要的近似。仔细观察两个商标，只有老年妇女头像是接近的，该头像在整个商标中所占比例很小，不是主要部分的近似，不足以影响消费者的判断，不构成近似。3.商标总局撤销第7554400号商标，但李*和已经起诉，请求撤销行政行为，所以本案应中止诉讼。

本院查明

二审法院审理查明：原审法院审理查明的事实予以确认。

另查明：朴*（PARKCHUNHEE），其护照号码M54837436（旧TM0506290）。

朴*第4847686号注册商标的申请日期为2005年8月19日；初审公告日期为2009年2月6日。

2011年7月1日，朴*与姜*签订《商标许可协议》，许可姜*在中华人民共和国山东省青岛市城阳区行政区域使用第4847686号注册商标。免除首期许可费及实施许可费，协议终止后再签协议时，对于许可费，另行协商。

2012年3月1日，朴*与姜*、金*签订《商标许可协议》，许可姜*、金*在山东省青岛市天泰城商业1楼（天泰店）使用第4847686号注册商标。首期许可费免费，实施许可费100万韩元／季度。

2012年7月2日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字（2012）第29626号关于第7554400号“元奶奶”商标争议裁定书，裁定将第7554400号“元奶奶”商标（由汉字“元奶奶”及其韩文拼音与人像图形组合构成）予以撤销。李*和不服，向中华人民*级人民法院提起行政诉讼，请求判决撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字（2012）第29626号关于第7554400号“元奶奶”商标争议裁定书。目前该案正在审理中。

2009年11月30日，李*和申请注册，国家工商行政管理总局商标局核准注册了第7870224号“元奶奶”文字商标、第7870225号“斗*奶奶”文字商标、第7870293号“老年妇女头像＋元奶奶文字”商标，其注册有效期限均为2011年2月21日至2021年2月20日。

本院认为

本院认为：朴*、李*和双方争议系商标纠纷，虽然朴*系韩国公民，但其争议的商标侵权系中国注册商标侵权，故应受《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律调整。因商标侵权行为地发生在中华人民共和国吉林省延边朝鲜族自治州，故吉林省延*级人民法院对此案有管辖权。

本案的主要争议在于李*和在其经营的饭店招牌、服务用品、宣传资料中所使用的服务标识、是否对朴*的注册商标构成商标侵权。

朴*于2005年8月19日申请注册第4847686号注册商标，系该商标的商标权人，其商标权应受《中华人民共和国商标法》保护。对于侵害其商标权的行为，有权提起诉讼，并请求赔偿。李*和在其经营的“元奶奶包饭”四家连锁个体工商户中使用、服务标识。无论在“老年妇女头像”，还是朝鲜族文字“??????”，甚或朝鲜族文字“??????”与汉字“元奶奶包饭”，在图形、字形字义等方面均与朴*的注册商标相类似，且亦使用在相同服务行业，易使相同公众产生误认或混淆。故李*和使用、服务标识的行为侵害了朴*的注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的法律责任。朴*上诉提出的李*和的服务标识与其注册商标相同或类似的理由成立，本院予以支持。相反，李*和辩称的服务标识与朴*的注册商标不同，不构成侵权的理由不能成立，本院不予支持。

李*和对朴*注册商标专用权的侵害，在一定程度上损害了该注册商标的商业信誉。对此，李*和有义务予以消除影响。考虑李*和的主要经营场所在中华人民共和国吉林省延吉市，其损害结果亦发生在延吉市、延边朝鲜族自治州范围内。朴*诉讼请求要求在《城市晚报》进行刊载声明，消除影响，与本案的损害结果范围不符，本院予以变更在适当范围刊载声明，消除影响。故李*和应当在《延边日报》刊载声明，消除影响。如李*和拒不执行本判决，为朴*注册商标消除影响，人民法院可以采取在《延边日报》公告方式，将本判决的主要内容和有关情况公布于众，费用由李*和负担。

朴*诉讼请求还包括判决李*和立即停止使用并销毁所有与该注册商标相同或近似的图形、标识、招牌、装潢、手册、宣传资料等。因判决李*和立即停止侵害朴*注册商标专用权的行为，涵盖了朴*此诉讼请求，且商标法中并没有规定侵害注册商标专用权的销毁民事责任。故对此不再单独判决。朴*的该项诉讼请求理由不能成立，本院不予支持。

李*和还辩称，朴*的注册商标未使用，不具有显著性和知名度，且李*和使用边框予以区别，所以其使用不构成侵权。经查，在二审诉讼过程中，朴*提供了两份商标许可合同，许可他人在青岛使用其注册商标。另外，法律保护的是注册商标专用权，其主要考查商标标识的显著性，而并非以商标使用上形成的显著性和知名度为标准。商标使用上形成的显著性和知名度是赔偿额度所应考量的主要因素。虽然李*和在实际使用中加了边框，但该边框不足以起到区分作用，仍具有搭便车之嫌，且足以致相关公众产生误认。故其辩称理由不能成立，本院不予支持。

同时，李*和在其经营的个体工商户招牌中，还使用了“??????”、“元奶奶包饭”字样作为字号，其行为构成不正当竞争，根据《最*法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定，李*和亦应当立即停止在其经营的个体工商户字号中使用“??????”、“元奶奶包饭”字样。

李*和辩称提出，包饭是朝鲜族民俗吃法，是商品的通用名称，元奶奶的用词是用汉语特别表述，其中元是姓氏，在汉族中也十分普遍，与韩国的元奶奶无关，所以朴仟喜的商标元奶奶包饭一词，不具有显著性。经查，单独的“包饭”、“元奶奶”均不具有显著性，但在二者结合，组成“元奶奶包饭”后，其具有了一定的商标意义，即具有了商标标识上的显著性，且经核准注册后，即享有注册商标专用权。故李*和此辩称理由不能成立，本院不予支持。

根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定，在权利人因侵权所受到的损失以及侵权人因侵权所获得的利益都难以确定的情况下，人民法院可以参照该商标许可使用费的倍数合理确定。朴*在二审诉讼过程中，提供国内商标许可合同两份，其有免费的，也有实施许可费为每季度100万韩元。结合本案李*和侵权经营规模、经营期间等具体情况和朴*注册商标核准情况、注册商标许可费用情况，加之朴*为维权支出合理成本情况，酌情确定李*和赔偿朴*人民币20万元。

李*和辩称，其使用在先。经查，李*和经营的延吉市斗焕元奶奶包饭馆系于2007年8月20日由延吉*管理局核准。即李*和最早使用、服务标识应为2007年8月20日。朴仟喜最早于2005年8月19日申请商标注册。根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款之规定，李*和在注册商标申请日之后的使用，不能构成商标在先使用权。故李*和的辩称理由不能成立，本院不予支持。

李*和辩称，其服务标识的使用为注册商标的使用。经查，李*和现为第7870224号“元奶奶”文字商标、第7870225号“斗*奶奶”文字商标、第7870293号“老年妇女头像＋元奶奶文字”商标的注册商标专用权人。该注册商标专用权要求其使用服务商标时应当规范使用。现李*和在其经营中使用的招牌、、以及“元奶奶包饭”等均不是其持有注册商标的规范使用，亦不能作为本案的抗辩理由。故李*和的辩称理由不能成立，本院不予支持。

李*和辩称，国家工商行政管理总局商标局撤销第7554400号商标，但李*和已经起诉，请求撤销行政行为，所以本案应中止诉讼。经查，该行政诉讼虽确已起诉，且经法院受理，但由于国家工商行政管理总局商标局撤销行为，已经从行政角度确认了权利状态。对该权利状态的确定，法院可以判决依据，为防止本案诉讼拖延，不必中止诉讼。如该撤销行政行为被人民法院判决撤销，李*和可以以该撤销行政裁决为依据向法院提起再审申请，申请本案改判。故李*和的该项辩称理由不能成立，本院不予支持。

关于是否适用重新公布（即修改决定施行后）的《中华人民共和国商标法》问题。根据《最*法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定，涉及商标法修改决定施行前发生，持续到修改商标法修改决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。本案李*和在延吉市的经营行为持续到商标法修改决定施行后，故应当适用重新公布的《中华人民共和国商标法》的规定。

综上，原审判决认定事实清楚，但适用法律错误，应予纠正。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条（二）项、第五十八条、第五十九条第三款，《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第二十一条，《最*法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条（二）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、撤销中华人民共和*中级人民法院（2012）延中民三知初字第1号民事判决；

二、被上诉人李*和立即停止对上诉人朴*第4847686号注册商标专用权的侵权行为；

三、被上诉人李*和立即停止使用含有“元奶奶包饭”字样的企业名称；

四、被上诉人李*和于本判决生效后十日内赔偿上诉人朴仟喜经济损失人民币20万元（包含合理维权成本）；

五、被上诉人李*和在《延边日报》刊载声明，为上诉人朴*注册商标消除影响。如李*和拒不执行本判决，为朴*注册商标消除影响，人民法院可以采取在《延边日报》公告方式，将本判决的主要内容和有关情况公布于众，费用由李*和负担。

六、驳回上诉人（原审原告）朴*的其他诉讼请求。

一、二审案件受理费8600元，由被上诉人李*和负担8600元。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一四年十月十七日