扬州市**有限公司与徐**一案二审民事判决书

审理经过

徐*因与邵*、扬州市*有限公司（以下简称龙*司）、扬州*有限公司（以下简称星*司）专利侵权纠纷一案，不服江苏省*民法院(2006)宁*三初字第85号民事判决，向本院提起上诉。本院于2007年2月26日受理后，依法组成合议庭，于2007年4月6日公开开庭审理了本案。徐*委托代理人李*、邵*及龙*司委托代理人刘*、星*司委托代理人赵*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

邵*、龙*司一审诉称：邵*于2005年3月8日向国家知识产权局申请了“路灯”外观设计专利，于2005年10月26日获得授权，专利号为ZL200530081109.4。2005年4月10日，邵*以独占许可方式许可龙*司实施该专利。徐*和星*司以营利为目的，共同制造、销售了与涉案专利相同或相似的路灯，侵犯了其专利权。请求判令徐*和星*司：1、立即停止侵权，销毁侵权产品及制造侵权产品所需要的模具；2、赔偿经济损失180000元，赔偿因制止侵权行为支付的费用4000元（在一审庭审中增加至28457.4元）；3、承担诉讼费用。

一审被告辩称

徐*一审辩称：其使用自己申请的专利生产路灯，没有侵犯涉案专利权，且在涉案专利申请日之前，已公开销售了与涉案专利相同的路灯。另外，其销售给星*司的路灯不带叶子，与涉案专利不同。请求驳回邵*和龙*司的诉讼请求。

星*司一审辩称：1、龙*司不是适格的原告。在2005年邵*与龙*司签订专利实施许可合同时，涉案专利没有得到授权，合同标的不存在，合同没有有效成立，即使成立也没有生效，是无效合同，因为公司高级管理人员不得和公司签订任何合同；2、涉案专利是公知技术；3、被控侵权灯具是在2005年10月23日完成的，而涉案专利是在2005年10月26日才被公告授权，专利权在此前不应受到法律保护；4、其不知道邵*享有专利权，且已提供了合法来源，应免除相应的法律责任；5、邵*和龙*司索赔的数额过高，没有证据支持。请求驳回邵*和龙*司的诉讼请求。

一审法院查明

一审法院查明：

邵*于2005年3月8日向国家知识产权局申请了“路灯”外观设计专利，于2005年10月26日获得授权，专利号为ZL200530081109.4，至今合法有效。结合该专利主视图、仰视图、左视图、右视图可知，该外观设计专利整体近似为兰花的造型，一端尖，另一端呈柱形，在灯的上盖部位有四道纵向凹槽，在灯尾部有似花叶的图案。

2005年4月10日，邵*与龙*司签订涉案专利实施许可合同，约定在全国范围内独占许可龙*司使用涉案专利，制造、销售涉案专利产品。由于邵*是龙*司的主要出资人，专利实施后许可方的利益可以通过行使出资人权益的方式取得，因此，邵*不再向龙*司收取专利许可使用费。

2005年10月23日，六安市*总公司（需方）与星*司（供方）签订《路灯供销合同》，约定六安市*总公司向星*司购买灯杆148组，灯头JJY-V6（兰花型加绿色尾叶）296只，灯杆、灯头组合单价2420元/组，合同总价款358160元。合同第一条约定：按需方所认可的技术图纸加工生产，同时符合国家相关规定。

徐*系个体工商户金珈艺灯饰厂（以下简称金珈艺厂）的经营者，2005年11月4日，金珈艺厂（出卖人）与星*司（买受人）签订《工业品买卖合同》，约定星*司向金珈艺厂购买JJY-V6型灯具（空灯不含电器）296只，单价400元/只，总价款118400元；JJY-5918型灯具57只，单价140元/只，总价款7980元，合同总价款126380元。合同第二条质量标准约定：灯具相关标准按买受人要求生产；第三条是出卖人对质量负责的条件及期限：灯壳为优质铝压铸而成，喷塑选用优质金聚酯粉末，颜色参照样本（乳白色），有关质量和知识产权造成的损失由出卖人负责。星*司分别于2005年11月20日、2006年1月6日通过农行送桥分理处两次向金珈艺厂汇款50000元、75000元。2006年1月6日，金珈艺厂向星*司出具收条，注明：2005年路灯灯具货款全部结清。

2005年12月29日，江*证处公证员杨*、朱*，会同龙*司职工冯*，来到金珈艺厂，冯*购买了兰花灯具（带尾座）一套并由公证处封存，取得收条及名片各一张。在购买过程中，冯*对其与卖方（即徐*）的谈话内容进行了录音，该录音被刻录成光盘三张，其中两张由公证处密封后交由申请人保存。根据录音整理的书面材料中记载：……冯*（以下简称冯）：这是兰花灯吧？徐*（以下简称徐）：对；……冯：这后面，我也不懂，我也没见过这个东西；徐：这后面，我给你加个玻璃钢就行了；冯：玻璃钢啊？这个好不好加；徐：好加的啊；扬州星慧你知道吗？；冯：“星慧”啊？徐：胡*那个……上次胡*的三百多套灯具就是这样做的；……徐：你非要这种后面带尾座的？冯：人家就要这个东西……徐：这边是玻璃钢的，上面加个叶子，你要什么颜色，我就给你什么颜色；……在这里我代你把开口开好，螺丝拧在这上面，我用三个铆钉一抽，上次我给胡*的300多个就是这样做的……。

2006年1月6日，江*证处公证员杨*与公证员曹*，会同申请人邵*、龙*司的代理人刘*、龙*司的职工邵*来到安徽省六安市佛子岭路，对佛子岭路上的路灯灯杆、灯头数目进行察看、拍照，制作了《现场工作笔录》并拍摄了照片17张，均与公证书粘连。根据《现场工作笔录》记载，在佛子岭路上，有一段路正在施工，在路灯工程完毕的路段上，路两边均有路灯，每根灯杆上均装有两只路灯，灯杆数量总计131根，路灯数量总计262只，灯杆下部的标牌上有“扬州*有限公司”字样。根据公证书所附的现场拍摄的照片，被控侵权产品外形为近似兰花的造型，一端尖另一端呈柱形，中间似含苞花朵形，在灯的上盖迎面部位有两道纵向凹槽，在灯的尾部有似花叶的图案。经比对，被控侵权产品与涉案外观设计专利的区别仅在于：被控侵权产品整体比涉案外观设计专利显得略短。

另查明：2003年5月6日，浙江阳*限公司（以下简称浙*公司）申请了名称为“路灯”的外观设计专利，于2003年11月5日获得授权，专利号为CN3334660（以下简称在先专利）。结合该专利主视图、仰视图、左视图、右视图可知，该外观设计专利整体近似为兰花的造型，一端尖另一端呈柱形，中间似含苞花朵形，在灯的上盖部位有四道纵向凹槽。

2005年6月17日，徐*申请了名称为“路灯（JJY-V6）”的外观设计专利，于2006年3月29日获得授权，专利号为ZL200530085214.5，至今合法有效。结合该专利主视图、仰视图、左视图、右视图可知，该外观设计专利整体近似为兰花的造型，一端尖另一端呈柱形，中间似含苞花朵形，在灯的上盖部位有四道纵向凹槽。

一审法院认为

一审法院认为：

一、关于龙*司的原告主体资格问题

邵*与龙*司签订的是专利实施许可合同，虽然在合同签订之时，涉案专利尚未授权，但在涉案专利获得授权后，合同标的已实际存在，且这种时间上的迟延并不违背双方当事人的真实意思表示，因此星*司认为该合同因标的不存在而没有成立的抗辩理由没有事实依据。公司法关于董事、经理不得同本公司订立合同或交易的规定，目的是防止公司的董事、经理借机损害公司的利益，而在本案中，邵*许可龙*司实施专利，并不收取许可费，其利益通过行使出资人权益获得，没有证据证明其损害了公司的利益，因此，星*司认为该专利实施许可合同没有生效的主张无法律依据。综上，龙*司作为专利实施独占许可合同的被许可方，依法享有原告主体资格。

二、涉案外观设计是否为公知设计

根据浙*公司在先专利所附图片可知，虽然在路灯的灯头部位与被控侵权路灯相近似，但在灯尾部位没有似花叶子的图案。相对于在先专利，被控侵权路灯的外观具有显著特性，在路灯的实际使用状态下，整个外形在视觉上更像玉兰花，普通消费者能够将两者区分开来。因此，被控侵权路灯与浙*公司的专利既不相同也不近似。星*司认为涉案外观设计属公知设计的抗辩理由缺乏事实依据。

三、徐*销售的JJY-V6型路灯是否就是被控侵权路灯

虽然在徐*与星*司签订的合同中没有特别注明JJY-V6型路灯是带叶子的玉兰灯，但在江*证处苏省证（2006）民内字第0029号公证书所附光盘的录音资料中已清楚的载明，徐*陈述其向星*司销售的是尾部带叶子路灯。另外，星*司对江*证处苏省证（2006）民内字第0141号公证书所附照片中的被控侵权产品是其销售的事实予以认可。上述两个证据相互印证，能够证明徐*销售给星*司的路灯尾部有似花叶的图案。另外，徐*认为其在邵*申请涉案专利之前，其已公开销售与涉案专利相同的路灯，没有证据支持。

徐*未经邵*许可，擅自制造、销售落入邵*专利保护范围的产品，应承担相应的法律责任。对于邵*要求徐*立即停止生产、销售侵权产品的诉讼请求，应予支持。对于邵*和龙*司要求徐*赔偿经济损失180000元和为制止侵权支出的费用28457.4元的诉讼请求，因没有相关证据，亦没有徐*侵权获利证据，将根据徐*销售时间、范围、数量、市场利润、外观设计在路灯销售中对消费者所起的作用、邵*及龙*司支出的合理费用等因素酌定赔偿额。因侵权产品业已安装，予以销毁不利于保护社会公共利益；也无证据证明徐*库存侵权产品状况及生产模具属于生产侵权产品的专用模具，故对销毁侵权产品及模具的诉讼请求不予支持。因无证据证明星*司明知涉案专利而故意销售侵权产品，故星*司不应承担赔偿责任，但应承担立即停止销售被控侵权路灯的责任。

综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十六条第二款、第六十条，《中华人民共和国民法通则》第二十九条，《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，一审法院判决：一、徐*自判决生效之日起立即停止生产、销售侵犯邵*ZL200530081109.4号“路灯”外观设计专利权的路灯；二、徐*自判决生效之日起十日内赔偿邵*、龙*司经济损失人民币150000元；三、星*司自判决生效之日起立即停止销售侵犯邵*ZL200530081109.4号“路灯”外观设计专利权的路灯；四、驳回邵*、龙*司的其他诉讼请求。案件诉讼费人民币5810元，诉讼保全费人民币1620元，其它诉讼费用人民币300元，共计人民币7730元，由徐*承担。

徐*向本院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判。其主要理由为：一审判决认定事实不清，法律适用不当。1、认定安装在安徽省六安市的被控侵权路灯系徐*生产和销售，证据不足。29号公证书中徐*的录音材料是在冯宝岭的诱导下说的话，且该光盘也不是在公证员的监督下刻制的，因而不应采信。141号公证书所附照片，看不出是否带玻璃钢尾座，而且灯上标明的是星*司，与徐*没有关系，也不排除星*司自行加上尾座。且仅根据照片不能认定侵权。照片模糊不清，无法进行比对，不能得出结论。2、星*司也是被控侵权产品的销售者，应承担连带赔偿责任。3、判赔150000元不妥。即使构成侵权，从外观设计的类别、侵权的情节、性质，也不应判赔150000元。

邵*和龙*司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。

星*司称：一审判决认定事实清楚，应予维持。

本院认为

本案二审争议焦点为：1、徐*是否侵犯了邵*涉案外观设计专利权；2、星*司是否应该承担赔偿责任；3、一审判决确定的赔偿额是否适当。

本院查明：一审法院查明的事实证据充分，本院予以确认。

本院认为：

一、徐*侵犯了邵*涉案外观设计专利权

根据江*证处苏省证（2006）民内字第0029号公证书记载的事实和所附的灯具照片，可以认定徐*于2005年12月29日向冯*销售了带尾座的兰花灯具一套，从照片上可以看出，该灯具的外形与邵*的涉案外观设计专利相比，整体上构成近似，落入了涉案外观设计专利权的保护范围。根据冯*在购买上述灯具时与徐*的谈话录音、江*证处苏省证（2006）民内字第0141号公证书记载的事实和所附的路灯照片、星*司与金*厂签订的灯具买卖合同、星*司与六安市*总公司签订的路灯购销合同、星*司的发货清单、星*司的陈述等证据，可以认定下列事实：六安市*总公司于2005年10月23日向星*司订购444只灯具，其中JJY-V6型灯具296只；星*司于2005年11月4日向金*厂订购了353只灯具，其中JJY-V6型灯具296只；2005年11月21日，星*司向六安市发送296只灯具；该批灯具安装在六安市佛子岭路；该批灯具的外形与江*证处苏省证（2006）民内字第0029号公证中保全的灯具相同。上述证据构成完整的证据链，足以证明安装在六安市佛子岭路的被控侵权路灯也系徐*所生产、销售，徐*侵犯了邵*涉案外观设计专利权。徐*关于其生产、销售的路灯与涉案外观设计专利明显不同、安装在六安市佛子岭路的路灯不是其生产和销售等抗辩理由均缺乏事实依据，本院不能支持。

二、星*司在本案中不应承担赔偿责任

星*司虽然是涉案被控侵权产品的销售者，但其是根据六安市*总公司的要求，购买和提供了上述灯具产品。其既非生产者，亦无证据证明其在购买和销售上述灯具时知道或应该知道该灯具系侵权产品，故一审法院判决其立即停止销售侵权产品，符合法律规定。徐*认为星*司应承担连带赔偿责任的上诉理由，缺乏事实和法律依据。

三、一审判决确定的赔偿额并无不当

徐*上诉认为，一审法院可以确定而没有确定其侵权获利，无视其向星*司提供的侵权产品总价款仅为118400元，判决其赔偿150000元是错误的。本院认为，综观本案事实，徐*并非只向星*司销售过侵权路灯，如果只依据该次生产和销售行为的获利确定赔偿额，对权利人显然有失公平，故一审法院根据权利人的请求适用法定赔偿，综合考虑侵权产品的销售时间、范围、数量、利润、权利人为制止侵权行为支出的合理费用等因素，依法酌定赔偿数额为150000元，并无不当。

综上所述，徐*未经许可，擅自制造、销售落入邵*涉案外观设计专利权保护范围的产品，星*司销售侵权产品，均构成专利侵权，应承担相应的法律责任。徐*的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币5810元，由徐*负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇七年十二月十五日