黑河市三**责任公司与黑河市**责任公司彩砖厂侵犯专利权纠纷二审判决书

审理经过

上诉人黑河市三*责任公司（以下简称三*公司）因与被上诉人*限责任公司彩砖厂（以下简称昌源彩砖厂）侵犯专利权纠纷一案，不服黑龙江*级人民法院〔2012〕齐*初字第18号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2012年12月7日公开开庭审理了本案。上诉人三*公司的委托代理人林*，被上诉人昌源彩砖厂的委托代理人成善国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审判决认定，2010年3月28日，蔡*将其设计的、即将申请外观设计专利的人行步道砖通过外观设计实施许可合同的形式，授权给昌*砖厂在黑龙江省范围内自行生产、加工、销售。合同约定交付时间为专利授权之日，合同履行至2020年12月30日止，许可使用费为118万元。2010年7月5日，蔡*向国家专利局提出申请。同年7月6日，昌*砖厂在黑河日报刊登声明，称该公司生产的人行步道砖已申请专利，如有对其生产、销售及使用等各种环节侵权者将依法追究法律责任。2010年9月30日，该申请被国家专利局授予外观设计专利，专利号为ZL201030240428.6。黑*商局于2011年5月24日就生产涉案产品一事对三*公司法定代表人王*进行了调查。王*在调查笔录中称三*公司从2010年5月就开始生产该产品，至同年10月总共生产了12万块。2011年5月21日开始生产1万块，生产加工的彩砖没有销售，都是给朋友加工的，其不知道该产品已申请了专利。工商管理部门尚未对该案作出处理。昌*砖厂是黑河市*责任公司设立的领取营业执照的分支机构，不具备独立法人资格。

一审法院认为

原审法院认为，昌*砖厂与蔡*在外观设计专利权取得之前，先行签订附条件的外观设计专利权实施许可合同，并不违反法律的强制性规定，合法有效。现涉案外观设计专利权已被合法授权，昌*砖厂依合同取得的专利权应受法律保护。昌*砖厂属于黑河市*责任公司依法设立并领取营业执照的分支机构，可以参加本案的诉讼。通过对三*公司生产的涉案产品和昌*砖厂持有的国家知识产权局备案的外观设计专利图片与照片进行比对，结合备案的涉案专利产品的简要说明，足以认定三*公司生产的涉案产品与昌*砖厂持有的外观设计相同。三*公司抗辩称其生产行为发生在涉案专利申请日前，但没有提交相应的证据予以证实，不予采信。三*公司未经权利人授权，擅自生产涉案专利产品的行为构成侵权，应当承担相应的侵权责任。昌*砖厂根据本企业的成本利润主张赔偿损失，三*公司不予认可，不予采信。三*公司主张其生产的涉案彩砖没有用于商业销售，没有证据证实，且不符合常理，不予采信。考虑涉案侵权行为的性质、期间、后果、侵权产品数量，以及涉案专利权的类型和昌*砖厂的诉讼请求数额，依法酌定三*公司赔偿昌*砖厂经济损失5万元。据此判决：一、三*公司立即停止对昌*砖厂所持有的涉案外观设计专利权的侵犯；二、三*公司于此判决生效后10日内赔偿昌*砖厂经济损失50,000元。案件受理费2,800元，由昌*砖厂负担1,150元，由三*公司负担1,650元。

上诉人诉称

判后，三*公司不服，向本院提起上诉称：原审判决认定事实有误。首先，根据《外观设计专利证书》证实，昌源彩砖厂取得涉案专利权的时间是2010年12月22日，但原审判决认定国家专利局于2010年9月30日授予其涉案外观设计专利权，不符合客观事实。其次，三*公司不存在侵犯昌源彩砖厂涉案专利权的行为。三*公司开始生产被控侵权产品的时间是自2010年5月至2010年10月，共生产12万块，已全部销售。当时昌源彩砖厂尚未取得涉案专利权，三*公司的生产、销售行为不构成侵权。2011年5月24日，黑*商局到三*公司加工生产彩砖现场调查时，现场只存放1万块彩砖，是自2011年5月21日开始为朋友加工生产的。经黑*商局告知，三*公司方得知昌源彩砖厂已获得涉案扇形砖的外观设计专利权。自此以后，三*公司再未生产、销售过扇形砖。故原审判决认定三*公司生产13万块扇形砖，侵犯了昌源彩砖厂的外观设计专利权，赔偿5万元，没有事实与法律依据。请求撤销原审判决，驳回昌源彩砖厂的诉讼请求。诉讼费用由昌源彩砖厂承担。

被上诉人辩称

昌源彩砖厂答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确。首先，涉案外观设计专利系由申请人蔡*于2010年7月5日提出申请，国家知识产权局于同年9月30日出具《授予外观设计专权通知书》，授予其涉案外观设计专利权。其次，三*公司系故意侵权。专利权人于2010年7月6日在《黑河日报》刊登公告，对涉案彩砖已经申请外观设计专利权的情况进行公示。昌源彩砖厂发现三*公司侵权行为后，多次对其进行劝告。黑河*法大队也曾两次去制止三*公司的侵权行为，三*公司对侵权事实予以认可。故三*公司系故意侵权，恶意明显，请求驳回上诉，维持原判。

二审中，三*公司为证明其诉讼主张，向本院提交了申请号为ZL201130253962.5的步道砖《外观设计专利证书》复印件，意在证明该公司于2011年5月后所生产的枫叶形步道砖均为该公司享有外观设计专利权的产品,再未生产被诉侵权产品。

经质证，昌源彩砖厂以该证据系复印件为由，对其真实性提出异议，同时认为与本案无关，不能证明三*公司的主张。

本院认为

本院审查认为，三*公司所提交的证据为复印件，昌源彩砖厂已对其真实性提出异议，而三*公司并未提交原件进一步予以证实，且无论三*公司是否取得了枫叶形步道砖的外观设计专利权，与本案被诉侵权行为是否成立的认定无关，故本院对该证据不予采信。

昌*砖厂未向本院提交新证据。

除涉案ZL201030240428.6号外观设计专利被国家专利局授权的时间外，本院对原审判决认定的事实予以确认。

另查明：2010年3月28日，蔡*（甲方）与其父亲蔡*任负责人的昌源彩砖厂（乙方）签订《外观设计实施许可合同》，主要约定：甲方许可乙方自专利授权之日起在黑龙江省范围内自行生产、加工、销售人行步道砖；在合同有效期限内，如发生第三方侵犯专利权，应由甲方及时采取法律措施予以制止，乙方给予必要的配合；专利实施许可费为100万元；合同经双方签字或盖章后生效，有效期至2020年12月31日止。

涉案ZL201030240428.6号外观设计专利权人为蔡庆举，专利名称为人行步道砖，专利申请日为2010年7月5日，授权公告日为2010年12月22日。该外观设计主视图大体呈四分之一环形（亦可称扇面形），其外环边线呈四分之一的圆角正方形状。2010年7月6日，昌源彩砖厂在《黑河日报》刊登《声明》称，该公司生产的人行步道砖已申请专利，如有对其生产、销售及使用等各种环节侵权者将依法追究法律责任，并附有专利产品扇面形步道砖的图案。

蔡庆举于2012年4月24日向原审法院出具《证明》称，其于2010年初申报了人行步道砖的外观设计专利材料，因其本人4月份要出国，便提前与其父亲的昌*砖厂签订《外观设计专利实施许可合同》，目的是为了专利授权之后就由该厂实施。2011年，其本人回国后，该外观设计专利权已经被授予，其与昌*砖厂又签订了一份完整的《外观设计专利实施许可合同》，日期仍落在第一次签合同时间，并同意昌*砖厂代其主张各项权利。

三*公司在原审庭审时自认开始生产被诉侵权产品的时间为2010年10月前，本院二审庭审时再次确认最早的生产时间为2010年9月。

本院认为，昌*砖厂与蔡*签订的《外观设计专利实施许可合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的禁止性规定。虽然该实施许可合同所载的签订日期早于涉案外观设计专利权的申请日，但专利权人蔡*已证实，因其欲出国，其与昌*砖厂于出国前2010年3月28日签订了《外观设计专利实施许可合同》，2011年回国后双方又补签了一份完整的合同，时间仍以第一份合同为准，昌*砖厂对此予以认可，故原审判决认定《外观设计专利实施许可合同》合法有效正确。根据《外观设计专利实施许可合同》约定，“在合同有效期限内，如发生第三方侵犯专利权，应由甲方（蔡*）及时采取法律措施予以制止，乙方（昌*砖厂）给予必要的配合”。据此，自涉案合同生效之日起，蔡*有义务对侵犯专利权的行为采取维权行为，其作为专利权人亦有权将该权利授予被许可人实施。昌*砖厂作为涉案专利实施许可合同的被许可人并经专利权人认可以该厂名义主张权利不违反法律规定，昌*砖厂有权提起本案诉讼。三*公司对其生产被诉侵权产品的行为不予否认，但其主张大部分被诉侵权产品的生产时间早于涉案专利的公告授权之日，不构成侵权。因此，本案争议的焦点问题在于：三*公司的涉案行为是否构成侵权，以及原审判决确定的赔偿数额是否适当。

一、关于三*公司的涉案行为是否构成侵权的问题。依照《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第十一条第二款、第四十二条规定，外观设计专利被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品；发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。此外，《专利法》第六十九条第二项还规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。本案中，涉案外观设计专利权申请日为2010年7月5日，昌源彩砖厂亦于2010年7月6日在《黑河日报》上刊登专利权申请声明，并附有专利产品扇面形人行步道砖的图案，故应当认定三*公司知道前述情形。虽然，三*公司法定代表人王*在黑河市工商行政管理机关2011年5月24日所作的询问（调查）笔录中称该公司系于2010年5月开始生产被诉侵权产品，但对此陈述三*公司始终未举示证据予以证实。三*公司在原审庭审中称该公司系于2010年10月前开始生产被诉侵权产品，在本次二审庭中又再次确认其最早的生产时间为2010年9月，故应认定三*公司生产被诉侵权产品时间晚于涉案外观设计专利权的申请时间，其涉案行为不属于《专利法》第六十九条第二项规定的不侵犯专利权的行为。原审判决认定涉案外观设计专利权的授权时间虽有误，但不影响本案处理结果，本院已予以纠正。三*公司关于其生产、销售被诉侵权产品的时间早于涉案专利公告授权时间，其于2011年5月生产的1万块彩砖系为朋友加工，均不构成侵权的主张，于法无据，本院不予支持。其未经专利权人许可，制造被诉侵权产品的行为侵犯了蔡*的外观设计专利权。原审判决认定三*公司的涉案行为构成侵权，应当承担侵权责任正确，本院予以维持。

二、关于原审判决确定的赔偿数额是否适当问题。根据《专利法》第六十五条、《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、第二十二条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定，实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额，没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不超过人民币50万元；人民法院根据权利人的请求以及具体案情，可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。本案现有证据可以充分证实三*公司生产、销售了被诉侵权的扇面形人行步道砖，侵权事实成立，依法应当承担相应的赔偿责任。因本案现有证据不足以证实侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，故应依据前述法律规定酌情确定本案赔偿数额。虽然涉案《外观设计专利实施许可合同》明确约定了涉案外观设计专利权许可使用费为100万元，但涉案专利技术为人行步道砖的外观设计，较之其技术含量，100万元的专利许可使用费明显不合理，不能作为计算损失赔偿数额的参照标准。三*公司自认共生产了13万块被诉侵权产品，昌源彩砖厂对此不予认可，并主张三*公司生产被诉侵权产品数量巨大，因双方均未举示证据证实其主张，故对三*公司生产被诉侵权产品的实际数量无法认定。根据三*公司的自认，可以证实三*公司生产被诉侵权产品的数量至少为13万块。本院庭审时昌源彩砖厂主张每块人行步道砖的利润为1.10元，三*公司主张每块砖的利润为0.10元左右。因双方均未提交证据对各自主张的利润予以佐证，虽均不能作为计算侵权获利或因侵权所受损失的准确依据，但可以作为确定赔偿数额的参考。三*公司在明知涉案产品已申请了外观设计专利权的情况下，仍然擅自生产、销售被诉侵权产品，系故意实施侵权行为，主观恶意比较明显。原审判决综合考虑上述被诉侵权行为的性质、期间、后果、侵权产品数量，以及涉案专利权的类型和昌源彩砖厂为制止侵权所支出的费用，酌定三*公司赔偿昌源彩砖厂经济损失5万元，并无明显不当，本院予以维持。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。三*公司的上诉主张没有事实根据和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2800元，由黑河市三*责任公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二○一三年一月二十九日