X**公司与无锡X**限公司一案一审民事判决书

审理经过

原告无锡XX国*X*公司确认不侵犯注册商标专用权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告无锡X*限公司的委托代理人陶*、潘*、被告*公司的委托代理人于福利、符寒石到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告无锡X*限公司诉称，原告一直从事服装定牌加工业务，多年来接受韩*司A4STYLECO.,LTD（以下称韩*公司）和韩*司HYUNGJIAPPARELCO.,LTD（即韩国*限公司，以下称韩*公司）的委托定单，加工经（新加坡）鳄鱼国际*限公司（以下简称新*鱼公司）授权的鳄鱼牌服装，这些服装根据定单全部出口至韩国，在国内不进行任何销售。原告于2010年2月10日收到上*关作出的《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知原告，被告发*认为原告在上海*区海关报关出口的棉制梭织女士牛仔裤涉嫌侵犯被告所拥有的“CROCODILE”注册商标专用权，海关因而扣留了该批女士牛仔裤。原告认为，该批女士牛仔裤并未侵犯被告所拥有的“CROCODILE”商标专用权，牛仔裤上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标系新*鱼公司在韩国注册，商标权人与韩*公司签订有商标许可协议，委任韩*公司为其仅限于韩国境内使用上述商标的成衣制造商，韩*公司委托韩*公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩*公司可以委托原告在中国定牌加工，并将产品全部直接出口至韩国，因此原告依要求加工该批牛仔裤。原告仅提供服装加工服务，该批服装在国内没有任何销售，而是全部出口到韩国销售。这种外有注册商标，全部销售在外，国内仅仅贴牌，并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。被告向海关发*认为原告定牌加工的该批女士牛仔裤侵犯其“CROCODILE”注册商标专用权，导致该批牛仔裤被海关扣留而无法按时出口至韩国，加工合同无法正常履行，给原告造成了经济损失，也严重干扰了原告的其他定牌加工业务。因此原告起诉请求判令：确认原告定牌加工的、全部销往国外的、在中国境内没有任何销售的服装上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标不侵犯被告所拥有的第246898号“CROCODILE”注册商标专用权。

被告辩称

被告*公司辩称：1、原告的行为构成侵犯商标专用权。（1）被告是该商标在中国的唯一合法拥有者，原告不能证明其使用的商标系在中国注册并合法使用。根据商标的地域性原则，一国对仅在他国获得的商标专用权不承担保护的义务，故原告在韩国获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据。（2）原告所谓的未销售不构成使用的观点不能成立。我国对商标侵权的界定采纳“使用说”，在商品或服务上标注商标就是一种“使用”。根据相关规定，原告从事定牌加工行为时应对使用的商标进行审查，不得侵犯他人在中国享有的注册商标专用权。根据知识产权海关保护的相关规定，被告请求海关扣货是合法合理的。（3）关于商标的“混淆”或“误认”。保护商标权不仅帮助消费者防范现在的误认，也要防范由于现在的错误影响而在将来导致的消费者上当受骗。因此即便原告的商品还未销售，也构成侵权。（4）根据新*鱼公司与韩*公司签订的商标许可协议，如果韩*公司要委托他人加工生产，需经新*鱼公司严格授权，且商标的使用仅限于韩国，原告不可能获得任何合法授权在中国国内使用涉案商标。2、定牌加工中的侵权行为危害我国的经济利益和当事人的经济利益。如前所述，原告的行为构成商标侵权无疑，若此种方式能逃避法律的制裁，大量仿冒产品就可以出入中*关如入无人之境，海关备案制度也就失去了存在的意义。低端仿冒行为的猖獗，导致“中国制造”成为“假冒伪劣”的代名词，严重破坏了中国的外贸形象。3、原告的确认不侵权之诉的请求难以成立。在行政机关已经介入，且相关权利最终可通过行政程序及行政诉讼程序得到救济的情况下，原告直接跳过海关而提起确认不侵权之诉，不符合法律规定的受理要件。

经审理，本院确认以下事实：

被告*公司于1996年3月30日经我国国家商标局核准注册第246898号“CROCODILE”商标，核定使用商品为第25类裤子等，有效期至2016年3月29日。

新*鱼公司在韩国注册了以下商标：1987年11月19日注册0147499号“Crocodile及图”商标，有效期至2017年11月19日，指定商品为第45类长裤等；2005年10月5日注册0633791号“CROCODILE”文字商标，有效期至2015年10月5日，指定商品为第25类牛仔裤等；2006年4月3日注册40-0657083号“Crocodile”文字商标，有效期至2016年4月3日，指定商品为第25类长裤等。

新*鱼公司（许*）与韩*公司（被许*，2009年11月更名为时装*限公司）于2007年4月23日签订《商标许可协议》，约定：被许*无权将其在本协议下获取的任何权利转授予他人。被许*有权与另一方洽谈生产特许商品或特许商品的组建，以供被许*依照本协议第3.2款及3.3款的规定进行其专有的销售、使用及配销。被许*同意并保证只在附件B指明的授权生产地点生产特许商品。未经许*事先书面同意，被许*不得将其生产设施迁移至另一个地点或扩充至多个地点。3.2款约定，如果被许*在任何时候想要由第三方在地域内生产含有许可之商标的特许商品或其部件，必须通知许*有关上述预定制造商的名称及地址，并指明涉及的特许商品或部件且须取得许*的事先书面许可，作为维持本协议效力的条件。如果许*准备授予上述许可，须先满足以下条件：（ａ）被许*签署一份由许*提供的同意书表格，以及（ｂ）被许*促使上述每位制造商及承包商签署相关协议书；以及（ｃ）许*收到双方签署的协议书正本。3.3款约定，如果被许*在任何时候想要由第三方在地域以外生产含有许可之商标的特许商品或其部件，除了上述同意之3.2款所列明的所有条件之外，还必须承诺并担保由被许*将上述制造完成的特许商品或部件输入回地域内，以便在地域内通过销售渠道进行销售及配销。对于任何因被许*以上述方式从地域以外获取其供应品而导致第三方对许*提出法律诉讼所产生的任何损失，被许*保证会补偿许*并使许*免受其害。19.3款约定禁止分让许可：被许*不得以任何方式、形式或形态分让本协议的许可。被许*分让许可的行为包括被许*在未经许*事先书面同意下与任何人士、企业及/或一方达成任何有关商标使用的口头或书面、直接或间接、部分或完整的分让许可协议或约定。根据协议的附件A，本协议的商标包括633791号“CROCODILE”商标、147499号“Crocodile及图”商标、657083号“Crocodile”商标等，地域均只限于韩国。根据附件B，协议的许可期间为2007年3月1日至2014年2月28日。

2009年11月30日，（韩国）亨籍公司（买方）与韩*公司（卖方）签订《合同书》，名称为女性牛仔裤，数量3500条，单价27,900韩元，交货日期2010年1月29日。

2009年12月2日，原告（卖方）与韩*公司（买方）签订《加工合同》，品名为女士牛仔裤，数量3500条，单价每条11.3美金，金额与数量允许5%增减由卖方决定。

韩*公司向韩*公司出具的《确认书》，称其委托该公司加工生产的款式，可以在原告处加工生产，所制造的所有鳄鱼牌服装必须全部发回韩国，在中国境内不得进行任何销售。同时授权的商标除“Crocodile”外，还需加上“CROCODILE”、“Crocodile及图”和鳄鱼图形商标。

2010年7月23日，新*鱼公司出具《授权书》：韩*公司与该公司在2007年4月23日签署授权合约，该公司确认，亨籍公司可以授权韩*公司和无锡X*限公司代为制造鳄鱼牌女性成衣服饰，且所有其制造或经其授权制造的鳄鱼牌女性成衣服饰仅限在韩国境内销售，被授权商标包括633791号“CROCODILE”商标、147499号“Crocodile及图”商标、657083号“Crocodile”商标等，本授权书溯及既往。

2010年1月29日，原告申报出口，报关单显示，运抵国为韩国，商品名称棉制女裤，数量3484条，单价11.3美元。

2010年2月10日，上海海关向原告发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知上述货物涉嫌侵犯被告的“CROCODILE”注册商标专用权，海关已予以扣留。如原告认为海关扣留的货物未侵犯被告的“CROCODILE”商标专用权的，应当向海关提出书面说明并附送相关证据。原告随即向海关提出异议。

扣留的牛仔裤吊牌及腰背贴显示“CROCODILELADIES”，吊牌及水洗标上有“Crocodile及图”标识。吊牌上有亨籍公司的名称、地址、网址（www.crocodilelady.com），并有销售商亨籍公司，韩*料、中国加工，本制品是亨籍服装株式会社企划，并与鳄鱼国*限公司在技术及品牌合作的产品，大韩民国著名品牌认证等文字。

2010年10月11日，上*关向被告发出《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，对原告申报出口的3484条标有“CROCODILE”商标的棉制梭织女士牛仔裤不能认定是否侵犯被告的“CROCODILE”商标专用权。请被告在2010年11月8日前向人民法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全的措施，并将人民法院有关协助执行通知送达海关。逾期，海关将放行有关货物。由于被告到期未向法院提出申请，上*关已将涉案牛仔裤放行。

以上事实，由原告提供的新*鱼公司在韩国的商标注册证、商标许可协议、合同书、加工合同、确认书、授权书、报关单、扣留侵权嫌疑货物告知书、新*鱼公司、韩*公司及韩*公司的企业注册资料、被告提供的商标注册证、侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书及本院调取的报关单等证据在案佐证。

本院认为

本院认为:本案系确认不侵权之诉，双方争议的焦点在于：

一、原告能否提起本案确认不侵权之诉。

本院认为，提起确认不侵权之诉应以原告受到侵权警告为前提条件。由于海关在检查中发现原告申报出口的货物上使用了与被告相同的注册商标，涉嫌侵犯被告的注册商标专用权，在被告提出扣留申请后，原告申报出口的商品被海关扣留，并接到了海关关于涉案货物涉嫌商标侵权而被扣留的通知，该通知与原告有直接的利害关系，其必然使原告的利益受到影响，因此可以认为原告受到了内容明确的侵权警告。同时由于被告向海关申请扣留原告货物，导致原告能否接受境外公司的委托进行定牌加工处于不确定状态，直接影响到原告的经营行为。虽然原告起诉时，上*关对涉案行为尚在处理期间，但在本院首次开庭之前，上*关发出了不能认定原告出口的货物是否侵犯被告注册商标专用权的通知，即海关未能在其处理期间对原告的行为性质作出认定，从而使原告的行为是否构成商标侵权处于待定状态，而被告在收到通知后并未根据海关的通知向法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全的措施。因此原告向法院提出请求确认不侵权的诉讼可以使侵权纠纷的不确定状态得以结束，并使其以后的经营活动能够正常进行。故原告的确认不侵权之诉符合起诉的条件。

二、原告的定牌加工出口行为是否侵犯了被告的注册商标专用权。

本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十二条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为。但商标的本意就是为了区分商品或服务，商标受保护的基础体现在其所具有的识别性上，因此本案中认定商标侵权行为应当结合是否会使相关公众对商品产生混淆或误认来进行综合判断。

首先，原告的生产行为属于涉外定牌加工的行为。原告申报出口的服装上使用的商标是新*鱼公司在韩国合法注册的商标，核定使用商品为长裤、牛仔裤等，境*司在委托原告加工的女裤上使用涉案商标的行为并未超出商标核定使用的范围。原告受境*司的委托，按照境*司的要求加工女裤，女裤标签上标明了委托加工*籍公司和商标权利人新*鱼公司，与原告提供的商标授权情况相印证。同时原告加工的该批女裤全部被运回韩国，原告并未在国内销售。虽然加工合同约定加工数量为3500条，但同时约定了5%的溢短装条款，因此产品数量在3325条-3675条之间都是符合合同约定的，故可以认定原告申报出口3484条女裤系履行加工合同。故原告的行为属于接受境*司委托而进行的涉外定牌加工行为。被告称原告可能在中国市场上销售涉案牛仔裤，但没有提出相应证据，本院不予采信。

其次，原告使用涉案商标具有合法授权，原告并无侵权的主观故意和过错。新*鱼公司在韩国享有“Crocodile及图”、“CROCODILE”、“Crocodile”注册商标专用权，韩*公司根据与新*鱼公司签订的《商标许可协议》享有上述商标在韩国的使用权，有权在协议约定范围内使用上述商标。根据《商标许可协议》的约定，若要由第三方在韩国以外生产含有上述商标的商品或其部件，必须经商标权人书面许可，且必须保证全部返销韩国。韩*公司出具了确认书，明确可以在原告处加工生产涉案服装，并要求必须全部发回韩国。新*鱼公司于2010年7月23日出具的《授权书》又对韩*公司通过韩*公司向原告定牌加工的行为进行了确认，虽然新*鱼公司的授权书是在本案诉讼中作出的，但授权书明确效力溯及继往，也就是说新*鱼公司对于委托原告加工涉案服装是许可的。故原告加工并将涉案牛仔裤返销韩国的行为符合《商标许可协议》的约定，原告在加工的服装上使用涉案商标具有商标权利人合法的授权，原告并无侵权的主观故意和过错。

最后，原告定牌加工的行为并未造成市场混淆，也未对被告造成影响及损失。商标的基本功能来源于识别功能，核心在于避免一般消费者对商品来源产生混淆。商标依附于商品，只有使用在商品上并投入市场后，才能发挥其功能、体现其价值。虽然涉案商标与被告的注册商标近似，也被使用在相同的商品上，但涉案产品吊牌上标明了商标权利人新*鱼公司的名称及韩国的品牌认证等，原告基于境外相关权利人的明确委托加工涉案产品后全部发往韩国，产品不在中国境内销售。涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认，而被告取得的商标权只在国内产生法律效力，因此不会对被告在国内的商标权造成损害。且被告在韩国不享有“CROCODILE”商标专用权，其不可以在该国销售附有与新*鱼公司相同或近似商标的同类商品，因此涉案牛仔裤在韩国销售也不会对被告的利益产生影响。

综上，原告接受境外商标权人的委托加工含有“Crocodile及图”、“CROCODILE”商标的服装并全部交付境外委托方的行为，不构成对被告享有的“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、《最*法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条、第九条之规定，判决如下：

裁判结果

确认原告无锡X*限公司申报出口韩国的服装上使用“Crocodile及图”和“CROCODILE”商标的行为不构成对被告*公司享有的第246898号“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。

本案案件受理费人民币800元（原告已预付），由被告*公司承担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起，原告在十五日内，被告在三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海*人民法院。

裁判日期

二Ｏ一一年三月二十八日