赛鸥**公司、南京**有限公司技术转让合同纠纷一案

审理经过

江苏**限公司（以下简称赛**司）因与南京**有限公司（以下简称鹏**公司）技术转让合同纠纷一案，不服江苏省**民法院(2012)宁知民初字第517号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赛**司法定代表人顾**、委托代理人梅**，鹏**公司委托代理人甘庆林、刘**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

鹏**公司一审诉称，2008年7月，鹏**公司与赛**司达成意向，由鹏**公司将一款道路照明灯具专利（专利号为ZL200730031530.3）及该专利产品的压铸模具一并转让给赛**司，双方于同年7月20日签订了《产品专利及模具转让协议》。协议第二条第二款约定，受让方免费付给转让方1000套该款路灯压铸件毛坯。转让协议签订后，鹏**公司依约履行了合同义务，但赛**司于2008年9月2日仅交付该款路灯压铸件毛坯100套，尚欠900套没有依约交付鹏**公司。此外，鹏**公司于2008年9月2日向赛**司交付200套PV10灯具配件，并于同年还向赛**司交付PV10铰钢件共850只、PV10灯具两套，价款共计45050元，赛**司至今未支付。为维护鹏**公司的合法权利，特诉至法院，请求：1、判令赛**司交付900套路灯压铸件毛坯，若不能交付，则赔偿损失25.2万元（每套280元）。2、判令赛**司支付PV10灯具、配件及铰钢件价款共计45050元。3、由赛**司承担全部诉讼费用。

一审被告辩称

赛**司辩称：1、根据《中华人民共和国专利法》第十条第三款规定，专利权的转让自登记之日起生效，因此事实**公司未将其所称的一款道路灯具专利（专利号200730031529.0）转让给赛**司。2、双方当事人签订的《产品专利及模具转让协议》系双方真实意思表示，不存在疏忽大意的情形。2012年3月23日鹏**公司发出的通知书上仍注明专利号为200730031529.0。3、鹏**公司违约在先，赛**司有先履行抗辩权。4、鹏**公司的第二项诉讼请求零配件买卖价款不属于专利转让合同的组成部分，不应在本案中一并处理。

赛**司一审反诉请求：1、解除双方签订的《产品专利及模具协议》。2、判令鹏**公司返还赛**司已支付的专利费41.8万元和交付的100套路灯压铸件毛坯。3、由鹏**公司承担全部诉讼费用。理由为，2008年7月20日鹏**公司与赛**司签订《产品专利及模具转让协议》，约定鹏**公司将其设计的一款道路照明灯具的专利（专利号200730031529.0）及该专利的产品压铸模具转让给赛**司。赛**司在协议签订后不仅支付了专利转让费用，还交付了100套该款压铸件毛坯，但鹏**公司却迟迟不履行其转让专利权的主要义务，因此赛**司有权为自身权利而拒绝履行转让协议约定的其他次要义务。赛**司在国家知识产权局网站上没有检索到专利号为200730031529.0的专利，表明鹏**公司所称的该项专利事实上并不存在。故请求法院解除双方的转让协议，转让协议解除后，尚未履行的终止履行，赛**司已经履行的部分鹏**公司应予以返还。

庭审中，赛**司变更反诉请求第一项为撤销双方签订的《产品专利及模具协议》。理由为鹏**公司在签订合同时隐瞒其不具有200730031529.0专利权的事实，属于欺诈，根据《中华人民共和国合同法》第五十四条第二款，赛**司有权撤销合同。

一审法院查明

针对赛**司反诉，鹏**公司辩称：1、鹏**公司转让的专利是ZL200730031530.3而非200730031529.0。2、赛**司已经实际取得了ZL200730031530.3专利权相关手续及生产模具。3、赛**司已实际履行了部分合同义务。4、转让合同符合法律规定，是双方的真实意思，应当予以确认。赛**司的反诉请求没有事实和法律依据，请求法院予以驳回。

一审法院经审理查明：鹏**公司于2007年4月27日向国家知识产权局申请了名为“路灯灯具（2）”的外观设计专利，2008年7月16日国家知识产权局发布授权公告，专利号为：ZL200730031530.3，该专利至今合法有效。该专利外观设计图由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体参考图组成。

在鹏**公司申请路灯灯具（2）外观设计专利的同时，还申请了名称为路灯灯具（1）的外观设计专利，申请号为200730031529.0。2008年4月23日，国家知识产权局针对该申请发出视为放弃取得专利权通知书。

2008年7月20日，鹏**公司（甲方）与赛**司（乙方）签订《产品专利及模具转让协议》，约定：一、甲方将自己的一款道路照明灯具的专利（专利号：200730031529.0，外观图见第三页附图），及该专利的产品压铸模具转让给乙方（该款产品为单光源）。二、该款专利产品的压铸模具甲方已开发完成，该款产品的专利及产品压铸模具转让给乙方的条件是：1、该产品压铸模具（全套）费用41.8万元（不含税价），乙方一次给付给甲方，另外，售给乙方的模具在正常使用条件下，保证模具使用寿命达到3万次。2、乙方免费付给甲方1000套该款路灯压铸件毛坯。3、收到乙方的1000套免费压铸件产品后，甲方若再需向乙方购买压铸件毛坯，乙方保证按成本价再加每套50元售给甲方。……5、甲方必须保证每批订货在500套以上。……等等。合同附专利（专利号：200730031529.0）产品外观图，该图由仰视图、主视图、俯视图、后视图、立体参考图、右视图、左视图组成。

2008年8月2日，赛**司（甲方）与鹏**公司（乙方）签订《协议书》，内容为：今甲方从乙方借走外观设计专利证书一份，乙方同意将一款灯具外观专利证书交给甲方保管，详细资料如下：外观设计名称：路灯灯具（2），专利号：ZL200730031530.3，专利申请日：2007年4月27日，专利权人：鹏**公司，授权公告日：2008年7月16日，甲方同意若乙方以后在处理有关此外观设计专利法律事务时，无条件地将该外观专利证书原件交付乙方，等法律事务处理完毕后再交给甲方保管。甲方赛**司由茆**签字并按手印，乙方鹏**公司加盖了公司印章。

赛鸥**达公司支付了41.8万元，鹏**公司在前述协议书下部的空白处，用铅笔书写了江苏省高邮市郭集镇德华村朱庄组79号32108419710903703X41.8万＝21现卡+30.8电汇兴荣帐。

赛**司自鹏万达委托加工模具的工厂取走模具一套。2008年9月2日，赛**司向鹏万达公司交付100套灯具压铸件毛坯。

2012年3月23日，鹏**公司向赛**司寄出通知函，称2008年两公司达成协议将一款照明灯具的专利（专利号：200730031529.0）及该专利产品的压铸模具一并转让给赛**司。协议签订后，赛**司于2008年9月2日仅交付该款路灯压铸件毛坯100套，尚欠900套一直没有依约交付，望赛**司收函后10日内将剩余的900套该款路灯压铸件交付鹏**公司，并在第一批交货后10日内全部交付完毕。

庭审中，双方当事人针对《产品专利及模具转让协议》附图与ZL200730031530.3专利证书附图进行比对。**公司认为两者一致。赛**司认为两者基本一致，同时表示，在200730031529.0专利申请资料所附图片不明的情况下，不能确认《产品专利及模具转让协议》的附图与ZL200730031530.3专利证书的附图完全一致。

第一次庭审中，赛**司认可通过加工厂收到了鹏**公司一套并仅有一套灯具模具，并且根据该模具生产了100套压铸件转交给了鹏**公司，但是这套模具是根据200730031529.0还是ZL200730031530.3专利制造的不清楚。第二次庭审中，关于赛**司自第三人加工厂领取的模具与ZL200730031530.3专利是否吻合，赛**司回答在200730031529.0专利申请所附图片不明的情况下，无法确认该事实。

因赛**司既主张撤销《产品专利及模具转让协议》，又主张该合同未生效，在一审法院要求其明确对合同效力的态度时，赛**司表示，如法院认定合同约定转让的是200730031529.0专利权，则主张撤销该合同；如法院认定该合同是误将ZL200730031530.3专利权写成200730031529.0，则主张该合同未生效。

一审法院认为

原审法院认为：

一、合同标的的确定

《产品专利及模具转让协议》约定双方转让200730031529.0专利权系笔误，双方当事人就ZL200730031530.3专利权及模具的转让达成合意。理由如下：

1、合同约定：转让协议的附图与ZL200730031530.3专利证书附图一致。

2、合同履行：2008年9月2日，双方签订协议书，鹏**公司将ZL200730031530.3专利证书以出借的名义交给赛**司。虽然该协议书上赛**司是由茆**签名和加盖手印，无直接证据证明茆**代表赛**司，但鹏**公司将赛**司履行《产品专利及模具转让协议》约定的41.8万元转让费义务的具体方式用铅笔记载于协议书之上，反映鹏**公司向赛**司交付ZL200730031530.3专利证书是对《产品专利及模具转让协议》的履行。

鹏**公司主张交付的模具是根据ZL200730031530.3专利生产的。模具现由赛**司持有，赛**司就该模具与ZL200730031530.3专利是否一致完全有条件和能力做出判断，原审法院在庭审中明确要求赛**司就此问题做出回答，赛**司不做明确的回复。故一审法院据此推定，鹏**公司通过第三人加工厂交付的模具是根据ZL200730031530.3专利生产的。

赛**司受领ZL200730031530.3专利证书以及根据该专利生产的模具后，直到鹏**公司提起诉讼为止，一直未提出异议，并且根据《产品专利及模具转让协议》的约定，将生产的100套压铸件毛坯交付鹏**公司。

根据以上双方履行合同行为，可以认定，双方当事人均按转让ZL200730031530.3专利权和模具的合意来履行各自的义务。

二、合同的效力

《产品专利及模具转让协议》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。《中华人民共和国专利法》第十条第三款规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向**务院专利行政部门登记，由**务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。该规定所称生效，针对的是专利权转让的效力而非转让合同的效力。《产品专利及模具转让协议》自合同成立时即双方当事人加盖印章时已经生效，赛**司主张合同未生效，法院不予采信。至于ZL200730031530.3专利权转让的登记事宜，是该合同的履行问题。

赛**司主张撤销《产品专利及模具转让协议》是基于合同约定转让200730031529.0专利的前提，现法院已查明双方约定以及实际履行的是转让ZL200730031530.3专利权及模具的合同，因此赛**司请求撤销合同的基础事实不存在，法院对其要求撤销合同请求不予支持。

由此，原审法院对于赛鸥公司要求鹏**公司返还41.8万元转让款以及100套压铸件毛坯的请求不予支持。

三、合同的履行

鹏**公司已交付ZL200730031530.3专利证书以及按该专利生产的模具，根据合同约定，赛**司负有给付转让款41.8万元以及1000套压铸件毛坯的义务，但赛**司尚有900套压铸件毛坯未交付。赛**司以鹏**公司未转让ZL200730031530.3专利权构成违约为由进行抗辩，因《产品专利及模具转让协议》将赛**司交付1000套压铸件毛坯作为鹏**公司转让专利权的条件，故赛**司未全部履行该义务时，鹏**公司行使先履行抗辩权，不办理专利权转让登记，不违反合同约定，不构成违约。

双方没有约定合同履行期限。鹏万**司于2012年3月以邮寄通知函的方式要求赛**司履行900套压铸件毛坯的交付义务，因鹏万**司提交的快递详情单上没有与送达相关的信息，现有证据不能证明该通知函到达赛**司。赛**司未在通知函所指定的期限内交付900套压铸件毛坯，不能视为违约。现鹏万**司以起诉的方式明确要求赛**司继续履行合同，赛**司负有继续履行合同的义务，应在合理期限内交付900套压铸件毛坯。赛**司履行该义务后，鹏万**司应依合同约定，协助赛**司办理ZL200730031530.3专利权转让登记手续。

四、PV10灯具、配件及铰钢件价款的争议

《产品专利及模具转让协议》没有涉及PV10灯具、配件及铰钢件的内容。鹏万**司主张双方存在的PV10灯具、配件及铰钢件买卖关系与本案讼争合同无关，且不属于知识产权纠纷，双方当事人就该争议可另行起诉，本案不作处理。

综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条第一款第（四）项、第六十七条、《中华人民共和国专利法》第十条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：一、赛**司于判决生效之日起三十日内一次性交付鹏**公司900套路灯压铸件毛坯（ZL200730031530.3专利产品）；赛**司交付后十五日内，鹏**公司协助赛**司办理ZL200730031530.3专利权转让登记手续；二、驳回鹏**公司的其他诉讼请求；三、驳回赛**司的反诉请求。本诉案件受理费5756元，由鹏**公司负担。反诉案件受理费3995元由赛**司负担。

上诉人诉称

赛**司上诉称：1、一审法院关于200730031529.0专利号系笔误认定错误。2、一审法院对合同效力的认定错误。3、一审法院将合同对价理解成合同履行的先后，错误地适用了先履行抗辩权规则。4、专利模具已经流向赛**司的竞争对手，已经严重损害了公司的合法权益。5、由于灯具产品的外观设计更新周期很短，专利目前已经没有经济价值，办理转让手续已没有任何意义，赛**司的合同目的已经无法实现。故请求撤销一审法院判决，对方返还41.8万元专利转让款和已交付的100套路灯压铸件毛坯，并负担全部诉讼费用。

被上诉人辩称

鹏**公司辩称：1、转让的专利实际上是ZL200730031530.3。2、双方签订的产品模具及专利转让协议自双方盖章之日已经生效，并得到大部分履行。3、对方未按协议交付1000套灯具毛坯，我方未办理专利权转让登记行使的是先履行抗辩权，符合合同约定和法律规定，不构成违约。4、对方如认为专利模具已经流向其竞争对手，侵害其权益，可以另案起诉。5、一审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予以维持。

赛**司在二审中提供的证据为江苏**限公司的产品宣传册。认为册中第60页“神华三号”灯具外观与涉案“30”专利设计图相同，证明该产品系对方设计师设计，在专利转让前，市场上已经出现相同或近似的产品，以及因为专利权没有转让而无法维权。

鹏**公司经质证认可该证据的真实性，但认为无法确定“神华三号”灯具与涉案“30”专利产品系同一产品。且合同第4条约定争议双方要共同维护专利权不受任何第三方侵害，故即使侵权，对方也没有告诉我方，对方也可以我方名义去维权。

本院对该证据的认证意见为：对该证据的真实性予以确认。但仅凭该证据无法认定“神华三号”灯具外观系由鹏**公司许可设计、生产的。而且，即使江苏**限公司存在侵权使用的情形，在专利权未发生转让的情形下，鹏**公司和赛**司也均可以通过正当渠道维护自己的权益。赛**司如认为受到侵害，是可以得到法律救济的。

二审庭审中，赛**司确认转让合同后面所附产品外观图片与ZL200730031530.3（即“30”专利）相同，以及实际转让的模具系“30”专利产品的模具。一审法院认定的事实，双方没有异议，且有相关证据支持，本院予以确认。

本院认为

本院认为：

1、双方合同约定转让的专利实际上是“30”专利，而非200730031529.0专利（即“29”专利）。合同文本中虽然标明转让的是“29”专利，但是由于合同文本后面所附产品外观图片与“30”专利相同，鹏**公司实际交付的模具也系“30”专利产品的模具，鹏**公司以出借名义交付给赛**司的专利证书也系“30”专利的证书，赛**司也已实际使用该模具进行生产。因此，本院有足够理由相信，双方转让协议中约定的“29”专利，实为“30”专利。合同文本中的“29”专利为笔误。一审法院关于技术转让合同标的认定是正确的。

2、双方约定的技术转让合同合法有效。双方签订的“产品专利及模具转让协议”系双方真实意思表示，并不违反法律强制性规定，应为自双方签字或盖章时即具有法律效力。专利权转让登记只是专利权变更的生效要件，并不影响双方之间的技术转让合同的效力。

3、办理专利权转让登记与交付剩余的900套免费毛坯产品的义务之间没有履行的先后顺序。理由是：

首先，从双方签订的转让协议内容来分析。根据转让协议第二条内容，鹏**公司负有转让专利及专利产品压铸模具的义务，转让专利及专利产品压铸模具的“条件”共6条。其中第1、2条是约定赛**司负有给付41.8万元转让费及免费交付1000套路灯压铸件毛坯的义务。第3、4、5条是关于鹏**公司在收到赛**司免费压铸件毛坯产品后，如果再另行需要毛坯产品时，对该再需产品价格、时间和数量要求的约定。因此，该部分内容是否履行取决于鹏**公司的需求情况，是一些不确定的未来履行内容的约定。第6条系要求赛**司在加工的产品上使用有关商标的约定。因此，只有第1、2条才是专利及专利产品压铸模具转让的实质“条件”。

其次，在双方的履约义务中，鹏**公司应当先行交付专利产品压铸模具给赛**司。因为只有这样，赛**司才能生产合同要求的路灯压铸件毛坯产品。这是一个逻辑顺序。鹏**公司的该义务已实际履行。

再次，鹏**公司协助办理专利权转让登记手续的义务与赛鸥公司交付转让费及免费交付1000套路灯压铸件毛坯义务之间，并没有先后履行顺序。根据合同的内容以及交易惯例无法推断出双方履行义务的先后顺序。这里所约定的“该款产品的专利及产品压铸模具转让给乙方的条件中”中的“条件”系转让对价的约定。而且，专利权的转让需经登记始发生法律效力。专利权的转让登记尚需要时日，非即时完成。办理专利权的转让登记义务的履行与交付毛坯产品义务的履行可能存在着交叉履行情况。因此，一审法院认定双方履行义务存在着先后顺序的理由并不妥当。

最后，鹏**公司未履行办理专利权转让登记手续的义务与赛**司未履行免费交付其余900套路灯压铸件毛坯义务，均不构成违约。双方当事人在履行合同的过程中应当积极履行相互协助、协商、保护、通知的义务。双方上述义务的履行之间并无先后顺序，双方均应当积极履行自己的义务，在履行过程中应就履行的要求及相关情况及时通知对方，并与他方积极协商，协助他方履行。目前，鹏**公司已经履行了交付产品压铸模具给对方使用，并将专利证书以出借的名义交付对方保管与使用，赛**司履行了交付41.8万元转让费及100套免费路灯压铸件毛坯的义务，双方当事人还应当积极履行办理专利权转让登记手续以及交付其余900套路灯压铸件毛坯义务。任何一方不履行己方的义务，不得要求对方相应地对待履行。因此，鹏**公司履行协助办理专利权转让登记手续、赛**司未履行交付其余900套路灯压铸件毛坯产品的义务，均不构成违约。

4、尚无证据证明鹏万**司未履行专利权转让登记手续影响到赛**司实体利益的实现。赛**司上诉认为，对方未办理专利权转让登记手续影响其维权以及灯具市场周期短，再办理专利手续已无意义。因此要求对方退还41.8万元转让费及100套免费毛坯产品。本院认为：

首先，鹏**公司已经将实施本案专利的压铸模具转让给赛**司，专利证书也已经以出借的名义交付赛**司使用。赛**司也依据对方交付的压铸模具生产并销售专利产品。也就是说，合同履行中，赛**司已经使用和实施本案专利。

其次，赛**司并无证据证明对方将专利同时许可或转让第三方使用。而且，即使第三方存在着侵权使用的情形，也不影响其通过正当方式维护其实体权益。

最后，外观设计专利有效期为10年，至诉讼时还有一半期间在有效期内。而且赛**司作为从事灯具产品的经营者，其签定合同时应当对灯具产品的市场周期、市场行情熟悉。因此，在合同有效也不具有解除事由的前提下，在履行一段时间后，其以灯具产品市场周期短为由要求对方退还41.8万元转让费及100套免费毛坯产品的理由没有法律依据，也不符合诚实信用原则。一审法院认定合同有效，并驳回赛**司的反诉请求正确。

5、关于本案的处理。虽然本院认定鹏万**司办理专利权转让登记与赛**司交付剩余的900套免费毛坯产品的义务之间没有履行先后顺序，与一审法院认定属于先后履行情形有所不同。但基于同时履行情形，双方当事人都应当积极履行自己的义务，鹏万**司与赛**司都应当积极办理专利权转让登记与交付剩余的900套免费毛坯产品，并履行相互通知、协商、协助的义务。该履行的结果，与一审法院判决主文所判定的“赛**司于判决生效之日起三十日内一次性交付鹏万**司900套路灯压铸件毛坯（ZL200730031530.3专利产品）；赛**司交付后十五日内，鹏万**司协助赛**司办理ZL200730031530.3专利权转让登记手续”的结果并无实质差异。因此，一审法院的判决结果可以维持。

综上，一审法院判决认定事实清楚，结果妥当，可以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判决。

二审案件受理费5756元，由上诉人赛鸥公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二○一三年十一月四日