福州百**有限公司与桐城市**责任公司侵害发明专利权纠纷一案二审民事判决书

审理经过

上诉人福州百**有限公司（简称福**公司）因与被上诉人**限责任公司（简称桐**公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服安徽省**民法院（2014）合民三初字第00145号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月7日公开开庭进行了审理。上诉人福**公司的委托代理人丁**、李*，被上诉人桐**公司的法定代表人江**及其委托代理人黄**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院查明：福**公司涉案发明专利“聚酰胺环氧固化剂及其制备方法”的申请日为2009年7月23日，授权公告日为2012年11月21日，专利号为ZL200910304751.1，年费交至2014年7月23日，专利权现合法有效。其专利权利要求书仅含有一项权利要求，具体内容为：

一种聚酰胺环氧固化剂，其特征在于：所述聚酰胺环氧固化剂的原料各组分为：多聚脂肪酸、植物油酸、脂肪胺、酮类和终止剂；

所述聚酰胺环氧固化剂的原料各组分的重量百分比为：多聚脂肪酸20-65份，植物油酸8-30份，脂肪胺12-35份，酮类15-32份，终止剂0.01-0.02份；

所述多聚脂肪酸为二聚脂肪酸或三聚脂肪酸或其它多聚脂肪酸中的一种；

所述植物油酸为蓖麻油酸，棉油酸，菜籽油酸或豆油酸中的一种；

所述的脂肪胺为乙二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、多乙烯多胺或混胺中的一种；所述混胺为氨乙基乙醇胺、氨乙基哌嗪、三乙烯四胺或多乙烯多胺中两种或两种以上的混合；

所述的酮类为丙酮，丁*、环己酮，甲基异丁基酮、甲基异丙基酮、甲乙酮、环己酮或苯乙酮中的一种；

所述的终止剂为醌、硝基多羟基化合物、亚硝基多羟基化合物、芳基多羟基化合物或硼酸的一种；

按照所述的原料配比，在通N2的反应釜中加入多聚脂肪酸、植物油酸及脂肪胺，然后将混合物搅拌30-90分钟；接着升温到脱水，继续加热到180-300℃，保持反应1-5小时，冷却到100-135℃加入酮类，升温回流1-10小时；回流结束后再加热回收游离酮类，在150-250℃保持1-2小时后，冷却到180-200℃加入终止剂，再抽真空，真空度达-0.08Mpa～-0.1MPa；保持0.5-3小时；最后冷却到120℃，放料得所述聚酰胺环氧固化剂。

2013年12月25日，安徽省安**州百盛公司的申请，指派该处公证人员与该公司的委托代理人李*一起，在该公证处综合部办公室，利用公证处的电脑，对网址为www.ahkrxcl.com的网站页面内容进行公证保全。公证员助理杨*首先对电脑进行了清洁性检查和其他相关检查，之后启动InternetExplorer浏览器，在地址栏输入“www.ahkrxcl.com”进入网站，对网站首页、“产品展厅”栏的相关网页内容进行了截屏保存。2014年4月4日，安徽**城公证处出具（2014）皖安宜公证字第2598号《公证书》对上述过程予以证实。

2014年3月11日，安徽省安**州百盛公司的申请，指派该处公证人员随同该公司的委托代理人李*，来到安徽**事务所。李*用该所行政办公室内的电话拔打号码为15178639438的手机，同时开启电话录音功能。公证人员对通话过程进行了摄像。通话结束后，李*将电话机中存储通话内容的SD卡取出，随公证人员至安徽**城公证处，由公证人员将录音内容刻录成光盘，将通话过程摄像内容刻录成DVD光盘，并将SD卡密封后交李*保管。2014年4月4日，安徽**城公证处出具（2014）皖安宜公证字第2600号《公证书》对上述过程予以证实。

2014年3月20日，安徽省安**州百盛公司的申请，指派该处公证人员随同该公司的委托代理人李*，来到安徽省安**花苑小区入口处，一名自称是中通速递公司的送货员将一个写有寄件公司是“科润新材料有限公司”的包裹递给李*，并要求其签收，李*予以签收。回公证处以后，李*拆封包裹，包裹内有标注产品名称为“酮亚胺”、型号为“KR3155”、批号为“214031651”的塑料瓶一个，公证人员与李*共同对上述物品进行了封存后交李*保管。公证过程中，公证人员拍摄了照片16张。2014年3月28日，安徽**城公证处出具（2014）皖安宜公证字第2599号《公证书》对上述过程予以证实。

为上述公证，福**公司分别支付公证费2000元、1500元、2000元。

根据（2014）皖安宜公证字第2598号《公证书》的记载，网址为www.ahkrxcl.com的网站的首页上方显示“桐城市**责任公司”，“产品展厅”栏展示了包含被诉侵权产品酮亚胺树脂KR3155在内的多种产品，网页介绍了被诉侵权产品的产品规格、物化性质以及用途。其产品规格为：粘度（cps／25℃）9000-18000，酸值﹤3，胺值25010，色度（G／H）﹤12，固体份（%，110℃，2hr）≥96，水份（%）0.1，重量平均分子量1000，数平均分子量500，并备注：粘度计使用4号转子，转速30，而且粘度可根据客户要求进行调整。用途为：1、主要用于生产双组分阴极电泳漆，2、用于环氧树脂潜伏型固化剂。

专利号为ZL200810198765.5、名称为“常温自干阳离子型环保水性环氧-聚氨酯防腐底漆体系”的发明专利的申请日是2008年9月25日，授权公告日是2011年12月28日；专利号为ZL200810198762.1、名称为“高性能150℃烘干型双组分环氧-聚氨酯阴极电泳涂料”的发明专利的申请日是2008年9月25日，授权公告日是2011年9月14日；专利号为ZL200810198764.0、名称为“100℃烘干阳离子型环保水性环氧-聚氨酯防腐底漆体系”的发明专利的申请日是2008年9月25日，授权公告日是2011年9月14日；专利号为ZL200810198763.6、名称为“单组分175℃烘干阳离子型水性环氧-聚氨酯防腐底漆体系”的发明专利的申请日是2008年9月25日，授权公告日是2011年4月6日；专利号为ZL200810198766.X、名称为“单组分150℃烘干阳离子型水性环氧-聚氨酯防腐底漆体系”的发明专利的申请日是2008年9月25日，授权公告日是2010年12月8日。上述五件发明专利的专利权人均是江泽*、陈**。

2014年7月9日，福**公司以桐**公司未经许可，擅自使用其专利技术生产、销售、许诺销售“酮亚胺树脂KR3155”产品，侵犯其专利权，致其经济损失巨大为由，向原审法院提起诉讼，请求判令桐**公司：1、立即停止生产、销售侵犯其专利权的产品；2、销毁制造侵权产品的模具并消除影响；3、赔偿其各项经济损失计200万元；4、承担本案诉讼费用。

一审法院认为

原审庭审中，福**公司出示了邮购的被诉侵权产品，桐**公司审查该产品的密封保存情况后认为，其生产的产品均有合格证封贴，被诉侵权产品缺乏合格证封贴，故不认可是其生产。原审法院审查后，确认被诉侵权产品封存情况无异常。福**公司申请对被诉侵权产品进行鉴定。

原审法院认为，针对福**公司的诉讼主张，审理中首先需解决以下问题：1、福**公司的发明专利应如何定性；2、福**公司发明专利涉及的聚酰胺环氧固化剂是否属于专利法上的新产品；3、就被诉侵权产品的生产方法，是否应对桐**公司适用举证责任倒置。对此，该院逐一评判如下：

一、福**公司的专利是一件产品发明专利。

我国专利法第五十九条规定，发明的保护范围以其权利要求的内容为准，虽然福**公司专利文件首页记载的专利名称以及说明书标题均为“聚酰胺环氧固化剂及其制备方法”，但其专利权的保护范围仍然取决于权利要求书的记载。福**公司专利的权利要求书仅记载了一项权利要求即独立权利要求，根据我国专利法实施细则第二十二条的规定，由该独立权利要求可得出两个结论，一是权利要求的前序部分是“一种聚酰胺环氧固化剂”，表明权利要求界定的发明技术方案的主题名称是聚酰胺环氧固化剂，该项发明属于产品发明；又因福**公司专利权利要求书仅包含该项独立权利要求，故其专利是一件仅包含了一项产品发明的专利。二是有关制备方法的内容位于独立权利要求的特征部分，与特征部分的其他内容处于相同的地位，作用仅在于表征产品发明的技术特征。特征部分与前序部分合在一起，共同限定发明要求保护的范围，因此，制备方法本身不构成另一项方法发明。福**公司的主张实质上是认为其专利包含了产品和方法两项发明，实际上是将专利的独立权利要求拆分为两项独立权利要求，该主张违背了专利授权的公示公信原则，改变了其专利权利要求的内容，构成对福**公司在授权时向社会公开承诺内容的反悔，也不符合专利侵权判定的全面覆盖原则。全面覆盖原则要求在判断被诉侵权物是否侵权时，对专利独立权利要求记载的技术特征不能有所取舍，必须全部纳入比较范围。按福**公司的主张，则是鉴定之后在尚未知晓被诉侵权产品的制备方法时就对被诉侵权产品与专利技术方案进行比较，比较时实际上舍弃了制备方法所表征的技术特征，仅比较了其专利独立权利要求的部分技术特征。

二、福**公司专利限定的聚酰胺环氧固化剂构成专利法上的新产品。

福**公司专利是一件已获授权的专利，因此可认定其权利要求具有新颖性。但是，对于以制备方法表征的产品权利要求，权利要求具有新颖性不意味着产品必然具有新颖性。根据国家知识产权局《专利审查指南2010》的规定，对于包含制备方法特征的产品权利要求，在授权审查时应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和／或组成；如果与现有产品相比，尽管制备方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，亦即在现行专利授权程序中，对于以制备方法表征的产品权利要求，将同时审查产品的新颖性。考虑我国专利授权过程中的上述实际做法，对于已授权的产品专利，应当认定产品具有新颖性。就本案而言，应当认定福**公司专利技术方案限定的聚酰胺环氧固化剂乃是一种特别的聚酰胺环氧固化剂，构成专利法上的新产品。

三、福**公司对被诉侵权产品的生产方法仍应承担举证责任。

根据专利法第六十一条的规定，在专利侵权纠纷中，制造与专利权人专利技术方案限定产品的相同产品的单位或者个人，应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，此即通常所称的新产品制造方法的举证责任倒置规则。但该条规定仅适用于方法发明，不适用于产品发明。福**公司专利属于产品发明，故不应适用举证责任倒置。如前所论，在现行专利授权程序中，如果专利申请人申报以制备方法表征技术特征的产品专利并获权，其专利产品将自动获得新产品的资格，但专利权人在侵权纠纷中须承担证明被告产品制备方法的义务；如果申请方法专利并获权，专利权人在侵权纠纷中对被诉侵权产品的制备方法，将享有举证责任倒置的优势，但此时其必须先承担证明其产品是新产品的义务。因此，如果在以制备方法表征技术特征的产品专利侵权纠纷中适用举证责任倒置，则既免除了专利权人对其专利产品是新产品的证明义务，又免除了其对他人制备方法的证明义务，形成了专利权人两头获利的不合理局面。另外，福**公司的主张是一种自相矛盾的主张，在证明被诉侵权产品与其专利产品是同样产品时，依全面覆盖原则，其必须已经知晓被诉侵权产品制备方法方面的技术特征，而知晓之后，对桐**公司已无适用举证责任倒置规则的必要。

综上，即使鉴定结果表明被诉侵权产品的原料组分落入福**公司专利权利要求限定的范围，由于其未能完成证明被诉侵权产品制备方法的义务，其仍应承担举证不能的后果。

据此，原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决驳回福**公司的诉讼请求。案件受理费22800元，由福**公司负担。

福**公司不服原审法院上述判决，向本院提起上诉称：一、原审判决将其涉案专利的产品和产品的制备方法割裂开来，将涉案专利仅认定是一件产品发明专利，不涉及产品制备方法错误。二、本案应适用举证责任倒置规则，桐**公司对被诉侵权产品的生产方法是否与福**公司涉案专利产品生产方法一致负举证责任。三、原审判决认定其未能证明被诉侵权产品的制备方法落入其专利权利要求限定的范围，无法令人信服。1、其在原审已提交广东省佛山市顺德区人民法院（2011）佛顺法民一初字第9766号民事判决书、经过公证的侵权产品等初步证据，证明桐**公司生产被诉侵权产品的制备方法来源于福**公司，原审法院应当责令桐**公司提供其被诉侵权产品的生产流程及工艺参数；2、其在原审提出了鉴定申请，原审法院应当依职权进行生产现场勘验，而非简单地进行理论分析即作出判决。综上，原审判决认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院撤销原判，改判支持福**公司在原审的全部诉讼请求。

桐**公司答辩称：一、福**公司的涉案专利是一项由配方、配比、制备方法等诸多技术特征共同构成的产品发明专利。二、福**公司的涉案专利不是方法发明专利，更不是新产品的制造方法发明专利，不能适用举证责任倒置规则。三、原审判决认定福**公司未能证明被诉侵权产品落入其专利“权利要求书”记载的保护范围正确。1、广东省佛山市顺德区人民法院（2011）佛顺法民一初字第9766号民事判决涉及的是竞业限制的合同纠纷，与本案审理的专利侵权纠纷毫无关联；2、福**公司的鉴定申请既超过举证期限，也有悖化工常识。四、其法定代表人江**于2008年即申请取得五项水性、电泳涂料的发明专利权，其生产“酮亚胺KR3155”是实施自有专利、生产其专利产品的必经程序，早于福**公司的涉案专利的申请日，且与福**公司的涉案专利产品在名称、组分、配备方法、市场定位和用途等方面均不相一致。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原判。

二审中，福**公司于2014年12月28日向本院递交了《司法鉴定申请书》，要求对其从桐**公司购买的被诉侵权产品所涉及的技术特征与涉案专利的技术特征是否一致进行技术鉴定。本院审查认为，福**公司在原审申请鉴定时，即已超出举证期限，且即使可以鉴定出产品的结构与组成，亦不能推论出制备方法，况且其申请鉴定的事项不明确，故本院对福**公司的鉴定申请未予准许。

双方当事人均未提举新证据，所举证据均同于一审，相对方的质证意见亦同于原审，本院认证意见与原审一致。

对原审判决认定的事实，本院予以确认。

本院认为

本院认为，综合双方当事人的诉辩意见，本案二审争议焦点是：1、涉案发明专利的性质；2、桐**公司对被诉侵权产品酮亚胺KR3155的组分、制备方法与涉案专利产品的组分、制备方法不同应否承担举证责任；3、被诉侵权产品酮亚胺KR3155是否落入福**公司涉案专利权的保护范围。

关于焦点一。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款和《中华人民共和国专利法实施细则》第二十一条第一款的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，其独立权利要求包括前序部分和特征部分，其中前序部分写明要求保护的发明技术方案的主题名称和发明主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征，特征部分写明发明区别于最接近的现有技术的技术特征，该部分特征与前序部分写明的特征合在一起，共同限定发明要求保护的范围。本案中，福**公司涉案专利的权利要求书仅记载了一项权利要求，其权利要求的前序部分是“一种聚酰胺环氧固化剂”，有关制备方法的内容位于权利要求的特征部分，因此，涉案专利是一项产品发明专利，其权利要求界定的发明技术方案的主题名称是聚酰胺环氧固化剂，有关制备方法的内容与特征部分的其他内容处于相同的地位，仅在于表征、界定产品的技术特征。对此，福**公司虽上诉称原审判决将涉案专利仅认定是一件产品发明专利错误，但在二审庭审中亦认可涉案专利只是涉及到制备方法的产品专利。

二、关于焦点二。根据《中华人民共和国专利法》第六十一条第一款和《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条第一款第（一）项的规定，因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，即在因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼中，对于被控侵权的同样产品的制造方法实行举证责任倒置规则。也就是说，在专利侵权之诉中，实行举证责任倒置规则涉及的专利必须是方法发明专利。福**公司的涉案专利系产品发明专利，故本案不符合举证责任倒置规则的适用条件，桐**公司不应对被诉侵权产品酮亚胺KR3155的组分、制备方法与福**公司涉案专利产品的组分、制备方法不同承担举证责任。

三、关于焦点三。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”。《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”如前所述，福**公司的涉案专利是一项产品发明专利，故其应对被诉侵权产品酮亚胺KR3155落入其涉案专利的保护范围承担举证责任。具体而言，福**公司的涉案专利是以制备方法表征的产品专利，其主张桐**公司未经许可，擅自使用其专利技术生产、销售、许诺销售酮亚胺KR3155，侵犯其专利权，应举证证明桐**公司的酮亚胺KR3155的组分、配比、制备方法与其涉案专利相同，但其既未举证证明酮亚胺KR3155的组分、配比，又未举证证明酮亚胺KR3155的制备方法，其认为酮亚胺KR3155落入其涉案专利权的保护范围显然缺乏证据支持。虽然福**公司在原审提交了广东省佛山市顺德区人民法院（2011）佛顺法民一初字第9766号民事判决书、安徽**城公证处出具的（2014）皖安宜公证字第2598—2600号《公证书》、桐**公司生产的酮亚胺KR3155样品等证据，但（2011）佛顺法民一初字第9766号案系技术合作开发合同纠纷，上述判决仅认定桐**公司的法定代表人江**在与福**公司的技术合作开发合同存续期间，另行设立与福**公司有明显竞争业务的公司，应承担违约责任，（2014）皖安宜公证字第2598—2600号《公证书》仅能证明桐**公司生产、销售、许诺销售了被诉侵权产品，上述证据均不能反映桐**公司的酮亚胺KR3155的组分、配比和制备方法，更不能证明酮亚胺KR3155与福**公司涉案专利产品的组分、配比相同，且系使用福**公司涉案专利产品的制备方法生产。

综上，福**公司的上诉理由因缺乏事实根据均不能成立，其上诉请求应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

案件受理费22800元，由上诉人福**有限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一五年三月十二日