北京波**有限公司、王*与山东**总公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书

审理经过

上诉人山东**总公司（以下简称水利总公司）因与被上诉人北京波**有限公司（以下简称波**公司）、被上诉人王*侵害发明专利权纠纷一案，不服山东省**民法院（2013）济民三初字第976号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉**公司的委托代理人张**、祝**，被上诉人波**公司、被上诉人王*的共同委托代理人郝**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

波**公司、王*在原审中共同诉称：波**公司拥有名称为“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”（发明专利号：ZL98101332.5）发明专利权，2009年9月28日，波**公司授权王*为该专利设备在山东聊城地区的排他实施许可权人。2013年10月，波**公司、王*发现水利总公司在山东泉**有限公司（以下简称泉**司）秸秆综合利用及文化纸生产线项目的桩基工程中，擅自使用该专利设备进行施工。水利总公司的行为严重侵犯了波**公司、王*的合法权利，请求判令水利总公司立即停止侵权行为，赔偿波**公司、王*经济损失80万元。

一审法院查明

原审法院查明：1998年4月8日，发明人王**、孙**就“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”向国家知识产权局申请发明专利。2001年9月5日，该申请获得授权并予以公告，专利号为ZL98101332.5，专利权人为王**。2004年6月18日，经国家知识产权局审查核准，专利权人由王**变更为波**公司。2009年9月28日，王*与波**公司签订专利实施许可合同，约定王*在山东省聊城市范围内实施涉案专利，许可方波**公司如向上述许可范围内投放使用涉案专利设备，须经被许可方王*同意，期限自2009年9月28日至专利保护期限满，合同签订当日由被许可方王*支付许可方波**公司费用8万元，在合同有效期内，被许可方根据每个桩基工程实际结算总产值的3%向许可方缴纳许可费用。本案中，波**公司、王*主张以该专利记载的独立权利要求1确定其专利保护范围，记载为：一种底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备，其包括夯扩重锤和护筒，该设备包括底盘（7），该底盘（7）前端沿与其垂直的方向设置有框架（A），该框架（A）通过倾斜支承部件（2，2’）支承于底盘（7）上，在底盘（7）上固定有快放式主卷扬机（3），在框架（A）的顶端设置有滑轮机构（8），从上述主卷扬机（3）伸出的绳索绕过上述滑轮机构（8）而悬吊夯扩重锤（9），从而通过该夯扩重锤（9）在护筒内部的垂直运动，可实现对桩孔底部的夯击，其特征在于该框架（A）上设置有护筒控制装置（B）。

2013年10月29日，山东省聊城市鲁西公证处接受申请，对高唐县泉林纸业院内一施工现场进行证据保全公证，公证人员对该施工现场进行拍摄，取得视频四段，并制作现场工作记录。根据上述保全证据，施工现场使用有多台施工设备，显示技术特征为：（1）底盘；（2）护筒；（3）底盘前端沿与其垂直的方向设置有框架；（4）该框架通过倾斜支承部件支承于底盘上；（5）在底盘上固定有卷扬机；（6）在框架的顶端设置有滑轮机构；（7）从卷扬机伸出的绳索绕过滑轮机构而悬吊夯扩重锤；（8）框架上设置有护筒控制装置；（9）通过该夯扩重锤在护筒内部的垂直运动，可实现对桩孔底部的夯击。

2013年9月11日，泉**司与水利总公司签订《桩基工程施工合同》，合同编号为QLJJHT2013-041，将其年处理150万吨秸秆综合利用项目年产20万吨文化纸生产线项目（Ⅱ）（5720项目）桩基工程发包给水利总公司施工，工程地点位于高唐县官道街东侧，105国道南侧，泉**司院内，工程量为混凝土夯扩桩约2700棵，工程总造价暂定为389.58万元，单价为1442.89元∕棵，工期自2013年10月1日至2013年11月29日。同日，泉**司与水利总公司签订《桩基工程施工合同》，合同编号为QLJJHT2013-040，将其年处理150万吨秸秆综合利用项目年产10万吨擦手纸生产线项目桩基工程发包给水利总公司施工，工程地点位于高唐县泉**司院内，工程总量中混凝土夯扩桩约1300棵，工程总造价暂定为400.42万元，单价为1494元∕棵，工期自2013年9月11日至2013年10月23日。上述两份《桩基工程施工合同》中发包人泉**司均约定承包人水利总公司不得向他人转让合同项目，不得将项目肢解后分别向他人转让，严禁转包或非法分包。

2013年9月10日，水利总公司与祝**签订《联营施工协议书》，预先将泉林公司年处理150万吨秸秆综合利用项目年产10万吨擦手纸生产线项目桩基工程转交由祝**施工，工程范围包括招标文件、合同、施工图纸及水利总公司投标书中所述全部工程内容，水利总公司提取合同最终结算总价的3%作为企业管理费。

另查明，2003年12月16日，王**、波**公司与祝**签订《专利设备使用协议》，将涉案专利设备1台交祝**使用，合同有效期10年。

一审法院认为

原审法院认为，波**公司拥有的“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”（发明专利号：ZL98101332.5）发明专利合法有效，应予保护。根据波**公司、王*之间签订的专利许可合同的约定，王*应为涉案发明专利在山东省聊城市范围内的独占实施被许可人，其对发生于聊城市高唐县内的涉案侵权行为提起诉讼，符合法律规定，应予支持。关于水利总公司根据《最**法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第一条提出的王*起诉条件有障碍的抗辩主张，原审法院认为，该规定只是对可以提出诉前停止侵权行为申请的利害关系人的列举，并未对专利权人与独占实施被许可人同时作为原告提起侵权之诉作出禁止性规定，水利总公司抗辩理由无法律依据，原审法院不予支持。

根据泉**司与水利总公司签订的两份《桩基工程施工合同》（合同编号分别为：QLJJHT2013-040、QLJJHT2013-041）和（2013）聊鲁西证经字第344号公证书及所附光盘，公证保全涉案侵权行为的时间为2013年10月29日，地点为泉**司院内，该时间点、地点与合同编号QLJJHT2013-041的桩基工程的地点、工期2013年10月1日至2013年11月29日相吻合，而不在合同编号QLJJHT2013-040的桩基工程约定的工期范围内。结合当事人庭审陈述及诉辩主张，根据上述证据之间的对应关系和相互印证，原审法院确认，2013年10月29日，公证保全证据的施工现场为水利总公司承包，位于泉**司院内，合同编号：QLJJHT2013-041，年处理150万吨秸秆综合利用项目年产20万吨文化纸生产线项目（Ⅱ）（5720项目）桩基工程。

根据我国专利法有关规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。判断专利侵权的标准是认定被控侵权产品是否落入专利权利要求的保护范围，即被控侵权产品是否具备专利权利要求的全部技术特征。经比对，水利总公司在施工现场使用的被控侵权设备具有涉案专利权利要求1的全部技术特征，落入了涉案专利权利要求的保护范围，对此，水利总公司亦无异议。依照《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。水利总公司在聊城市范围内未经许可，擅自使用涉案专利设备，其行为侵害了波**公司和王*依法享有的涉案发明专利权和独占许可使用权。对于水利总公司基于其与祝**签订的《联合施工协议》，祝**与波**公司签订有《专利设备使用协议》，主张其已取得涉案专利的合法使用权的抗辩，原审法院认为，首先，水利总公司与祝**签订的协议中约定的工程与本案确认的涉案桩基工程不一致，水利总公司没有与祝**就涉案桩基工程签有协议；其次，即使根据祝**与波**公司签订的协议，祝**也仅取得一台涉案专利设备的使用权，其对另外的被控侵权设备来源于波**公司打桩队的主张，因相关证据缺乏真实性与关联性，原审法院无法采信；最后，2006年祝**与他人签订的收款协议，收款方并非波**公司，主体不明，且未对涉案专利设备的使用作出约定，该事实亦不足以证明祝**取得了在泉林公司项目中使用涉案专利设备的权利。综上所述，对水利总公司已取得涉案专利的合法使用权应予以免责的抗辩理由，原审法院不予支持。水利总公司擅自使用侵犯涉案专利权的“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”，依法应承担停止侵权行为、赔偿损失的民事责任。

关于赔偿数额，波**公司、王**提交其因侵权所受损失或水利总公司因侵权所获利益的证据，原审法院综合考虑涉案专利权的类别、波**公司专利许可费、水利总公司的过错程度、侵权设备的数量及在涉案工程施工中的作用、侵权行为的性质及规模、涉案工程的总价款、波**公司、王**制止侵权所支出的费用等因素，在法定赔偿额的范围内予以酌情确定。

综上，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条之规定，判决：一、山东**总公司立即停止侵犯“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”（专利号：ZL9810.5）发明专利权的行为；二、山东**总公司于判决生效后十日内赔偿北京波**有限公司、王*经济损失30万元；三、驳回北京波**有限公司、王*的其他诉讼请求。如果山东**总公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费11800元，由北京波**有限公司、王*负担4000元，由山东**总公司负担7800元。

上诉人诉称

上诉人水利总公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，改判驳回被上诉人波**公司、王*的原审诉讼请求，诉讼费由被上诉人波**公司、王*承担。其主要理由为：1、2003年12月16日，水利总公司即已通过祝**和波**公司签订的《专利设备使用协议》取得涉案专利设备的合法使用权，使用期限至2013年12月16日。据此，即使水利总公司在2013年10月29日山**公司桩基工程的施工项目中使用了涉案专利，根据上述证据，亦属正当使用，不存在侵权问题。2、2006年11月8日，被上诉人波**公司的聊城代理商又将“载体桩技术”及其专利设备在泉**司的使用权，一次性买断转移给上诉人水利总公司。水利总公司的项目负责人祝**与被上诉人波**公司的聊城代理签订的代理收款协议载明：祝**负责泉**司的载体桩施工，向聊城代理交纳管理费及专利使用费，费用付清后，聊城代理不得以任何理由干涉祝**在泉**司的施工。3、水利总公司在泉林项目的施工中将打桩施工分包给被上诉人波**公司的**桩队，且施工劳务费除现场支付给**桩队部分费用外，其余均打入了被上诉人波**公司的账户。在泉林项目的施工中，使用涉案专利设备的是被上诉人自己的施工队，水利总公司没有侵权。

被上诉人辩称

被上诉人波**公司、王*共同答辩称：1、被上诉人波**公司享有涉案专利设备的所有权，王*享有涉案专利设备在聊城地区的独家使用权，上诉**公司在聊城地区不享有涉案专利设备的使用权，即使祝**享有一台涉案专利设备的使用权，但未经王*许可，上诉人单位亦无权在涉案工地上使用涉案专利设备，况且，涉案工地上使用了数台专利设备实施侵权。2、祝**与聊城代理商2006年11月8日签订的协议，仅针对祝**2006年施工的泉**司单个项目，此时祝**是波**公司其他地区的独家代理，不是上诉**公司的员工及施工代表。因祝**2006年时不享有聊城地区的代理权，其未经权利人许可，擅自使用涉案专利设备在聊城地区范围内的泉**司施工被发现，祝**才与聊城方的代理达成的上述协议，但该协议仅针对当时的侵权行为，并不能以此认定上诉人取得了涉案专利设备在泉**司的使用权，一次性买断转移给上诉**公司，上诉人的上诉理由不能成立。3、上诉人主张的**桩队是被上诉人波**公司的队伍没有依据。本案中，波**公司没有委托其从事打桩施工，没有授权其使用被上诉人的涉案专利设备，与被上诉人没有关联性。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原审判决。

本院查明

本院二审查明的事实与原审法院查明的一致。

本院认为

本院认为，本案双方诉争的焦点问题是：上诉人水利总公司对涉案专利设备的使用系合法使用的抗辩主张是否成立，水利总公司是否实施了侵害波**公司涉案专利权的行为。双方当事人对上述焦点问题没有异议和补充。

本案公证保全的涉案被控侵权行为的发生时间为2013年10月29日，地点在泉**司院内，该被控侵权行为发生的时间、地点在泉**司与水利总公司签订的QLJJHT2013-041号桩*工程施工合同的施工期间，施工现场使用了数台涉案被控侵权设备。原审法院认定2013年10月29日公证保全证据的施工现场为水利总公司承包，位于泉**司院内，合同编号为：QLJJHT2013-041，年处理150万吨秸秆综合利用项目年产20万吨文化纸生产线项目（Ⅱ）（5720项目）桩*工程是正确的。水利总公司上诉主张2013年10月29日泉**司桩*工程的施工项目中使用了涉案专利，属于正当使用。其主要理由为该公司于2003年12月16日即已通过项目负责人祝**与波**公司签订的《专利设备使用协议》，取得了涉案专利设备的合法使用权，使用期限至2013年12月16日。2013年9月10日其公司通过与祝**签订的《联营施工协议书》，取得了涉案专利设备在涉案工程中的使用权，故水利总公司施工中对涉案专利设备的使用属于合法使用。对此，本院认为，根据已查明的事实，2003年12月16日，祝**通过与涉案专利权人王**、北京波**公司岩土技术开发有限公司签订的专利设备使用协议，仅取得1台涉案专利设备的使用权。2013年9月10日水利总公司与祝**签订的《联营施工协议书》约定水利总公司交祝**施工的项目名称是年处理150万吨秸秆综合利用项目年产10万吨擦手纸生产线项目桩*工程，该项目实际是水利总公司2013年9月11日承包的泉**司年处理150万吨秸秆综合利用项目年产10万吨擦手纸生产线项目桩*工程，即水利总公司与泉**司签订的QLJJHT2013-040号《桩*工程施工合同》。该项目的施工工期为2013年9月11日至2013年10月23日。而本案被控侵权行为发生在2013年10月29日，故该份《联营施工协议书》与本案无关，且依据上述两份协议，取得涉案专利设备使用权的是祝**，而不是水利总公司。综上，水利总公司主张其公司依据2003年12月16日祝**与波**公司签订的《专利设备使用协议》和2013年9月10日其公司与祝**签订的《联营施工协议书》，取得了涉案专利设备的合法使用权与事实不符，本院不予支持。

对于水利总公司上诉主张本案公证保全的施工现场中另外几台被控侵权设备，是基于2014年1月17日水利总公司和波**公司打桩施工队签订的协议，施工中使用的设备是波**公司打桩施工队的，但水利总公司原审时提交的该份协议并未加盖水利总公司和波**公司打桩施工队的公章，波**公司对该份协议的真实性亦不予认可，故仅凭该份协议，无法证明水利总公司上述主张。水利总公司二审中虽补充提交了：1、2013年11月3日中**银行电子转账凭证1份（复印件），2、2014年1月25日收据4份及涉案打桩设备的合格证书2份，用以证明波**公司是实际施工人，水利总公司已向波**公司支付了涉案工程打桩款，打桩设备是波**公司的设备。但上述转账凭证记载的用途信息为工程款，收据均为个人签收，产品合格证仅标记了产品信息，故上述证据与本案缺乏关联关系，亦不能证明水利总公司关于其施工行为已得到波**公司许可的主张。此外，关于水利总公司二审提交的2003年波**公司成立山东分会的公报、全国代理一览表，本院认为，在水利总公司未提交相关佐证证明其涉案被控侵权行为系波**公司授权代理商所为的情况下，上述证据与本案缺乏关联关系，故本院不予采信。

综上，水利总公司主张其对涉案专利设备的使用为合法使用的抗辩主张不能成立，本院不予支持。原审判决认定水利总公司对涉案被控侵权设备的使用，构成对波**公司涉案发明专利权的侵犯，判决水利总公司停止侵权，赔偿30万元的损失并无不当，本院依法予以维持。

综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。水利总公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，不能成立，依法应予驳回。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费11800元，由上诉人**总公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一五年三月十八日