邯郸市**有限公司、张**、邯**心医院侵犯实用新型专利权纠纷一案

审理经过

上诉人邯郸市**有限公司（以下简称邯**建）因与被上诉人张**、原审被告邯郸市中**中心医院）侵犯实用新型专利权纠纷一案，不服河北省**人民法院(2012)石民五初字第00127号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人邯**建的委托代理人王**，被上诉人张**的委托代理人徐*,原审**医院的委托代理人柴秀云,到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院查明，2002年12月24日，张**向国家知识产权局提出名称为“具有多种截面形状用于混凝土中的轻质多孔材料填充体”的实用新型专利，专利号为ZL02293406.5（以下称涉案专利）。该专利的权利要求1内容为：“1、具有多种截面形状用于混凝土中轻质多孔材料填充体，其特征在于该填充体由轻质多孔材料（1）、隔离层（2）、加强层（3）组成。2、根据权利要求1所述的具有多种截面形状用于混凝土中的轻质多孔材料填充体，其特征在于在轻质多孔材料外是隔离层（2）；隔离层的做法是涂刷或缠绕一层或数层隔离材料。3、根据权利要求1所述的轻质多孔材料填充体，其特征在于隔离层外周圈再安装加强层（3）。加强层由钢筋构成，形式有螺旋筋加强或钢筋笼加强。”涉案专利说明书载明“本实用新型的目的在于提供一种具有多种截面形状用于混凝土中的轻质多孔材料填充体。其主体成分为轻质多孔材料，在主材外涂刷或缠绕一层或数层隔离材料，周圈再安装加强材料。这种填充体的特点是质量轻、造价低，具有一定强度、刚度和韧性、对钢筋混凝土无腐蚀作用。”说明书附图的说明部分进一步描述图3和图4分别为螺旋筋加强图和钢筋笼加强图。在具体实施方式部分载明：“当轻质多孔材料强度较高或者施工现场能对填充管采取良好的保护措施时，加强层可以取消”。

2005年9月16日，张**请求国家知识产权局进行检索，检索结果表明涉案专利具备新颖性、创造性和实用性。2006年2月27日，泰**司向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告涉案专利无效。专利复审委员会于2006年12月21日裁定全部专利权有效。2011年5月1日，张**授予京**司获得在河北省范围内的独占许可实施该技术。该《专利授权使用合同》中约定，京**司支付张**10万元基本使用费，同时按使用面积收取10元/㎡的工程量使用费。

在中心医院新区建设工程3号建筑物中，需要现浇空心板的技术，邯**建曾经与京**司联系采购相关产品，京**司供货至2011年8月。从2011年9月起，邯**建停止从京**司进货。2011年9月28日，张**的委托代理人徐*通过特快专递邮件给本工程的建设单位中心医院发出《关于中心医院新区3号建筑物涉嫌侵犯专利权的告知函》，告知其侵犯了专利权并明确“构成侵权行为的相关各方要承担连带侵权赔偿责任。”中心医院签收了该邮件，但并未作出回应亦未作出制止侵权行为的相关表示。

2011年8月25日，定作人**有限公司（以下简称国鼎公司）与承**冠公司签订《定作加工合同》，约定定作空心楼板填充体，该合同第四条约定：“定作人提供技术资料、图纸样品、规格尺寸、工艺要求、数量”。合同约定，定作物送至邯郸二建施工的中心医院项目部。

2011年11月8日，在张**的委托下，邯郸市信诚公证处公证人员王*、工作人员刘*与张**的委托代理人王**一同来到位于邯郸市丛台北路与东环路交汇的“中心医院东区建设工地”，对被控侵权事实进行证据保全。公证人员看到建筑钢筋框架内铺放着被保全的产品，工地上也摆放着一些被保全的产品。王**在公证人员面前对现场进行了拍照，还对现场放置的已损坏的、曝露出内部构造的被保全产品拍照。王**从现场提取一个被保全的产品作为样品拉到工程处进行了封存，原审开庭审理时当庭拆封，各方对公证处封存的被控侵权产品的真实性无异议。被控侵权产品无生产厂家及相关文字说明。原审庭审中张**明确表示放弃对1万元维权费用的诉讼请求。

另，在张**诉泰**司侵犯实用新型专利纠纷（涉案专利）一案中，北京**人民法院（2006）一中民初字第1830号民事判决中认定，涉案被控侵权产品应用于北京地铁5号线太平庄车辆段工程，被控侵权产品由于缺少由螺旋筋或钢筋笼所形成的“加强层”这一必要技术特征，不构成侵权，判决驳回张**的诉讼请求。

在张**、银川东**有限公司诉被告宁**设公司、天津保**限公司侵害实用新型专利权纠纷（涉案专利）一案中，宁夏回族**人民法院（2012）银民知初字第86号民事判决认定，被控侵权产品虽然缺乏“加强层”的技术特征，但当该填充体在使用过程中放置在由楼板上部钢筋、下部钢筋与前后左右方向的钢筋所构成的钢筋笼中，即具备了“加强层”这一必要技术特征，构成了侵权。判决被告天津保**限公司停止侵权，并赔偿原告4万元。此案被告上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。宁夏回族自治区高级人民法院以（2013）宁民知终字第4号民事判决：驳回上诉，维持原判。

一审法院认为

原审法院认为，本案争议的焦点是：1、张**涉案专利的法律状态；2、邯郸二建是否侵犯了张**的涉案专利权；3、中心医院应否对邯郸二建赔偿张**经济损失承担连带责任；4、张**请求赔偿10万元经济损失的依据。

关于张**涉案专利的法律状态。张**为涉案专利权人；经国家知识产权局检索，该专利具有新颖性、创造性和实用性。泰**司曾向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告涉案专利无效，复审委员会裁定全部专利权有效。张**缴纳了专利费，本案诉讼时处于有效的法律状态，他人未经许可，不得实施该专利。

关于邯**建是否侵犯了张**的实用新型专利权。我国专利法第五十九条规定，发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。本案中，本专利独立权利要求对轻质多孔材料填充体的结构给予了明确限定，即由“多孔材料”、“隔离层”和“加强层”组成。说明书和附图对“加强层”在实现本专利的发明目的和所达到的技术效果方面进行了充分的解释，并对采用的技术手段也进行了相应的说明。因此，应以权利要求来确定本专利的保护范围。权利要求1的具体内容为：具有多种截面形状用于混凝土中轻质多孔材料填充体，其特征在于该填充体由轻质多孔材料（1）、隔离层（2）、加强层（3）组成。权利要求1要求保护的填充体应该包括以下三个必要技术特征：A、轻质多孔材料；B、隔离层；C、加强层。根据张**提供给法庭经公证封存的被控侵权产品，其特征是a、主材为聚苯泡沫的本体；b、在聚苯泡沫的外面裹了一层有水泥砂浆和网格状玻璃纤维布的组合体；c、整个产品外面裹了一层塑料胶带。说明书及附图可以用于解释权利要求的内容，在说明书中记载了“轻质多孔材料可以是聚苯乙烯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料或者膨胀珍珠岩等空隙率大、单位体积重量小的材料。”被控侵权产品主材为聚苯泡沫，具备A特征。说明书还记载了“隔离材料可以是灰浆材料（如水泥浆）、纤维类（如纤维布）建筑涂料类（如聚氨酯涂料、乳胶漆或者弹性复合材料）、胶带类（如塑料胶带）其中一种或几种的组合”。被控侵权产品外表面是水泥浆和塑料胶带两种材料的组合，具备B特征。被控侵权产品具备本专利所要求保护的A、B特征，尚缺乏“加强层”的C特征。虽然本专利说明书提到了在一定条件下“加强层”可以取消，但这一技术方案并未记载在权利要求书中，因此不应该以说明书的这一记载确定本专利的保护范围。“加强层”也应该是涉案专利的必要技术特征。从施工图纸和（2011）邯诚证民字第3713号《公证书》中，可以看到填充体在使用过程中放置在由楼板上部钢筋、下部钢筋与前后左右方向的钢筋所构成的钢筋笼中。说明书中还记载了加强层的做法，即“在隔离层外周圈再安装加强层。加强层由钢筋构成，加强形式有螺旋筋加强和钢筋笼加强。”钢筋笼具备C特征。因此，被控侵权产品在使用过程中，具备了涉案专利要求的全部3项必要技术特征，邯**建侵权成立。

邯郸二建提交的定**鼎公司与承揽人泰**司签订的《定做加工合同》，用以证明其使用的填充体来源合法，不属于专利的保护范围。但该合同第四条约定，“定作人提供技术资料、图纸样品、规格尺寸、工艺要求、数量”。首先，该合同不能证明国鼎公司与邯郸二建之间有何种关联性，因此不能证明邯郸二建所使用的被控侵权产品来源合法。其次，从该合同约定的内容看，由定**鼎公司提供技术资料、图纸样品等，被控侵权产品构成侵权，也就意味着定**鼎公司构成侵权。因此，从邯郸二建提交的该证据看，无论国鼎公司与邯郸二建有无关联，均不能免除其应承担的侵权责任。

关于中心医院应否对邯郸二建赔偿张**经济损失承担连带责任。中心医院使用了被控侵权产品，其已经收到了张**通过特快专递邮寄的《关于中心医院新区3号建筑物涉嫌侵犯专利权的告知函》，并未作出任何制止侵权的行为。其明知已经使用了被控侵权产品，放任邯郸二建继续使用。中心医院的行为构成共同侵权，应对邯郸二建的侵权行为承担连带赔偿责任。

关于赔偿数额，由于张**因被侵权受到的实际损失及邯郸二建因侵权行为所获得的非法利益均难以查清，原审法院参照专利许可费及京**司曾向邯郸二建供货近10万元的情况，综合考虑张**权利的范围、邯郸二建实施侵权行为的工程规模、材料价款、主观过错等因素酌情确定赔偿数额，以7万元为为宜。

综上所述，张**关于邯**建侵犯其实用新型专利权的主张成立，对其诉讼请求予以支持，对其较高的赔偿请求数额不予支持，对其关于中心医院明知使用了被控侵权产品不加制止，继续放任邯**建实施侵权行为，应承担连带赔偿责任的请求予以支持；对邯**建关于不构成侵权的主张不予采信，对其关于张**请求赔偿数过高的主张予以支持。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十条、第六十五条以及《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二条、第七条之规定，判决：一、被告邯郸市**有限公司立即停止侵犯原告张**专利号为ZL02293406.5实用新型专利权的行为，即停止使用侵犯专利号为ZL02293406.5实用新型专利产品；二、被告邯郸市**有限公司自本判决生效之日起十日内，赔偿原告张**经济损失7万元；三、被告邯**心医院对被告邯郸市**有限公司赔偿原告张**经济损失7万元承担连带赔偿责任；四、驳回原告张**其他诉讼请求。

邯**建不服原审判决，提出上诉，主要请求为：1、撤销原审判决第二项内容，依法改判邯**建侵权不成立，不承担责任；2、由张**承担上诉费用。事实和理由：一、原审法院认定邯**建构成侵权是错误的。1、邯**建在中心医院使用的新型防水防火轻质填充体，系行业通用产品，与张**涉案专利相比，在技术特征方面存在很大区别。原审庭审中，邯**建提交了工程现场用的样本及照片，该填充物来源合法，属于天**公司的独有专利，原审是邯**建提交了与天**公司的供货合同及天**公司的专利证书。通过庭审比对，邯**建公司使用的被控侵权产品，只有多孔材料和隔离层组成，缺乏涉案专利产品的另一特征：“加强层”。没有落入涉案专利的保护范围，不构成对涉案专利的侵权。对此，已由北京**人民法院（2006）中民初字第1830号民事判决书证明，邯**建使用的天津泰**限公司的产品没有侵犯涉案专利。2、原审判决认定从施工图和（2011）邯诚证民字第3713号公证书中可以看到“填充物在使用过程中放置在由楼板上部钢筋下部钢筋与前后左右钢筋所构成的钢筋笼中”是错误的。被控侵权产品在使用过程中，从未形成钢筋笼，从使用填充物的常识上看，任何填充物的使用都不会独立于钢筋混凝土而存在。结构楼板配置的结构受力筋与填充物、填充材料是两个不相干的物体。楼板钢筋并不是作为填充物的加强层二而设置的。在一定范围他们是两种材料，相互独立的。即填充物是填充物，楼板钢筋是楼板钢筋。被控侵权产品是填充物，而不能把作为结构承重的楼板钢筋也成为被控侵权产品，原审判决对此事实认定混淆。二、原审判决邯**建赔偿7万元是错误的，没有任何依据。在张**的起诉状及庭审查明的事实中，张**许可专利实施的京**司曾向邯**建供货10万元，原审中邯**建提交的京**司的供货合同及实物样本，通过当庭比对，京**司提供的填充物，顶面为柔性密度板加强层与涉案专利的加强层不符，没有加强层钢筋，不属于涉案专利的保护范围。由此可见邯**建工程不需要涉案专利产品，不存在侵权事实。原审参照专利许可费及京**司曾向邯**建供货的情况酌情确定赔偿数额，没有任何依据。

张**答辩称，一、张**涉案专利权是有效、稳定的。二、被控侵权产品具备涉案专利所要求的全部必要技术特征。三、原审认定事实清楚，认定邯郸二建侵权是正确的。四、关于赔偿金额，在本工程中，张**主张经济损失100000元和维权合理费用10000元是合理的，原审判决赔偿数额偏少。

中心医院称，我公司不构成侵权，因京**司的产品质量不符合我方工程的需要，不使用京**司的产品后，张**起诉我们侵权，这种理由不能得到支持，我方不应当承担赔偿责任。

二审时，本院主要调查以下两个焦点问题：一、邯郸二建在建筑中心医院新区3号建筑物过程中，是否侵犯了张**涉案专利权；二、如果构成侵权，原审判决赔偿张**经济损失7万元是否得当？

对于原审查明的事实各方无异议，本院予以确认。

关于问题一，各方认可被保全的产品缺少涉案专利技术特征中的“加强层”。

邯**建认为，我方使用的产品无论是京**司的产品还是泰**司的产品都没有加强层，张**的专利产品，外表为钢筋笼，我们一直没有见过，也没有使用过，我们工地上不需要使用外表带钢筋笼的产品。泰**司的产品本身有专利。其提交邯**建与京**司供货合同、邯**建与泰**司的供货合同及泰**司的实用新型专利证书、北京**人民法院（2006）一中民初字第1830号民事判决书、京**司与泰**司产品的照片。

关于问题一，张**认为，在涉案专利证书中载明，加强层由钢筋构成，形式有螺旋筋或钢筋笼加强。加强层作为必要技术特征载入了专利权利要求书中，虽然具体实施方式部分载明：“当轻质多孔材料强度较高或者施工现场对填充管采取良好的保护措施是，加强层可以取消”。但是法院还是以是否有加强层作为必要技术特征来判断是否构成侵权的依据。北**中院的第1830号民事判决，我们只提供了上层和下层钢筋的证据，没有提供竖向钢筋的证据，法院认为不存在加强层，所以驳回张**的诉讼请求。在银川诉讼中，同样是是天**司的产品，张**提供了竖向钢筋的证据，形成了钢筋笼，具有涉案专利的全部技术特征，法院判张**胜诉。在本案中，我方提交公证书中的照片显示把被保全的产品放进横向和竖向的钢筋笼中，构成侵权。其提交宁夏高级人民法院（2013）宁民知终字第4号民事判决书。

就建筑物中横向钢筋与竖向钢筋的作用，邯**建认为，一般建筑物中，除了上下钢筋，左右也需要钢筋，因为是需要承重，在放置填充物时，因填充物很轻，放置左右漂浮，放置左右钢筋是正常使用，竖向钢筋也属于受力钢筋。作为建筑单位，是按设计院给的设计图施工。

中心医院认为，我们用的产品不是张**的带钢筋笼的产品，我们没有见过，我们用的是条形密度板加强层，与张**的专利无关，关于横向钢筋和竖向钢筋，任何工程都必不可少。

关于问题二、邯**建认为，原审判决赔偿数额没有依据，我方不需要张**的专利产品，不存在原审参照合同计算的赔偿数额。

张**认为，原审赔偿数额偏少，但是没有上诉，认可原审判决数额。如果本案的整个工程用京**司的产品，总共需要25万元，请求法院考虑许可使用费10万元，涉案工程1万多平方米，按照10元每平方米，也是10万元。

中心医院认为，我方不构成侵权，不应承担赔偿责任，原审判决赔偿7万元没有依据。

本院认为

本院认为，根据我国专利法的规定，发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在本案中，张**提交的公证书中所保全产品的技术特征经与涉案专利技术特征进行比对，被保全产品缺少加强层这一技术特征，其余技术特征与涉案专利技术特征一致，对此各方均无异议。本案需要解决的是邯**建在施工过程中，将被保全的产品放置在了由楼板上部钢筋、下部钢筋与前后左右方向钢筋之中，这种结构是否构成侵权的问题。经查，涉案专利权利要求中对于“加强层”这一技术特征的描述为：“加强层由钢筋构成，形式有螺旋筋加强或钢筋笼加强”。涉案专利说明书中关于具体实施方式中记载：“在隔离层外周圈再安装加强层”。因此，这种安装行为并没有对加强层的钢筋笼是在施工时还是施工之前就进行安装进行限定。因此，作为建筑施工单位的邯**建在施工时，放置被保全产品的由楼板上部钢筋、下部钢筋与前后左右钢筋所形成的钢筋笼，符合涉案专利技术中的“加强层”的技术特征。从而使被保全产品在施工过程中具备了涉案专利的全部必要技术特征，邯**建在施工过程中的行为侵犯了张**的涉案专利权。其上诉所称是按照设计单位的图纸进行施工等理由不能成为不构成侵犯专利权的理由。邯**建上诉称其使用的被保全产品系泰**司的专利产品，但其提交的泰**司的ZL20072009713.1专利授权公告日为2008年7月2日，是在涉案专利授权之后的专利，同样不能成为不构成侵犯涉案专利权的理由。邯**建关于不构成侵犯涉案专利权的上诉理由不能成立，应当承担停止侵权并赔偿损失的责任。

关于赔偿数额问题，原审考虑与本案相关产品的专利许可费、侵权人的侵权行为的工程规模、材料价款、主观过错等因素，酌情确定7万元的赔偿数额。对此，邯**建虽有异议，但未提交充分的证据证明其主张。因此，邯**建关于“原审判决赔偿7万元是错误，没有任何依据”的上诉理由不予支持。

综上，邯郸二建关于不侵犯张**的涉案专利权，及原审判决赔偿损失数额错误的上诉理由均不能成立，应当驳回。原审认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1550元由邯郸二建承担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二O一三年十月三十日