肖**与江苏荣**限公司一案二审民事判决书

审理经过

上诉人*备有**（以下简称荣*司）因与被上诉人肖*侵犯专利权纠纷一案，不服江苏省*民法院（2010）宁*初字第369号民事判决，向本院提起上诉。本院于2012年6月1日受理后，依法组成合议庭，于2012年6月26日公开开庭审理了本案，上诉人荣*司的委托代理人蒋海军，被上诉人肖*及其委托代理人李*、卢*到庭参加诉讼。经当庭释明，双方当事人对于各自委托的律师均来自南*律师事务所没有异议。本案现已审理终结。

一审原告诉称

肖*一审诉称，2006年3月30日，肖*申请了一项名称为“玻璃吊带（1）”的外观设计专利，2007年1月10日获得授权（专利号：ZL200630082340.X）。该专利至今合法有效。近来，肖*发现荣*司未经许可，制造、销售、许诺销售专利产品，侵犯了肖*的专利权，并给肖*造成了严重的经济损失。故诉至法院，请求判令荣*司：1、立即停止侵权行为；2、赔偿肖*经济损失30万元及合理费用；3、承担本案诉讼费用。肖*一审当庭变更诉讼请求第二项为赔偿经济损失及合理费用共计30万元。

一审被告辩称

荣*司一审辩称：1、我公司于2005年起已经生产、销售被控侵权的玻璃吊带，该时间早于肖*的专利申请日；2、我公司使用的是在先设计，没有侵犯肖*的专利权。

一审法院查明

一审法院查明：

一、肖*权利状况。

2006年3月30日，肖*向国家知识产权局申请了名称为“玻璃吊带（1）”的外观设计专利。2007年1月10日，该申请获得授权并公告，专利号为ZL200630082340.X。该外观设计专利仍处于有效的法律状态。涉讼外观设计专利是一种用于吊装玻璃的绷带，其主视图显示该产品主体为一根竖带，竖带上端有一横带与竖带垂直交叉，该横带下方有三根略长的横带均匀分布于竖带的一侧；其左视图和右视图显示该产品呈不规则椭圆形，上端略细于下端，椭圆形内部有四条横带相连，最上端的横带位于一侧的长度明显短于其余三条横带，且与其下方的横带之间间距较长，其余三条横带间距相等；立体图所显示的特征与上述视图一致。

二、荣*司及被诉侵权行为。

荣*司成立于2003年9月27日，经营范围包括吊具、吊装设备、普通机械及配件、绳、网、带、金属制品、安全网、安全带制造、销售；电器销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2010年5月12日，肖*的委托代理人徐*在江苏省南京市钟山公证处公证员李*、公证人员瞿*的监督之下，对荣*司的网页相关内容进行了保全证据公证。在网页“产品目录”项下有“合成纤维吊装系列－扁平吊带”系列产品图片及简要介绍，其中包括RX017－多功能扁平吊带。2010年5月20日，江苏省南京市钟山公证处制作了（2010）宁钟证经内字第3540号公证书。

2010年5月12日，在江苏省南京市钟山公证处，肖*的委托代理人徐*在公证员李*、公证人员瞿*的监督之下，用公证处电话（025－58074637）拨打了荣*司电话（0523－86932876）核实购买玻璃吊带产品事宜，并对通话过程进行了摄像和录音。2010年5月20日，江苏省南京市钟山公证处制作了（2010）宁钟证经内字第3541号公证书。

2010年5月17日，肖*的委托代理人徐*在江苏省南京市钟山公证处公证员李*、公证人员瞿*的监督之下，到南京市马群*心提取荣**司销售的玻璃吊带一副，现场取得运费收据及粘贴在玻璃吊带编织带上货单各一张。事后，公证员李*对物流中心大门和路牌进行拍照，上述三人回到公证处后，李*拆开编织袋取出玻璃吊带进行拍照和封存，取得照片7张。2010年5月20日，江苏省南京市钟山公证处制作了（2010）宁钟证经内字第3542号公证书。

2010年5月12日，肖*的委托代理人徐*向荣*司汇款1200元。2010年5月18日，荣*司向肖*的委托代理人徐*通过EMS邮寄收据一张。经一审当庭拆封核对，荣*司认可系其出具的购买玻璃吊带的收据。收据上记载为1200元。

荣*司陈述其涉案产品的利润为200元左右。肖*陈述其一副玻璃吊带销售价格为1400元至1500元，利润为600元至700元。

肖*主张其为制止侵权支付的合理费用为3287.5元，包括公证费3000元、交通费121.5元、住宿费45元，餐费121元。

一审法院认为

一审法院当庭拆封上述封存的被控侵权产品，该产品上未标注任何生产者信息，但荣*司认可该产品系由其生产、销售，与本案外观设计专利相比，肖*认为构成相同，荣*司认为构成相似。

一审法院经比对，被控侵权产品系一种吊装玻璃的工具，两副吊带外观完全一致，在使用时左右对称使用，每根吊带主体均呈带状，由一根竖带、四根与竖带相垂直的横带组成，其中顶端的横带与竖带交叉，其余三条横带均分布于竖带的一侧，四条横带之间的间距基本相等，顶端横带位于一侧的长度略短于其余横带，与本案外观设计专利相比，被控侵权产品仅在横带的长度对比、间距大小方面略有不同，但两者外观主要部分及整体构图仍构成近似。

一审法院认为：

一、关于荣*司的行为是否侵权。

肖*依法享有ZL200630082340.X“玻璃吊带（1）”的外观设计专利权，其权利应受法律保护。任何单位或个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的制造、销售、许诺销售、进口其外观设计专利产品。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片中的该外观设计专利产品为准。被诉侵权产品和外观设计专利是否相同或近似，应当根据授权外观设计、被诉侵权产品的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。被控侵权产品与外观设计专利图片显示的产品相同或者近似的，人民法院应当认定侵权成立。经比对，被控侵权产品虽在细节上与本案外观设计专利略有不同，但两者整体设计特征在各个视图角度下均构成近似，因此，被控侵权产品与本案外观设计专利在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定两者近似。荣*司在与外观设计专利相同的产品上，采用与肖*专利相近似的外观设计，落入肖*外观设计专利的保护范围。因此，荣*司生产、销售、许诺销售被控侵权产品的行为对本案外观设计专利构成侵权。

二、关于荣*司的抗辩。

关于荣*司辩称其公司于2005年起已经生产、销售被控侵权的玻璃吊带，该时间早于肖*专利申请日的抗辩理由，因荣*司未能提供有效的证据证明其主张，故对该抗辩理由不予采信。关于荣*司辩称涉案产品使用的是现有设计的抗辩理由，一审法院认为，荣*司生产销售的涉案产品与美国专利对比，主要不同点有：1、美国专利吊带包括主吊带和备用带，主吊带宽，处于内部，备用带窄，处于外部，且沿主吊带长轴横向设有多个固定扣环。而涉案产品仅有一层，也没有固定扣环；2、美国专利的紧扣带为扁平状的，在主带内侧与主带两边相连接。而涉案产品的紧扣带为小环形颈圈从主带上部贯穿连接。因此，涉案产品与美国专利有明显的不同，涉案产品与美国专利属于不相同也不相似的外观设计，故对该抗辩理由亦不予支持。

对于赔偿数额，肖*请求适用法定赔偿的方式加以确定，对此，予以准许，但因肖*未能举证证明其确实遭受巨大经济损失或荣*司因此获得较大利润，故肖*请求判令荣*司赔偿经济损失30万元数额过高，将综合考虑涉案专利权的类型、侵权行为的性质和情节、荣*司主观过错程度、被控侵权产品销售价格、双方当事人对于同类产品销售利润的陈述等相关因素，酌***司所应承担赔偿数额。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第（一）项、第（七）项、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条第二款的规定，一审法院判决：一、荣*司立即停止生产、销售、许诺销售侵犯肖*ZL200630082340.X“玻璃吊带（1）”外观设计专利权的产品的行为；二、荣*司于本判决生效后十五日内赔偿肖*经济损失及制止侵权行为的合理费用4万元；三、驳回肖*的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5800元，由荣*司负担。

上诉人诉称

一审判决后，荣*司不服，向本院提起上诉称：1、一审判决认定事实不清，在本案专利申请日前，与本案外观设计相同或相似的产品已进行生产销售。“玻璃吊带”产品的形状是确定的，所区别的只是根据玻璃大小和客户要求制作的玻璃吊带档带的多少。肖*公证的购买录音中亦只陈述购买玻璃吊带，并未指明型号，这表明对于玻璃吊带的通用形状双方当事人均是认可的；2、一审判决对荣*司的证据采取了过于严格的标准，荣*司提供的证据已经足以证明其在涉案专利申请日前已经生产了与涉案专利外观相同的产品；3、被控侵权产品与在先的美国5887923专利属于相近似的外观设计。请求：1、撤销一审判决，驳回肖*的诉讼请求；2、一、二审诉讼费均由肖*承担。荣*司未提交新证据。

被上诉人辩称

肖*答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审予以维持。

肖*提交了国家知识产权局专利复审委员会第17001号无效宣告请求审查决定书，证明美国5887923号专利相对于本案专利是不同也不近似的外观设计专利。

经当庭质证，荣*司对上述证据的真实性没有异议，但认为不能达到其证明目的。本院对上述证据的真实性予以确认。

双方当事人对一审法院查明的事实均无异议，本院对此予以确认。

另，二审庭审时，荣*司对其生产的玻璃吊带落入涉案外外观设计专利权的保护范围没有异议。

本院认为

本案二审的争议焦点是：荣*司生产的玻璃吊带是否侵犯了肖*拥有的涉案外观设计专利权，即荣*司主张的先用权抗辩和现有设计抗辩能否成立。

本院认为：

一、荣*司主张的先用权抗辩不能成立。

专利法规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。荣*司主张先用权抗辩，应提供证据证明其在涉案专利申请日即2006年3月30日前已经生产出与涉案外观设计相同产品或已做好生产的必要准备。荣*司一审时为证明其主张，提供了其与成都*限公司签订的订购单、发票及名为“玻璃包吊带示意图”和“吊带草图”的图纸两份和证人虞*的证言。首先，订购单上注明的标的物是“吊带”，备注提示“按2006年1月19日提供图纸要求”，而名为“玻璃吊带示意图”的图纸为复印件，未注明图纸的制作人及制作时间，无法确认该份图纸即为订购单所指向的图纸。荣*司陈述名为“吊带草图”的另一份图纸是传真件，但其上缺少传真件的一些特征，如传真机号码、传真日期，肖*亦对该传真件的真实性有异议，本院根据现有情况，只能认定该份图纸为复印件。因此，两份图纸作为复印件，不具备证据的形式要件，且无法建立其与订购单及发票之间的关联关系，即上述证据仅能证明荣*司曾经向成都*限公司销售过名为“玻璃吊带”的产品，但不能反映该产品的外观情况。其次，证人虞*是荣*司员工，与荣*司有利害关系，根据法律规定，其证言不能单独作为认定案件事实的依据。本院难以根据荣*司提供的证据认定荣*司享有先用权。

二、荣*司主张的现有设计抗辩不能成立。

为证明其现有设计的主张，荣*司一审中提供了美国5887923号《搬运片材或板材的吊装系统及方法》专利，该专利授权日为1999年3月22日，早于涉案外观设计专利的申请日，且属于相同种类的产品外观设计，可以用于本案的比对。

被控侵权产品主要由主带、档带、颈圈构成，主带由扁平状长条构成环形圈；颈圈由扁平条圈成环形从主带的上部贯穿连接；三条扁平档带由上到下垂直分布在主带一侧；颈圈和三条档带之间的间距基本相等。

美国5887923号专利主要由主带、档带、紧扣带、底座构成，主带由扁平状长条构成环形圈，主带外侧另有一圈宽度略窄于主带的环形圈构成备用带，备用带通过均匀分布的长方形条块固定扣固定在主带中间；紧扣带呈扁平条状位于主带内上部，两侧与主带两边连接；三条扁平档带由上到下等距离垂直分布在主带一侧；主带底部内侧有一蹄铁底座，底座中间表面平直，左右两侧有向上的长方形立耳，前后有向下的长方形立耳。

将被控侵权产品与美国专利对比，二者的主要不同点有：1、美国专利在主带外部另有一圈备用带，且备用带通过固定扣固定在主带上，而被控侵权产品仅有主带；2、美国专利的紧扣带呈扁平条状，两侧固定在主带内部，而被控侵权产品的紧扣带呈环形从主带上部贯穿连接；3、美国专利主带底部有蹄铁底座，被控侵权产品没有底座。因此，被控侵权产品与美国专利相比，在主带、紧固件及底座等主要部件的形状上均有显著区别，上述区别足以造成明显不同的整体视觉效果。因此，被控侵权产品与美国专利属于不相同且不近似的外观设计。

荣*司还提出对本行业从业人员而言“玻璃吊带”产品形状是确定的，所以肖*在电话订购被控侵权产品时仅提及购买“玻璃吊带”，而未对产品的规格、尺寸提出具体要求。该事实也可证明其关于现有设计的抗辩主张。对此，本院认为，首先，现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。荣*司一审提供的证据均不能证明在涉案专利申请日前该设计已经公开。即使如荣*司所述，目前市场上同类产品均采用此设计方案，也不能成为其不侵犯肖*外观设计专利权的抗辩理由。其次，玻璃吊带主要用于吊装、搬运玻璃片材类产品，主带、档带、紧固件和底座为此类产品的基本构件，且各构件的部位相对固定，但从外观设计的角度来看，各主要构件的具体形状可以采取不同的设计方案，而这些构件的形状对产品的整体视觉效果有显著影响。故，荣*司提出的被控侵权产品外观即为行业内的通用设计的主张本院不予采信。

综上，荣*司的上诉请求无事实和法律依据，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判决。

二审案件受理费人民币800元，由荣*司承担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二○一二年七月二十六日