南**大药房与南京**限公司一案二审民事判决书

审理经过

上诉人南京**限公司（以下简称希**司）、安信纳米**有限公司（以下简称安**司）因与被上诉人珠海**限公司（以下简称汇**司）、南京泰安大药房侵犯专利权纠纷一案，不服江苏省**民法院（2004）宁*三初字第225号民事判决，向本院提起上诉。本院于2009年2月2日受理后，依法组成合议庭，于2009年5月31日公开开庭进行了审理。上诉人希**司委托代理人汤**，上诉人安**司和被上诉人汇**司共同委托代理人黎**到庭参加诉讼。被上诉人南京泰安大药房经本院传票传唤未到庭，本院依法对其缺席审理。本案现已审理终结。

一审原告诉称

希**司一审诉称：其于1998年7月与“长效广谱抗菌织物的制造方法”专利（ZL92109288.1）（以下简称涉案92专利）的原专利权人蒋**、马**签订了《发明专利实施许可合同书》，约定其在中国境内独占实施该专利。2000年11月，汇**司明知希**司与原专利权人签订合同并尚在实际履行的情况下，仍通过无偿受让的方式取得了涉案专利权，并于2001年12月与安**司签订了《专利实施许可合同》，许可安**司实施涉案专利，约定了许可使用费为每年200万元。安**司随后采用涉案专利技术生产了“安信纳米创伤贴”在市场上大量销售。南**大药房于2004年7月对外销售了该产品。上述行为严重侵害了希**司的合法权益，请求判令：1、安**司、汇**司、南**大药房立即停止制造、销售涉案专利所保护的专利方法所生产的产品；2、安**司赔偿经济损失600万元，汇**司承担连带责任；3、南**大药房对上述赔偿义务承担连带责任；4、案件受理费由安**司、汇**司、南**大药房负担。

一审被告辩称

安**司一审辩称：安**司生产的“安信纳米创伤贴”系依法使用广州安**有限公司享有专利权的ZL94118576.1号“长效广谱抗菌颗粒及其制品的制作方法”发明专利（以下简称94专利）的医疗产品，并未使用希**司享有独占实施权的涉案92专利的方法，故安**司生产“安信纳米创伤贴”产品的行为不构成对希**司的侵权，无需承担侵权的民事责任。请求法院依法驳回希**司的全部诉讼请求。

汇**司一审答辩称：汇**司受让涉案92专利是合法的，并已经办理了相关转让手续，进行了著录项目变更登记。汇**司在受让上述专利权时并不知道该专利已经许可希**司实施。汇**司就该专利与安**司签订《专利实施许可合同》后，安**司发现该专利已由希**司享有独占实施权，所以并未实施该专利，不存在侵权行为。

南**大药房一审未作答辩。

本案一审争议焦点为：1、汇**司与安**司许可以及实施涉案92专利的行为是否构成对希**司独占实施许可权的侵犯；2、如何平衡当事人之间基于该专利所产生的利益关系。

一审法院查明

一审法院查明：

1996年10月26日（颁证日），国**利局授予蒋**、马**涉案92专利的发明专利权。该专利权利要求为“1、一种长效广谱抗菌织物的制造方法，其特征在于包括如下步骤：A、将晶体AgNO3（CP级）溶于含氨的水溶液中，得到Ag（NH）2的真溶液；B、在上述制得的Ag（NH）2的真溶液中加入葡萄糖并搅匀，立即将织物在室温下，有通风条件下进行浸泡、挤压、浸泡、挤压使之均匀湿润。2、如权利要求1的长效广谱抗菌织物的制造方法，其特征在于包括如下步骤：A、将20克晶体AgNO3（CP级）溶于500毫升水和50－100毫升氨水中，溶解后加水稀释至1000毫升，摇匀得到Ag（NH）2的真溶液；B、在上述制得的Ag（NH）2真溶液中加入20毫升25％葡萄糖并搅匀，立即将织物在室温（10－35℃）下，有通风条件下进行浸泡、挤压、浸泡、挤压使之均匀湿润；C、将上述所得织物，在通风条件下用电熨斗高温熨烫，至织物出现黑褐色和黄褐色表面；D、将上述所得织物，放入水中挤压、浸泡、再烫平。3、如权利要求1、2所述的方法，其特征在于可以使用熨烫机来代替电熨斗。4、如权利要求1、2所述的抗菌织物的制造方法，其特征在于所述的织物上仅附着有超细粒元素银。”

94专利的专利权人为广州安**有限公司，该专利于2000年11月29日授权公告，其独立权利要求为“1、一种长效广谱抗菌颗粒，其特征在于灯心草茎髓表面附有超细粒的元素银。2、权利要求1所述的长效广谱抗菌颗粒的制作方法，其特征在于包括如下步骤：A、将灯芯草茎髓干料经浸洗、粉碎至毫米粒级，烘干；B、将晶体硝酸银溶于含银的水溶液中，得到含Ag（NH3）2＋的真溶液，该溶液无沉淀物并且不混浊；C、在B步骤制得的Ag（NH3）2＋真溶液中，加入适量的还原剂抗坏血酸或葡萄糖，然后将灯芯草茎髓颗粒放入，在室温、通风条件下浸泡、然后挤压，再浸泡，再挤压，使之均匀湿润；D、将C步骤所得的颗粒在通风条件下热处理，使颗粒呈黄褐色；E、将D步骤所得的颗粒放入水中，搅压，然后脱去水以除去颗粒上残留的水溶性物质，再烘干。”

1997年10月23日，蒋**与希**司签订了《专利使用验证协议书》，11月2日，另一专利权人马**书面表示赞同该协议书，并表示“不再向第三人进行合作开发和生产”。1998年7月17日，蒋**（甲方）与希**司（乙方）签订了《发明专利实施许可合同书》，约定甲方许可乙方在中国境内独占实施涉案92专利；使用费及支付方法为入门费加提成方式，入门费为10万元，提成费按销售利润的2％计付，并保证每一会计年度不少于10万元，于每会计年度终结后三个月内支付；总提成期限13年（1998－2011），合作期满后，该专利为双方共有；乙方无故逾期两个月不支付使用费的，甲方可自行终止合同；任何一方违约，应向对方支付100万元违约金。双方还对其他事项做了约定。

2000年7月8日，蒋**、马**（蒋**代签）在事先未告知希**司的情况下，与珠海汇**有限公司签订了《有关发明专利证书35722号项下的专利权转让合同（专利号：ZL92109288.1）》（以下简称《专利权转让合同》），将涉案92专利权转让给了珠海汇**有限公司，转让费为8万元。并于2001年2月21日在国家知识产权局《发明专利公报》第17卷第8号上予以专利权人变更公告。此前，2000年4月25日，马**向蒋**出具了《授权书》，表示不可撤销地授权蒋**全权代表马**处理与涉案发明专利有关的所有事务，包括代表其签署各种形式的专利实施合同、专利权转让合同、专利权终止等事务。蒋**在上述权限范围内签署的文件马**均予承认，对其具有约束力。2001年5月8日，珠海汇**有限公司经珠海**管理局登记，企业名称变更为现名，并于2002年1月16日在国家知识产权局《发明专利公报》上予以专利权人名称变更公告。

2000年8月1日，蒋**委托律师致函希**司，以希**司未按期支付1999年专利使用费为由，决定解除合同。十个月后，2001年6月14日，希**司诉至南京市中级人民法院，请求确认蒋**单方解除合同的行为无效（（2001）宁知初字第100号案件）。蒋**经传票传唤，未出庭应诉，也未提交任何证据证明涉案专利权已经转让的事实。该院经审理认为，希**司按蒋**身份证上地址及往来信函所留地址三次向其汇款，虽然蒋**未实际收到，但希**司并无过错，因此双方合同中约定的解除条件未成就。随于2001年7月9日，判决蒋**单方解除《发明专利实施许可合同书》的行为无效。蒋**不服，向本院提起上诉（（2002）苏*三终字第002号案件）。2002年3月4日，本院判决驳回上诉，维持原判决。该二审判决书中亦未提及涉案专利权转让的情况。

2001年5月12日，汇**司与安**司签订《专利实施许可合同书》，将涉案92专利许可给安**司实施，许可期限为5年，总许可费为1000万元。

2001年7月，汇**司向深圳**民法院起诉，称汇**司是涉案92专利的专利权人，希**司未经其许可，以生产经营为目的使用其专利方法生产假冒专利产品，在全国各地大量销售，侵犯了汇**司的专利权，请求法院判令希**司立即停止侵权行为，赔偿损失120万元等（（2001）深中法知产初字第119号案件）。深圳**民法院经审理认为，在2000年11月30日汇**司受让取得涉案92专利的专利权后，并没有许可希**司使用该专利，故希**司在2000年11月30日以后使用该专利方法制造产品，构成对汇**司的侵权。2002年2月14日，深圳**民法院判决希**司立即停止侵权行为，赔偿汇**司经济损失120万元。希**司不服，提出上诉（（2002）粤高法民三终字第153号案件）。2004年5月17日，广东**民法院经审理，引述了南京**民法院（2001）宁知初字第100号案件和本院（2002）苏*三终字第002号案件的判决内容，认为在涉案专利权转让过程中，未有证据表明转让双方将专利权转让的事实告知希**司，也未有证据表明新专利权人汇**司将其名称变更通知了希**司，故希**司只要依《发明专利实施许可合同书》支付专利许可费，其实施该专利的行为是有正当理由的。遂判决撤销深圳**民法院的判决，驳回汇**司的诉讼请求。

2004年7月16日，汇**司派员在珠**证处公证人员陈*、陈**的公证下，以特快专递方式向希**司邮寄了一份《关于解除发明专利实施许可合同书的通知》，称从2000年至今，希**司一直未履行合同约定，已经构成严重违约。故正式书面通知希**司自该通知到达希**司之日起，《发明专利实施许可合同书》解除，自解除之日起，希**司不得以任何方式实施涉案92专利，同时汇**司保留依法追究希**司违约责任的权利。

2005年3月，汇**司向中国国际**会华南分会提出仲裁申请，认为涉案原专利权人蒋**、马**在向汇**司转让涉案专利权时，隐瞒了曾经将涉案专利独占许可给希**司实施的事实。由于汇**司不知道该情况，故于2001年5月将涉案专利许可给安**司实施。但由于希**司享有的是独占实施许可权，安**司无法实施该专利，汇**司为此承担了违约责任，支付了80万元违约赔偿金。鉴于蒋**、马**已经构成违约，故依据其与蒋**、马**签订的《专利权转让合同》的约定及法律规定，请求裁决蒋**、马**（1）退还汇**司支付的转让费8万元；（2）赔偿汇**司经济损失80万元；（3）承担仲裁费用及汇**司的律师费。中国国际**会华南分会经审理认为，蒋**、马**与汇**司签订的《专利权转让合同》是经当事人自愿协商签订，真实反映当事人在签约时的一致意思表示，因此，该合同合法有效，应对各方当事人具有法律效力。蒋**、马**违反了《专利权转让合同》第2条的约定，应当按照第9条第1款的约定退还汇**司已支付的转让费8万元；但汇**司请求裁决蒋**、马**赔偿经济损失80万元，由于仲裁庭无法认定该数额是否已经实际发生，故而不予支持；汇**司要求蒋**、马**承担律师费的请求仲裁庭也未支持。2005年11月24日，仲裁庭裁决蒋**、马**支付汇**司8万元；驳回汇**司的其他仲裁请求。该仲裁裁决书已经发生法律效力。

2004年11月8日，汇**司向南京**民法院起诉希**司、第三人蒋**、马**技术转让合同纠纷一案（（2004）宁*三初字第280号案件），汇**司诉称，1998年7月17日，蒋**与希**司签订了《发明专利实施许可合同书》，约定将涉案92专利许可希**司独占实施使用。其后，蒋**将上述专利权转让给汇**司，但希**司自2000年起便未根据合同第五条的约定向汇**司支付每年不低于10万元的提成费，已构成违约，应当承担违约责任。2004年7月16日，汇**司向希**司邮寄出《关于解除发明专利实施许可合同书的通知》。请求法院判令解除汇**司与希**司之间1998年7月17日签订的《发明专利实施许可合同书》，判令希**司支付专利使用许可费40万元，违约金100万元并承担诉讼费用。南京**民法院经审理认为：

1、《发明专利实施许可合同书》是希**司与蒋**真实意思的表示，涉案专利的另一专利权人马**也表示同意，故应当确认为有效，依法应受到法律的保护。

2、2000年7月8日，蒋**、马**（蒋**代签）与汇**司签订《专利权转让合同》，将涉案92专利转让给了汇**司，该转让行为系双方当事人真实意思的表示，且已办理了专利权著录变更手续，专利权转让已经事实完成，故认定该《专利权转让合同》为有效。蒋**、马**作为专利权人，有权依法处分自己的专利权，并不需要取得其他任何人的同意。但由于涉案专利权上已经存在一个在先的希**司的独占实施许可，专利权的转让可能会影响被实施许可人希**司、受让人汇**司的合法权利，故本着公平和诚实信用原则，蒋**、马**在转让自己的专利权时，应当善尽告知义务，将有关情况如实告知希**司与汇**司。由于蒋**并没有如实告知，故引起纠纷。

3、根据《合同法》第五章第八十八条的规定，“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人”。《最**法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条第二款规定，“让与人与受让人订立的专利权、专利申请权转让合同，不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力”。该两条规定的意义为，原相关专利实施许可合同约定的专利权人的权利和义务仍由权属转让合同的让与人承受，有关当事人之间的权利义务应当依照合同法第五章的规定确定。即原专利权人（权属转让合同中的让与人）如需将其在专利实施许可合同中的专利权人的权利和义务转让给权属转让合同中的受让人的话，应当取得专利实施许可合同中另一方当事人的同意。否则，专利实施许可合同的一方当事人仍然是原专利权人（权属转让合同中的让与人），而非权属转让合同中的受让人。因此，在蒋**、马**将涉案专利权转让给汇**司后，由于希**司并未同意，故蒋**在《发明专利实施许可合同书》中的权利、义务并没有一并同时转让给汇**司。在希**司同意蒋**转让其合同权利和义务之前，该合同的当事人仍然是希**司与蒋**，而非汇**司。

4、一审法院（2001）宁知初字第100号案件虽然已经在涉案专利权转让公告之后，但由于双方当事人均未向法院提供该案信息，故一审法院的判决维持了合同双方当事人是希**司与蒋**的状态。本院（2002）苏*三终字第002号案件维持了该判决，确定的合同双方当事人仍然是希**司与蒋**。广东**民法院（2002）粤高法民三终字第153号案件判决，实际上确认了希**司与蒋**合同的有效性，并认为在该案专利权转让中，未有证据表明转让双方将专利权转让事实告知希**司，也未有证据表明新专利权人汇**司将其名称变更通知了希**司，故希**司只要依《发明专利实施许可合同书》支付专利许可费，其实施该专利的行为是有正当理由的。因此，希**司根据《发明专利实施许可合同书》的约定和在先的法院判决，自1997年开始至2004年，逐年向蒋**支付相应的专利使用费，蒋**也全部收取并出具收条，故希**司按约履行了自己的合同义务，不存在违约行为。2004年7月16日，汇**司书面通知希**司解除《发明专利实施许可合同书》，由于当时蒋**转让合同权利义务的行为尚不能对希**司产生法律效力，故汇**司的该通知也同样不能对希**司产生法律效力。

在该案审理中，希**司明确表示同意蒋**转让《发明专利实施许可合同书》中权利和义务的事实，愿意在今后向汇**司支付专利许可费。故《发明专利实施许可合同书》中蒋**的全部合同权利和义务在希**司表示同意时一并转让给汇**司，希**司应当自其同意之日起以汇**司为《发明专利实施许可合同书》的当事人，继续履行合同约定的义务。汇**司也应当继续按照《发明专利实施许可合同书》的约定，履行合同义务。

一审法院认为

综上，希**司按照《发明专利实施许可合同书》的约定和在先的法院判决履行了自己的合同义务，不存在违约行为。汇**司要求解除《发明专利实施许可合同书》、判令希**司支付专利使用费40万元、支付违约金100万元并承担诉讼费用的诉讼请求没有法律依据，不予支持。故一审法院依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八十八条的规定，判决驳回汇**司的诉讼请求。判决后，双方当事人均未上诉，该判决已经生效。

另查明，2004年7月16日，希**司在南京泰安大药房购买了安**司生产的“安信纳米创伤贴”4袋以及通过其他渠道获得的“安信纳米烧烫伤贴”、“安信纳米遇水创伤贴”。一审法院委托南京**析中心对上述创伤贴中是否含有灯芯草成分进行鉴定。该中心出具JL2006091301号《检测报告》称：“对样品编序号为JL2006091301-1的安信纳米创伤贴30mm90mm（产品批号20030402）和样品编序号为JL2006091301-2安信纳米创伤贴9cm25cm（产品批号20040304）两种样品的中间纤维层进行了红外光谱测试，测试结果表明，这两个安信纳米创伤贴中间纤维层均未检测到灯芯草原样物质。对样品编序号为JL2006091301-3的安信纳米烧烫伤敷料（保湿型）10cm15cm（生产批号20040304）整个材料进行了红外光谱测试，测试结果表明，该安信纳米烧烫伤敷料所用材料类似于灯芯草植物纤维材料。”

对比涉案92专利“长效广谱抗菌织物的制造方法”发明专利和94专利“长效广谱抗菌颗粒及其制品的制作方法”发明专利的权利要求，就方法而言，94专利除了需要以灯芯草茎髓作为载体外，其他步骤完全相同。安信公司认为上述相关安信纳米创伤贴（JL2006091301-1、JL2006091301-2）系依照94专利方法生产，但又不含有灯芯草原样物质，因此可以认定为采用了涉案92专利的方法生产。

一审法院认为：

根据1998年7月17日希**司与蒋**签订的《发明专利实施许可合同书》，以及一审法院（2004）宁*三初字第280号民事判决书的认定，希**司依据《发明专利实施许可合同书》享有在中国境内独占实施涉案92专利权的权利，应当受到法律保护。

根据2000年7月8日汇**司与蒋**、马**（蒋**代签）签订的《专利权转让合同》，以及一审法院（2004）宁*三初字第280号民事判决书的认定，汇**司享有涉案92专利的“长效广谱抗菌织物的制造方法”发明专利权。

在一个专利权的有效范围及特定时间内，应当只能存在一个独占实施许可权。但是由于知识产权无形性的特点以及本案中当事人之间信息不能及时、全面沟通的情况下，造成了本案在两个特定的相对封闭空间内出现了两个各自独立的独占实施许可权。因此，本着彻底解决纠纷，平衡当事人权利义务的目的，依法认定当事人各自的法律责任。

希**司在收到蒋**要求解除《发明专利实施许可合同书》的函件后，没有在合理的时间内及时向有权机关请求宣告蒋**的解除行为无效，而是在十个月之后才向一审法院起诉。正是在这十个月期间，汇**司办理了涉案92专利著录项目变更手续，且与安**司签订了独占实施许可协议，继而在各方当事人之间引发了若干诉讼。希**司未及时行使、主张权利的行为对本案及其它案件纠纷的产生负有一定责任。

蒋**、马**在转让自己的专利权时，没有善尽告知义务，将有关情况如实告知汇**司，故汇**司在办理专利著录项目变更后，将涉案92专利许可给安**司实施并无主观上的过错；安**司在确认汇**司是涉案92专利的专利权人后，与其签订许可合同并实施专利，主观上也无过错。许可人汇**司和被许可人安**司均未被证明存在主观上的过错，因此如果一概认为其许可与被许可为无效行为则有失偏颇。2001年7月，汇**司以专利权人的身份向深圳市**诉希**司侵犯其专利权，深圳**民法院的判决也支持了汇**司的诉讼请求。至2004年5月，广东**民法院经审理，认为在涉案专利权转让过程中，未有证据表明转让双方将专利权转让的事实告知希**司，也未有证据表明新专利权人汇**司将其名称变更通知了希**司，故希**司只要依《发明专利实施许可合同书》支付专利许可费，其实施该专利的行为是有正当理由的。遂判决撤销深圳**民法院的判决，驳回汇**司的诉讼请求。至此，希**司就涉案92专利享有独占实施许可权的事实被法院终审认定，可以据此分清各方彼此的权利。汇**司、安**司在2004年5月之后不得再实施涉案92专利，即汇**司不得再许可任何第三人以该专利的任何种类的实施许可权，安**司不得再以该专利方法制造产品并进行销售，否则应当认为构成对希**司就该专利享有的独占实施许可权的侵害。在此之前，汇**司许可以及安**司实施涉案92专利的行为并不能认为存在过错，因此不应当认为是侵犯了希**司的独占实施许可权。

但在上述两案的审理过程中，汇**司得知了希**司就涉案92专利享有独占实施许可权的事实，但并未加以充分的注意，也未及时采取有效的措施防止损失的进一步扩大，而是继续听由安**司进行生产，对本案纠纷的产生应当负有责任。希**司享有的独占实施许可权在先，因此安**司在后的“独占实施许可权”最终是不能被法律所认可的。由于在专利纠纷争议期间汇**司的许可与安**司的生产，有关安信纳米创伤贴已经实际流入市场，必然会冲击希**司的市场，影响希**司对独占实施许可权的行使，造成希**司经济利益上的损失。而安**司、汇**司因其生产和许可行为所获得的利益在法律意义上也存在不当性。因此基于公平合理、诚实信用的原则考虑，安**司、汇**司应当就其《专利实施许可合同书》约定期限内所获得的利益对希**司给予一定的补偿，具体数额至少可以参照希**司根据《发明专利实施许可合同书》每年应当支付的专利使用费进行计算。

由于本案中希**司据以提起侵权诉讼的涉案的创伤贴均生产于2004年5月广东**民法院终审判决生效之前，汇**司许可以及安**司实施涉案92专利的行为不认定为是侵权行为，因此希**司要求安**司、汇**司赔偿经济损失600万元的诉讼请求，不予支持。南**大药房销售的安信纳米创伤贴具有合法来源，且系安**司在2004年5月之前生产，故其行为也不构成侵权。由于汇**司与安**司签订《专利实施许可合同书》约定的五年的期限已经届满，且目前并无证据证明安**司在2004年5月广东**民法院终审判决生效之后存在实施涉案92专利的行为，故对希**司要求立即停止制造、销售涉案专利所保护的专利方法所生产的产品诉讼请求，不予支持。

据此，一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百三十二条的规定，判决：一、安**司、汇**司在判决生效后十五日内支付希**司经济补偿50万元；二、驳回希**司对南京泰安大药房的诉讼请求。一审案件受理费40010元，由希**司负担20000元，安**司、汇**司负担20010元。

上诉人诉称

一审判决后，希**司、安**司均不服，向本院提起上诉。

希**司上诉称：1、一审判决事实认定不清。安**司和汇**司自始就知道希**司享有涉案92专利的独占实施许可权，而非是在2004年5月广东**民法院终审判决后。蒋**在签订专利转让合同时，已告知汇**司该专利由希**司独占实施许可。退而言之，汇**司至少在2001年7月向深圳**民法院起诉希**司时，或者在2002年2月14日该案一审判决时，应知道希**司对该专利享有独占实施许可权。汇**司许可安**司实施该专利，安**司依据许可实际生产和销售了产品。汇**司和安**司在明知希**司对该专利享有独占实施许可的情况下，仍然制造、销售被控侵权产品，构成侵权。2、一审判决赔偿数额过低，不足以弥补希**司的损失，没有法律依据。综上，请求撤销一审判决，支持其诉讼请求。

安**司上诉称：1、一审判决事实认定不清。我公司生产的“安信纳米创伤贴”系使用广州安**有限公司享有专利权的94专利生产的产品，并非使用希**司享有独占实施权的涉案92专利的方法，不构成对希**司的侵权，不应承担赔偿或补偿责任。2、一审判决适用法律错误。一审判决在认定安**司不构成专利侵权的情况下，适用“诚实信用”、“公平责任”判令安**司承担补偿责任不当。综上，请求撤销一审判决，改判驳回希**司的全部诉讼请求，并由希**司承担一、二审案件诉讼费。

汇**司同意安**司的上诉意见。

被上诉人辩称

希**司、安**司未另作答辩。

南京泰安大药房未到庭，亦未作答辩。

本院认为

本案二审争议焦点为：1、安**司、汇**司、南京泰**犯希科公司对涉案92专利享有的独占实施权；2、如果构成侵权，应如何确定赔偿责任。

二审期间各方当事人均未提交新的证据。

一审法院查明的事实均有充分的证据证明，本院予以确认。

本院认为：

一、安**司、汇**司、南京泰安大药房不侵犯希**司对涉案92专利享有的独占实施权

安**司上诉称被控侵权产品系使用广州安**有限公司享有专利权的94专利进行生产。对此，本院认为，根据《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明”。本案中，安**司主张被控侵权产品系使用94专利的方法生产，故应由其对该主张承担举证责任。由于涉案92专利和94专利的权利要求，除了后者需要以灯芯草茎髓作为载体外，其他步骤完全相同，因此，如果被控侵权产品是依据94专利生产，则必然含有灯芯草原样物质。但是，根据一审法院委托南京**析中心所作的鉴定结论，被控侵权产品中并不含有灯芯草原样物质。由此可见，一审判决据此认定被控侵权产品并非按照94专利的方法生产，而是采用涉案92专利的方法生产是正确的，安**司对此提出的上诉主张缺乏事实依据，本院不予采纳。

希**司上诉认为安**司、汇**司对于希**司享有涉案92专利独占实施权的事实自始就知道，或者在2002年2月14日广东省**民法院对汇**司起诉希**司侵权案作出一审判决时，而非在2004年5月广东**民法院作出终审判决后才知道，故安**司、汇**司、南京泰安大药房构成侵权。对此，本院认为，首先，《中华人民共和国专利法实施细则（2001）》第十五条第二款规定，“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向**务院专利行政部门备案”。本案中，蒋**与希**司签订涉案92专利实施许可合同后，未办理备案手续，从而导致本案及相关纠纷的发生，希**司对此亦负有责任。没有证据证明汇**司在2000年7月8日受让涉案92专利时知道希**司对该专利享有独占实施权；也没有证据证明安**司在2001年5月12日与汇**司签订《专利实施许可合同书》时，知道希**司对该专利享有独占实施权的情况。希**司认为汇**司、安**司自始知道其享有涉案92专利的独占实施权，但并未对此提供任何证据证明。在汇**司不知道涉案92专利存在一个专利独占实施权的情况下，其在受让后许可安**司实施并无过错。在没有证据证明安**司事先知道希**司对涉案92专利享有独占实施权的情况下，安**司与其签订专利实施许可合同亦无过错。其次，由于汇**司向广东省**民法院起诉希**司专利侵权案件中（（2001）深中法知产初字第119号案件），一审判决希**司构成侵权，并没有确认希**司就涉案92专利享有独占实施权，直至2004年5月广东**民法院在二审中认定了希**司对涉案92专利享有独占实施权。因此，在此之前，汇**司对受让涉案92专利权并许可他人使用以及安**司对其受让涉案92专利独占实施许可均没有过错，不应当认为侵犯了希**司的独占实施权。鉴于本案中被控侵权产品的生产时间是在2004年5月之前，且希**司也没有证据表明安**司在2004年5月后继续生产、销售被控侵权产品，故希**司关于汇**司、安**司、南京泰安大药房构成侵权并主张600万元赔偿额的上诉请求缺乏事实依据，本院不予支持。

二、一审判决安**司、汇**司支付希**司经济补偿50万元是否适当的问题

安**司上诉主张其不应向希**司承担补偿责任。对此，本院认为，安**司使用涉案92专利进行生产具有合法来源，且其亦向汇**司支付了专利实施许可费，其无须对希**司的损失承担补偿责任。因此，安**司关于一审判决其与汇**司共同补偿希**司50万元错误的上诉主张成立，本院予以采纳。

综上，希**司关于汇**司、安**司、南京泰安大药房构成侵权，一审判决赔偿数额过低的上诉请求和理由缺乏事实和法律依据，应予驳回；安**司关于其不应当承担补偿责任的上诉理由成立，本院予以支持。一审判决认定事实有误，致裁判结果不当，应予纠正。依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百三十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

一、维持江苏省南京市中级人民法院(2004)宁*三初字第225号民事判决第二项。

二、撤销江苏省南京市中级人民法院(2004)宁*三初字第225号民事判决第一项及案件诉讼费负担部分。

三、汇**司在本判决生效后十五日内支付希**司经济补偿人民币50万元。

四、驳回希科公司的其他诉讼请求。

一审案件受理费人民币40010元，由希**司负担20000元，汇**司负担20010元；二审案件受理费人民币50300元，由希**司负担。

本判决为终审判决。

（此页无正文）

裁判日期

二○一二年六月六日