南京扬**责任公司与许**一案二审民事判决书

审理经过

上诉人许**因与被上诉人**限责任公司（以下简称扬**司）侵犯专利权纠纷一案，不服江苏省**民法院（2008）宁*三初字第376号民事判决，向本院提起上诉。本院于2009年7月8日立案受理后，依法组成合议庭，于2009年9月3日、9月23日公开开庭审理了本案。上诉人许**及其委托代理人党卫东、汤**，被上诉人扬**司的委托代理人童自力、解**（第一次未到庭）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

许**一审诉称：我系“一种钢管束内外壁防腐方法”、“一种冷换设备防腐方法”发明专利的专利权人。我是牡丹江**设备防腐厂（以下简称牡**防腐厂）厂长，1996年5月8日，2001年3月21日，牡**防腐厂与扬**司签订了《冷换设备防腐技术合作协议书》、《冷换设备防腐涂装合同书》。从1995年至2001年期间，牡**防腐厂在扬**司处采用涉案专利方法对“南京**公司大检修冷换设备”实施防腐工作，工作总量为184台、80818.97平方米。扬**司利用为我提供施工场地、施工设备的条件，在合同期内和合同期届满后，单独实施涉案专利方法进行防腐。具体事实为：2001年11月，扬**司采用涉案方法专利对EA-1137、EA-1158两台“冷换设备管束”实施防腐；在与我签订的合同期内（2001年3月21日-2006年3月20日），扬**司于2002年1月1日起自行实施专利方法实施防腐；在合同期满后至今（2006年3月21日至今），采用专利方法实施防腐。扬**司的行为侵犯了我的专利权，故请求法院判令扬**司停止使用我的“一种钢管束内外壁防腐方法”、“一种冷换设备防腐方法”，赔偿经济损失4万元，并承担本案的诉讼费。在本案审理过程中，许**要求扬**司赔偿经济损失100万元以及扬**司侵权获得的全部利润。

一审被告辩称

扬**司一审辩称：我公司曾和许**所在的牡**防腐厂签订《冷换设备防腐涂装合同书》，约定双方共同实施涉案专利方法，双方仅在2001年合作了一年，后因合作中存在矛盾导致合同终止履行，所有施工设备在我处长期闲置。在合同期内，我方实施涉案专利方法，并不侵犯涉案专利权；在合同期满后，我方并未实施涉案专利方法。许**提供的证据并不能证明我方侵犯涉案专利权并造成其经济损失。并且，许**所诉的被控侵权行为发生在2001年，已超过法律规定的诉讼时效。请求驳回许**的诉讼请求。

本案一审争议焦点：1、关于许**起诉扬**司实施涉案专利方法的举证责任如何分配；2、能否从扬**司厂区现存“冷换设备防腐涂装”循环体系等设备部件推定扬**司实施了涉案专利方法。

一审法院查明

一审法院查明：

1988年6月8日，许**向国家知识产权局提出名称为“一种钢管束内外壁防腐方法”发明专利申请，国家知识产权局于1991年3月6日审定公告，1991年6月26日颁发专利证书，专利号为ZL88103519.X（以下简称88专利）。许**提供了该发明专利的申请审定说明书和盖有5年印花税章的发明专利证书，未提供该发明专利的授权公告文本和相关缴纳年费的收据。扬**司对该发明专利的保护范围及法律状态提出异议。许**庭审陈述，该专利权已于2003年6月8日终止。

1997年1月11日，许**向国家知识产权局提出名称为“一种冷换设备防腐方法”发明专利申请，国家知识产权局于2000年3月17日颁发专利证书，于2000年6月7日授权公告，专利号为ZL97112203.2（以下简称97专利）。该专利目前处于有效状态。其独立权利要求为：一种冷换设备防腐方法，使冷换设备、壳程管壁表面先形成磷化层，然后再在形成磷化层的金属表面上进行涂料涂装，完成这一过程是把冷换设备、泵、伐组、溶液槽通过胶管和铁管按工艺流程连接成循环特征体系，其特征在于在这循环体系中，冷换设备上的进口与出口在循环处理过程中相互交替变换方位，同时，磷化过程中碱液、酸液、磷化液处于循环流动状态。

许*庆系牡**防腐厂的厂长，其许可牡**防腐厂实施涉案专利权。2001年3月21日，牡**防腐厂和扬**司签订的《冷换设备防腐涂装合同书》约定，牡**防腐厂和扬**司联合实施“钢管束内外壁防腐技术”。牡**防腐厂拥有的“钢管束内外壁防腐技术”，已获两项发明专利，即为涉案的88专利和97专利。牡**防腐厂采用“钢管束内外壁防腐技术”进行冷换设备防腐涂装工作、负责防腐工作所需的原料、材料、仪器、器材购置所需的流动资金，负责防腐工程的生产经营和管理工作等。扬**司负责提供施工场地、施工所需的设备、行车及吊车、烘干室、滚动设备、酸槽、铁槽、机泵等，派两名职能人员，保证行车、烘干室维护及正常使用，进行业务联系和质量监督，扬**司参与实施“钢管束内外壁防腐技术”人员及其他相关成员负有保密责任，并承担因失职而产生的后果。双方还约定了分配原则和违约责任，合同有效期为五年，即2001年3月21日至2006年3月20日，合同自双方签字之日起生效。

许**庭审陈述，《冷换设备防腐涂装合同书》签订后，2001年，牡丹江市防腐厂在扬**司处采用“钢管束内外壁防腐技术”进行冷换设备防腐涂装工作。扬**司厂区内现存有冷换设备防腐涂装循环体系及配套设备，扬**司并未举证证明其进行防腐涂装工作的方法不同于涉案专利方法，说明其从2002年起至今采用许**的专利方法单独进行冷换设备防腐涂装工作。扬**司庭审陈述，《冷换设备防腐涂装合同书》签订后，其按约提供了实施冷换设备防腐涂装工作的设备和场所，并配备了协作人员。2001年，许**在扬**司采用“钢管束内外壁防腐技术”进行冷换设备防腐涂装工作。由于合作中存在矛盾，2001年底2002年初，双方结清了各自的收益，牡丹市防腐厂离开扬**司。此后，《冷换设备防腐涂装合同书》没有再履行。扬**司为履行《冷换设备防腐涂装合同书》而配置的施工设备一直存放在原地，长期处于废弃不用状态。

许**为证明扬**司的侵权行为，提供了三组照片：第一组，系其于2001年在扬**司冷换设备防腐涂装工作现场拍摄的照片13张，许**承认照片1中EA-1137、EA-1158的铭牌系其自行贴装；第二组，许**称其于2003年在扬**司厂区内拍摄的冷换设备防腐涂装工作现场的照片14张，该组照片反映的施工设备同第一组照片；第三组，系许**于2009年1月10日-11日在扬**司厂区内拍摄的“冷换设备防腐涂装”循环体系照片14张。对此，扬**司认为，静态的设备部件照片不能反映涉案专利方法的动态过程，即使可以反映，第一组照片拍摄时间为2001年，在双方合作期内，按照《冷换设备防腐涂装合同书》约定，扬**司有权和许**所在的牡**防腐厂共同实施涉案专利权；第二组照片，许**自称拍摄时间为2003年，但照片本身无拍摄时间，也无其他证据证明该照片的拍摄时间，不能实现其关于扬**司在合同期内单独实施涉案专利方法的证明目的；第三组照片，扬**司承认其真实性，但认为该组照片显示的设备处于闲置状态，不能反映其实施了涉案专利方法。

应许**的申请，一审法院于2009年1月13日，派员赴扬**司厂区对“冷换防腐涂装设备”循环体系等设施拍摄照片数张。该组照片反映了扬**司厂区内有冷换设备、泵、伐组、溶液槽通过胶管和铁管按工艺流程连接成的循环体系，其中四个溶液槽和泵、阀组等设备部件处于杂草丛生中，泵、阀门和铁管锈迹斑斑，有的铁管和阀组处断开状态，其中三个溶液槽上有铁盖，无法看清该溶液槽中是否装有溶液及溶液的性质，而另一个溶液槽没有铁盖，但也不清楚该溶液槽中液体物质的性质。在远离该循环体系的地方有行车、吊车、烘干室以及堆放的钢管，行车、吊车、烘干室处于运转状态。

一审法院认为

一审法院认为：

许**经国家知识产权局授权获得的“一种钢管束内外壁防腐方法”、“一种冷换设备防腐方法”两项发明专利权依法应予保护，任何单位和个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依该专利方法直接获得的产品。我国专利法第57条第2款规定“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”，本案涉及的“一种钢管束内外壁防腐方法”、“一种冷换设备防腐方法”，并不属于新产品制造方法，不适用举证责任倒置的原则，仍适用“谁主张，谁举证”原则，即当事人对自己提出的主张，有责任提供证据证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，许**认为本案应当由扬子公司负举证责任的观点，不予采纳。

许**起诉扬**司侵犯其“一种钢管束内外壁防腐方法”、“一种冷换设备防腐方法”两项发明专利权并主张赔偿经济损失，许**应当提供证据证明其拥有的专利权合法有效，扬**司实施了侵权行为以及给其造成损失情况。许**未能提供“一种钢管束内外壁防腐方法”发明专利授权公告文本和缴纳年费的相关证据以证明其专利权的保护范围和法律状态，致使法院无法确定被控侵权行为发生时该发明专利是否处于有效的法律状态以及该发明专利的保护范围，也无法进一步进行专利的侵权判断。对此，许**应当承担举证不能的法律后果。许**提供了“一种冷换设备防腐方法”发明专利权的授权公告文本和缴纳年费的相关证据，法院可以据此确定被控侵权行为发生时该发明专利处于有效法律状态及其保护范围。许**起诉扬**司侵犯“一种冷换设备防腐方法”发明专利权，还应当举证证明扬**司实施了冷换设备防腐方法落入该发明专利的保护范围。许**提供的第一组照片拍摄时间为2001年，在双方合作期内，按照《冷换设备防腐涂装合同书》约定，在2001年3月21至2006年3月20日期间扬**司有权和许**所在的牡**防腐厂共同实施涉案专利权；第二组照片，许**自称拍摄时间为2003年，但照片本身无拍摄时间，也无其他证据证明该照片的拍摄时间，不能证明扬**司在合作期内单独实施涉案专利方法；许**拍摄的第三组照片及法院在扬**司厂区内拍摄的一组照片，双方均对其真实性不持异议，也同意以上述照片反映的“冷换设备防腐涂装”循环体系及其他设备状况作为本案侵权比对对象。许**认为，基于其所在的牡**防腐厂和扬**司曾有的合作关系，从照片所反映的“冷换设备防腐涂装”循环体系及其他设备状况可以推定扬**司实施了涉案专利方法。扬**司则认为，该组照片显示的“冷换设备防腐涂装”循环体系处于闲置状态，不能反映其实施了涉案专利方法。

一审法院认为，该组照片反映了扬**司厂区内有冷换设备、泵、阀组、溶液槽通过胶管和铁管按工艺流程连接成的循环体系。按《冷换设备防腐涂装合同书》的约定，该循环体系的设备及行车、烘干室等其他配套设备由扬**司提供，合同终止履行后，该循环体系的设备及其他配套设备由扬**司留存。因此，不能仅以扬**司厂区内存在的该循环体系的设备及其他配套设备推定扬**司实施了侵犯许**专利权的方法。该组照片反映四个溶液槽和泵、阀组等设备部件处于杂草丛生中，泵、阀门和铁管锈迹斑斑，有的铁管和阀组处于断开状态，无法证明整个循环体处于正常运转状态；其中三个溶液槽上有铁盖，无法看清该溶液槽中是否装有溶液及溶液的性质，而另一个溶液槽没有铁盖，但也不清楚该溶液槽中液体物质的性质，无法反映涉案专利记载的磷化过程中碱液、酸液、磷化液处于循环流动状态；在远离该循环体系的地方有行车、吊车、烘干室以及堆放的钢管，但行车、吊车、烘干室等并非实施涉案专利方法的专用设备。

综上，静态的冷换设备涂装循环体系及相关配套设备的照片不能反映动态的被控侵权的方法实施过程。因此，许**提供的现有证据尚不能证明在合同期内扬**司单独实施了涉案专利权，在合同期届满后，扬**司实施了侵犯涉案专利权的行为。许**基于扬**司侵犯其发明专利权而提出的停止侵权、赔偿损失等诉讼请求，没有事实和法律依据，不予支持。扬**司关于许**超过诉讼时效的抗辩等，不再理涉。许**增加的赔偿请求，因其未在法院指定的期限内交纳相应的诉讼费，该增加的赔偿请求视为许**撤回。据此，一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款的规定，判决：驳回许**的诉讼请求。一审案件受理费800元，予以减免。

上诉人诉称

许**不服一审判决，向本院提起上诉称：一审判决查明事实不真实，存在隐瞒、伪造证据的事实。一是88专利的权利要求保护范围已被确认。二是扬**司在2001年双方实施专利时，单独实施涉案专利方法，构成侵权。2002年1月起至今，一直采用涉案专利方法进行施工，亦构成侵权。三是扬**司施工现场的设备说明其能够实施专利方法，而2009年所摄照片显示部分槽冒出蒸汽，说明设备处于运行状态，应认定扬**司实施了涉案专利方法。故请求撤销一审判决，依法改判支持其一审诉讼请求。

被上诉人辩称

扬子公司庭审口头答辩称：我方未实施过侵权行为，请求驳回上诉，维持原判。

本院认为

本案二审争议焦点为：扬**司是否实施了侵犯许**涉案专利权的行为。

双方当事人二审均未提供新的证据。

除许**对一审法院勘验的部分事实有异议外，双方当事人对一审法院查明的其他事实均无异议。因一审法院查明许**一审提供的第二组照片数量有误，本院将另行确认外，对当事人无异议的其他事实予以确认。

因许**一审现场勘验时未到场，故应许**的申请，本院于2009年9月3日，召集双方当事人至扬子公司，对该厂区内“冷换防腐涂装设备”循环体系等设施再次进行现场勘验。二审庭审中，双方当事人对本院制作的勘验笔录及现场设备位置简图的真实性均无异议，本院亦予以确认。

本院另查明：

1、许**为证明扬**司的侵权行为，一审时提供了三组照片，其中许**认为拍摄于2003年的第二组照片为序号14的照片一张，而非一审法院查明的14张照片。二审庭审中，许**称该张照片是其在2003年发现扬**司单独实施其专利时拍摄的一张照片。

2、经二审现场勘验，扬**司厂区内“冷换防腐涂装设备”循环体系等设施的状况如下：（1）装有碱液、酸液、磷化液的溶液槽处于使用状态。（2）碱液槽及其循环体系的状态为：与碱液槽上阀组连接的出口铁管与泵的进口铁管之间处于断开状态，无胶管连接；泵的出口塑料管也没有连接胶管。扬**司认为与碱液槽相对应的泵的塑料出口管已破损，长度不够，无法连接胶管；许**认为长度现在是不够，但修复一下就可以接胶管。（3）酸液槽的情况为：有两个酸液槽，铁制酸液槽内无溶液，堆有杂物；石头酸液槽没有阀组，内有溶液。许**认可铁制酸液槽现在已废弃，其认为石头酸液槽没有阀组也能进行循环。（4）磷化液槽及其循环体系的状态为：磷化液槽的阀组与泵通过铁管连接，泵的出口法兰上的螺丝缺少3至4个，其他螺丝明显锈蚀。磷化液槽出口铁管的端部套着一段约30厘米长的黑色胶管，胶管上缠绕明显生锈的铁丝，铁管内壁积有尘土，并有蜘蛛网。许**认为只要接上胶管即可使用。（5）现场没有发现经磷化处理的冷换设备，打开热处理刚结束的烘干室，内有两台冷换设备。许**认可该两台设备没有经过磷化处理，扬**司认为只是对设备进行热处理。

3、许**于2008年11月11日提起本案诉讼。

本院认为：

按照许**一审陈述，涉案88专利权已于2003年6月8日终止，故此后，该专利权不再受到保护。虽然许**可以就88专利权终止前发生的侵权行为提起诉讼，但根据其二审陈述，许**在2003年就知道扬子公司实施了被控侵权行为，而直至2008年11月11日才提起本案诉讼，已超过二年的诉讼时效期间，故对许**基于扬子公司涉嫌侵犯其88专利权而提出的诉讼请求应予驳回。

我国《专利法》第五十七条第二款规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。《最**法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条第一款第（一）项规定，因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。按照上述规定，专利侵权诉讼中只有涉及新产品制造方法的发明专利，才适用举证责任倒置的原则。本案中，许**97专利权是“一种冷换设备防腐方法”的发明专利，并不涉及一种新产品的制造方法，因此，本案不应适用举证责任倒置。根据“谁主张，谁举证”的原则，许**起诉主张扬**司实施了侵犯涉案专利的冷换设备防腐方法，其负有相应的举证责任。

涉案专利权系方法专利，其独立权利要求记载的必要技术特征不仅包括使用该方法所需的设备技术特征，还包括这些设备按工艺流程连接成循环体系，以及循环体系中各种处理液处于循环流动状态等特征。扬**司实施的冷换设备防腐方法并非仅具备部分设备技术特征即可认定构成侵权，只有具备了上述涉案专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征，才能判定被控侵权方法落入涉案专利权保护范围。

本案中，由于扬**司曾于2001年与许**所在的牡**防腐厂签订过《冷换设备防腐涂装合同书》，被许可实施涉案专利方法，且按照合同的约定，实施涉案专利所需设备由扬**司提供，因此在合同终止后，相关设备留存于扬**司厂区亦属正常，不能以此推定扬**司实施了侵犯涉案专利权的防腐方法。判断扬**司是否构成侵权的关键在于，许**必须举证证明扬**司实施的防腐方法具备专利独立权利要求记载的循环体系等其他相应必要技术特征。许**仅以扬**司厂区现存有冷换防腐涂装设备，即认为在扬**司未能举证证明其实施的防腐涂装方法不同于涉案专利方法的情况下，可以推定扬**司单独实施专利方法的主张无事实和法律依据，本院不予支持。

双方当事人对扬**司在2001年期间，有权按照《冷换设备防腐涂装合同书》与许**所在的牡**防腐厂共同实施涉案专利方法，以及后因合作产生矛盾，双方已于2001年底不再合作的事实均无异议。扬**司认为其从2002年以后就未再使用涉案专利方法，而许**则认为扬**司自2002年之后一直在使用专利方法对冷换设备实施防腐。为此，许**提供了三组照片，以及一、二审法院现场勘验的相关照片及笔录，但这些证据均不能证明扬**司实施了被控侵权行为，主要理由是：

首先，第一组照片，许**自称拍摄于2001年11月13日，因其只是为了证明扬子公司学会并实施了涉案专利方法，故该组照片并不能证明扬子公司实施了被控侵权行为。

其次，第二组照片，许**自称拍摄于2003年，但该照片上并无时间显示，亦无其他证据证明该照片的拍摄时间，故许**提供的该证据不能证明扬子公司在2003年单独实施涉案专利方法。即使该照片拍摄于2003年，如前所述，对于此前的侵权指控已超过二年的诉讼时效期间，故许**请求人民法院保护其民事权利的诉讼请求不能得到支持。

再次，第三组照片显示拍摄时间为2009年1月10日及11日，双方当事人对扬**司厂区内有冷换设备、泵、阀组、溶液槽等一些防腐设备，以及溶液槽处于使用状态并无异议，许**认为这些设备及其相应的循环体系如果运转起来就是实施其专利方法。但是照片本身并没有反映出扬**司使用防腐方法这一动态过程，而许**提供的第三组照片及一审勘验时所拍照片均反映泵、阀组和铁管锈迹斑斑，且二审勘验笔录反映碱液槽上阀组与泵之间并无胶管连接，与磷化液槽阀组相连的泵的出口法兰上的螺丝不仅缺少，且其他螺丝明显锈蚀，磷化液槽出口铁管内壁积有尘土及蜘蛛网。由此可见，不仅对冷换设备完成磷化防腐过程的所有设备并没有连接成一个完整的循环体系，而且实施专利方法的循环体系在二审勘验时明显处于弃置不用状态。同时，无论是照片，还是二审现场勘验，均没有看到使用涉案专利方法经过磷化防腐处理的冷换设备。虽然许**认为破损的地方只要修复一下，没有胶管的地方接上胶管，整个体系即可工作，但许**指控扬**司侵权，其应当提供证据证明扬**司已经或正在使用落入涉案专利权保护范围的方法实施防腐处理，而不是扬**司可以利用这些设备即将实施侵权行为。由于循环体系中一些设备如溶液槽，完全可以单独使用，并非只能作为实施涉案专利方法的专用设备，因此即使这些设备正在使用，并不能代表整个循环体系亦处于工作状态。此外，扬**司厂区内有行车、吊车、烘干室等设备，但这些设备亦非仅用于实施涉案专利方法的专用设备。二审现场勘验时，虽然烘干室正在工作，但许**亦认可里面的设备没有采用涉案专利方法经过磷化防腐处理，说明这些设备具有其他用途。因此，许**没有提供充分有效的证据证明扬**司自2002年以来一直在实施侵犯其专利权的行为。

综上，许**的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判决。

二审案件受理费人民币800元，由许**负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇九年十二月十五日