江苏友**有限公司与薛**一案二审民事判决书

审理经过

上诉人薛**、江苏友**有限公司（以下简称友信公司）因侵犯专利权纠纷一案，不服江苏省**民法院（2008）常民三初字第73号民事判决，向本院提起上诉。本院于2009年3月17日受理后，依法组成合议庭，于2009年4月22日公开开庭进行了审理。薛**委托代理人孙**、友信公司委托代理人姚**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

薛**一审诉称：其是外观设计专利“卫生棺（5）”（专利号为ZL200430058479.1）和“卫生棺装饰板（L2720）”（专利号为ZL200430101544.4），实用新型专利“带有活动式拉手的卫生棺”（专利号为ZL200320120384.8）和“用于卫生棺上的铰链组件”（专利号为ZL200420121203.8）的专利权人，目前上述专利均在有效期内。

2008年5月15日，友**司将其制造的侵犯薛**上述专利的金属装饰棺（共计128只）拟通过海关销往境外。薛**发现后立即向上海**人民法院提出诉前财产保全，该院根据薛**申请及法律规定对上述侵权产品实施了财产保全。友**司的侵权行为给专利权人造成重大经济损失。

综上，请求判决友信公司：1、立即停止侵权行为并销毁制造侵权产品的专用模具和工具；2、赔偿经济损失及为制止侵权支付的合理费用共计25万元；3、承担本案诉讼费。

一审被告辩称

友**司一审辩称：薛**的四项涉案专利不符合专利授权条件，早已在美国申请专利，且有些专利在美国已过保护期，薛**不能再申请专利。友**司已向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）申请宣告涉案外观设计专利无效，本案应中止审理。专利权人自己生产的专利产品已被美**院判定为侵权产品，并被禁止进入美国市场。薛**明知其外观设计专利可能被宣告无效，仍提起本案诉讼属恶意诉讼。请求依法驳回薛**的诉讼请求。

一审法院查明

一审法院查明：

薛**分别于2004年7月2日、2004年10月27日向国家知识产权局提出名称为“卫生棺（5）”、“卫生棺装饰板（L2720）”外观设计专利申请，并分别于2005年3月23日、2005年8月17日获得授权并予以公告，专利号分别为ZL200430058479.1、ZL200430101544.4；2003年12月8日、2004年12月31日向国家知识产权局提出名称为“带有活动式拉手的卫生棺”、“用于卫生棺上的铰链组件”的实用新型专利申请，并分别于2005年1月5日、2006年2月22日获得授权并予以公告，专利号分别为ZL200320120384.8、ZL200420121203.8。上述四项专利至今处于有效状态。

“卫生棺（5）”外观设计专利共有俯视图、后视图、使用状态图、右视图、主视图和左视图六幅图片。从俯视图看，卫生棺棺盖从四周向中部成拱形，棺盖分成左、右两部分，其中左边较右边略长；从主视图、后视图、左视图和右视图看，卫生棺两端及两侧对称，由棺盖、棺体和底座组成，棺盖分两层，均呈圆弧形拱起，与棺体连接部分有一长方形台阶，棺体大体呈长方形，与棺盖连接部分有圆弧及一个长方形台阶过渡，与底座连接部分有圆弧形过渡，底座也呈长方形；从使用状态图看，卫生棺棺盖左、右两部分可分别打开，以方便观瞻逝者遗容。

“卫生棺装饰板（L2720）”外观设计专利共有俯视图、仰视图、主视图和左视图四幅图片。从主视图看，卫生棺装饰板大体呈长方形，其四边均为中间拱起略呈弧形，在左、右两侧分别设置一个安装铰链拉手的孔座，中间为放置装饰图片的凹槽；从俯视图、仰视图和左视图看，卫生棺装饰板各个侧面均呈长方形，其中位于装饰面一侧的两角呈圆弧形，并有两个安装铰链拉手的孔座突出于装饰板外。

关于实用新型专利“用于卫生棺上的铰链组件”，庭审中薛**明确表示放弃以独立权利要求1确定保护范围，而以从属权利要求2确定该实用新型专利的保护范围。从属权利要求2引用了独立权利要求1。独立权利要求1为：用于卫生棺上的铰链组件，其特征在于，铰链座的上端与支杆铰接，在支杆的另一端设置内螺纹孔。从属权利要求2为：根据权利要求1所述的铰链组件，其特征是：在铰链座的下端连接夹紧片，在夹紧片与铰链座间形成用于安装手柄的空间。

薛**提起一审诉讼前对实用新型专利“带有活动式拉手的卫生棺”进行检索，检索报告显示，该实用新型专利权利要求2-10具有新颖性，权利要求1不具有新颖性，权利要求4-6、9具有创造性，权利要求1-3、7、8、10不具有创造性。虽该检索报告不具有否定专利权有效性的法律效力，在一审诉讼中薛**为维护其所主张权利的稳定性，明确放弃以独立权利要求1确定专利保护范围，而以从属权利要求4确定专利保护范围。从属权利4引用了从属权利要求2，从属权利要求2又引用了独立权利要求1。独立权利要求1为：带有活动式拉手的卫生棺，由棺体及棺盖组成，棺体又由位于两侧的两块侧板、位于两端的两块端板及位于底部的底板构成，其特征是，在棺体上部设置连接座，在连接座上铰接连接杆，在连接杆的另一端连接拉手杆。从属权利要求2为：根据权利要求1所述的卫生棺，其特征是，在侧板上缘的通道内设置锁紧机构，在锁紧机构的拉杆上设置拉钩，拉杆的右端与调节杆配合连接，在棺盖上设置锁紧扣，该锁紧扣中的锁扣座可以插入位于侧板上缘的锁孔内，与拉钩配合连接。从属权利要求4为：根据权利要求2所述的卫生棺，其特征是，在调节杆的外端设置垫圈与调节套，在垫圈与调节套间为安装于侧板上的挡板，调节套的端部伸出棺体，并在端部设置内六角孔。

友**司成立于2005年3月11日，经营范围为生产尼龙切片、金属压延制品，销售自产产品等。

2007年9月13日，江苏省**民法院作出（2007）宁*三初字第127号民事判决书，认定友信公司制造的金属装饰棺产品侵犯薛**的外观设计专利“卫生棺（1）”（专利号为ZL200330111618.8）、“卫生棺内饰（鸟归巢）”（专利号为ZL200430058336.0）及实用新型专利“带有锁紧装置的卫生棺”（专利号为ZL200320120386.7）的专利权，判令友信公司停止侵权并赔偿损失20万元。

2006年3月1日，薛**与自己担任董事长的无锡**有限公司（以下简称太**司）签订专利实施许可合同，约定将“用于卫生棺上的铰链组件”实用新型专利许可太**司实施，太**司按照每年10万元支付专利许可使用费。2006年5月10日，薛**又将“卫生棺（5）”、“卫生棺装饰板（L2720）”外观设计专利和“带有活动式拉手的卫生棺”实用新型专利许可太**司实施，其中两项外观设计专利太**司分别按照每年10万元支付专利许可使用费，实用新型专利按照每年20万元支付专利许可使用费。此外，薛**为本案诉讼支付律师代理费4万元。

一审法院认为

一审法院认为:

虽然友信公司在一审答辩期内请求中止诉讼，但并未在答辩期内对涉案专利提出无效宣告请求，也未提交证明涉案专利丧失新颖性、创造性的证据。虽然“带有活动式拉手的卫生棺”实用新型专利检索报告显示，该实用新型专利的部分权利要求不符合新颖性、创造性的要求，但该检索报告不具有否定专利权有效性的法律效力，薛**也根据检索结果主动对其主张的权利保护范围进行了调整，以进一步维护其所主张保护权利的稳定性。因此对本案依法不中止诉讼。

薛**拥有的“卫生棺（5）”、“卫生棺装饰板（L2720）”外观设计专利和“带有活动式拉手的卫生棺”、“用于卫生棺上的铰链组件”实用新型专利至今有效，依法应受法律保护。

将证据保全取得的被控侵权金属装饰棺照片及装饰板实物、装饰板照片分别与“卫生棺（5）”和“卫生棺装饰板（L2720）”外观设计专利图片进行比对，被控侵权的金属装饰棺外观与“卫生棺（5）”外观设计专利相同，被控侵权金属装饰棺上使用的装饰板外观与“卫生棺装饰板（L2720）”外观设计专利相同。因此，被控侵权产品落入薛**的“卫生棺（5）”和“卫生棺装饰板（L2720）”外观设计专利权的保护范围，侵犯了专利权人的该两项外观设计专利权。

关于“用于卫生棺上的铰链组件”实用新型专利。薛**自愿放弃以独立权利要求1确定专利权的保护范围，而选择以从属权利要求2确定专利权的保护范围。从属权利要求2所记载的技术特征与其引用的独立权利要求1记载的技术特征构成完整的技术方案。将被控侵权产品上的铰链组件与从属权利要求2记载的技术特征，及其引用的独立权利要求1记载的技术特征比对，除“在支杆的另一端设置内螺纹孔”这一技术特征外，其他技术特征均相同。一审法院认为，专利技术方案采用的是内螺纹孔与螺丝配合连接的螺纹连接方式，而被控侵权产品上的铰链组件采用的是铆接连接方式。被控侵权产品该区别性特征构成与专利技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的特征，因此被控侵权产品该技术特征构成与专利技术特征等同。被控侵权产品已落入该实用新型专利权的保护范围，侵犯薛**的该实用新型专利权。

关于“带有活动式拉手的卫生棺”实用新型专利。薛**自愿放弃以独立权利要求1确定专利权的保护范围，而选择以从属权利要求4确定专利权的保护范围。从属权利要求4所记载的技术特征与其引用的从属权利要求2记载的技术特征，及从属权利要求2引用的独立权利要求1的技术特征构成完整的技术方案。将被控侵权产品与从属权利要求4记载的技术特征，及其引用的从属权利要求2，从属权利要求2引用的独立权利要求1的技术特征比对，一审法院认为，被控侵权产品与从属权利要求4及引用的从属权利要求2，从属权利要求2引用的独立权利要求1记载的全部技术特征吻合，被控侵权产品落入了薛**的该实用新型专利权的保护范围，侵犯了薛**的该实用新型专利权。

依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条的规定，专利权受到侵害的，权利人有权要求停止侵害、赔偿损失。因此薛**请求判令友**司立即停止侵权行为的诉讼请求符合法律规定，依法予以支持。关于赔偿的具体数额，薛**提交其与太**司的专利实施许可合同约定的专利许可使用费作为参考。由于薛**本人为太**司董事长，与太**司存在利害关系，薛**也未提交其与太**司签订的专利实施许可合同已实际履行的相关证据，且该四份许可合同均约定为独占实施等，因此一审法院不按照薛**与太**司签订的专利实施许可合同约定的专利许可使用费的倍数确定赔偿数额。由于薛**的损失、友**司获得的利益均难以确定，一审法院将在综合考量涉案专利的类别、数量，友**司的主观过错、侵权行为的情节，友**司自认的涉案侵权产品利润、销售方式、市场需求和为制止侵权支付的合理律师代理费等因素的基础上酌定赔偿数额。对于薛**要求销毁友**司制造侵权产品的专用模具和工具的诉讼请求，因判令友**司停止制造、销售、许诺销售侵犯涉案专利权的产品已足以制止其侵权行为，故对该项诉讼请求不予支持。

据此，一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十六条，《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条之规定，判决：一、友**司立即停止侵犯薛**“卫生棺（5）”（专利号为ZL200430058479.1）、“卫生棺装饰板（L2720）”（专利号为ZL200430101544.4）外观设计专利权和“带有活动式拉手的卫生棺”（专利号为ZL200320120384.8）、“用于卫生棺上的铰链组件”（专利号为ZL200420121203.8）实用新型专利权的行为。二、友**司自判决生效之日起十日内赔偿薛**经济损失和制止侵权的合理费用共计20万元。三、驳回薛**其他诉讼请求。一审案件受理费5050元，由薛**承担1010元，友**司承担4040元。如友**司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。

上诉人诉称

一审判决后，薛**、友信公司均不服，向本院提起上诉。

薛**上诉称：一、一审判决友**司赔偿薛**经济损失20万元明显偏低，应判决赔偿其经济损失25万元。1、江苏省**民法院（2007）宁*三初字第127号民事判决中判决赔偿经济损失20万元。该案与本案事实基本相同，该案涉及3个专利，而本案涉及4个专利，同样判决赔偿经济损失20万元，赔偿金额明显偏低；2、友**司多次、反复侵权，存在明显的主观故意；3、本案应当以涉案专利使用许可合同中约定的许可使用费作为赔偿依据。二、友**司应承担薛**在起诉后进一步扩大的经济损失，如差旅费、仓储费、财产保全费、证据保全费等3万元。综上，请求撤销一审判决第二项，依法改判赔偿损失25万元及增加赔偿损失3万元。薛**二审庭审后书面撤回对友**司侵犯“卫生棺（5）”200430058479.1号外观设计专利权及“用于卫生棺上的铰链组件”ZL200420121203.8号实用新型专利权的诉讼请求。

被上诉人辩称

友信公司答辩意见同其上诉理由。

友信公司上诉称：1、一审法院程序违法。在本案审理过程中，我公司已向专利复审委提出的宣告专利权无效的申请，本案应中止审理；2、一审判决事实认定错误，损害一方当事人的合法权益。故请求撤销一审判决，中止该案审理并发回重审或依法改判。

薛**答辩称一审法院不中止审理符合法律规定。

本院认为

本案二审争议焦点为：1、本案是否应当中止审理；2、一审判决确定友信公司承担的赔偿额是否适当。

薛**二审提交了下列证据：

1、专利复审委于2008年12月23日出具的案件编号为w510413号的无效宣告案件结案通知书一份，证明友信公司已撤回对“带有活动式拉手的卫生棺”实用新型专利的无效宣告请求。

2、专利复审委于2009年3月6日出具的案件编号为w510414号的无效宣告案件结案通知书一份，证明友信公司已撤回对“用于卫生棺上的铰链组件”实用新型专利的无效宣告请求。

3、（2008）苏**诉字第150号委托代理协议及号码为01301644律师费发票，以证明其损失扩大。

友**司二审提交了下列证据：

1、专利复审委于2009年3月17日出具的第12997号无效宣告请求审查决定书一份，证明薛**的“卫生棺（5）”200430058479.1号外观设计专利权已被宣告全部无效。

2、专利复审委于2009年3月8日出具的第12949号无效宣告请求审查决定书一份，证明专利复审委员会对薛**的卫生棺装饰板200430101544.4号外观设计专利进行了无效审查。

3、专利复审委于2009年4月17日出具的案件编号为w511012号的无效宣告请求受理通知书一份，证明友信公司已向专利复审委员会对薛**的带有活动式拉手的卫生棺200320120384.8号外观设计专利提出无效宣告请求。

4、专利复审委于2009年2月5日出具的第12840号无效宣告请求审查决定书一份，证明薛**的“用于卫生棺上的铰链组件”实用新型专利权已被宣告全部无效。

对薛**提供的上述证据1，友**司对其真实性、关联性均无异议；对薛**提供的证据2，友**司对真实性没有异议，但认为撤回无效宣告申请是因为专利复审委员会已对该实用新型专利做出了无效宣告决定，应该以无效宣告决定书为准；对薛**提供的证据3，友**司对真实性没有异议，但认为与本案无关联性。

对友**司提供的证据1，薛**对真实性、关联性无异议；对友**司提供的证据2，薛**对真实性没有异议，但认为该证据证明了涉案专利权具有稳定性，本案不应中止审理；对友**司提供的证据3，薛**对真实性无异议，但对方已撤回无效宣告申请，专利权应是有效状态；对友**司提供的证据4，薛**认为其没有收到无效宣告决定书，在友**司无原件情况下，对真实性不予认可。

根据双方当事人质证情况，本院对双方当事人提供的证据作如下认定：薛**提供的证据1、证据2，真实性、关联性均应认定；薛**提供的证据3，真实性可以认定，但律师费发票无法确认是为本案支出的费用，故其关联性不能认定。**公司提供的证据1-3，真实性、关联性均可以认定；友**司提供的证据4，因仅有复印件，且薛**也不认可，故本院对该证据的真实性不予认定。

对一审法院查明的事实双方当事人均无异议，本院予以确认。

二审中，薛**明确放弃对友信公司侵犯其“卫生棺（5）”200430058479.1号外观设计专利权及“用于卫生棺上的铰链组件”ZL200420121203.8号实用新型专利权的指控及相应诉讼请求。

本院另查明：

2009年3月8日，专利复审委做出第12949号无效宣告请求审查决定，对薛**的“卫生棺装饰板”200430101544.4号外观设计专利维持专利权有效。2008年12月4日，友**司向专利复审委提交了书面声明，撤回对薛**的“带有活动式拉手的卫生棺”200320120384.8号实用新型专利无效宣告请求。

专利复审委分别于2009年3月17日、2009年2月5日做出第12997号、第12840号无效宣告请求审查决定书，对薛**的“卫生棺（5）”200430058479.1号外观设计专利及“用于卫生棺上的铰链组件”ZL200420121203.8号实用新型专利已宣告专利权全部无效。

本院认为：

一、关于本案是否应当中止审理问题

首先，《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。”本案中，友信公司向专利复审委请求宣告涉案专利权无效是在一审答辩期之后，而且友信公司提交的申请书只是简单陈述了无效理由，并未附相应的证据材料，仅凭该申请书不足以认定涉案专利权的法律状态不稳定，故一审法院对本案不中止审理并无不当。

其次，专利复审委第12949号无效宣告请求审查决定书，对薛**的“卫生棺装饰板”200430101544.4号外观设计专利权维持专利权有效。该专利经过专利复审委的无效审查，说明该专利权有较高稳定性。2008年12月4日，友**司向专利复审委提交了书面声明，撤回对薛**的“带有活动式拉手的卫生棺”200320120384.8号实用新型专利无效宣告请求，故目前该专利权依然有效。

最后，虽然专利复审委对薛**的“卫生棺（5）”200430058479.1号外观设计专利及“用于卫生棺上的铰链组件”ZL200420121203.8号实用新型专利做出了宣告专利权全部无效的决定，但薛**二审庭审后已撤回对友信公司侵犯“卫生棺（5）”200430058479.1号外观设计专利及“用于卫生棺上的铰链组件”ZL200420121203.8号实用新型专利的诉讼请求。因薛**撤回对上述专利的诉讼请求，不违反法律规定，本院予以准许。故本案二审无须中止审理。

综上，友信公司关于一审判决程序违法，本案应当中止审理的上诉主张没有事实和法律依据，本院不予支持。

二、关于一审判决确定的赔偿数额是否适当问题

薛**上诉主张本案的赔偿数额应当参照其与太**司相关专利许可合同中约定的许可使用费确定，本院认为该主张不能成立，理由是：首先，薛**未提交支付凭证、发票、完税证明等相关证据来证明专利实施许可合同已实际履行及许可使用费已实际支付；其次，薛**系太**司董事长，签订专利实施许可合同双方之间存在利害关系。因此，一审判决未参照相关专利许可使用费确定赔偿数额并无不妥。在薛**因涉案侵权行为所遭受的损失及友**司因侵权所获得的利益均难以确定的情况下，一审法院综合友**司主观过错、侵权产品的数量以及薛**因制止侵权所支付的合理支出等因素，酌定友**司赔偿薛**20万元并无不当。

薛**上诉主张友**司应赔偿其因起诉而扩大的合理费用的损失，本院认为，一方面，薛**一审时并未主张差旅费、仓储费、财产保全费、证据保全费等为制止侵权所支出的合理费用，仅主张律师费用，而一审判决确定赔偿额时已考虑其主张的合理支出；另一方面，薛**也没有提交有关差旅费、仓储费、财产保全费、证据保全费等相关支出证据，也没有证据证明薛**二审提交的委托代理协议及律师费发票就是为本案产生的费用且已实际支付，而且发票上载明律师费为5万元也与薛**主张的3万元不符。

鉴于薛**二审中向本院撤回了对友**司侵犯“卫生棺（5）”200430058479.1号外观设计专利及“用于卫生棺上的铰链组件”ZL200420121203.8号实用新型专利的诉讼请求，本院对一审判决的赔偿数额应予酌减。结合友**司侵权过错程度、侵权产品数量等，本院酌定友**司赔偿薛**15万元。

综上，薛**、友信公司的上诉请求和理由缺乏事实和法律依据，应予驳回。鉴于涉案部分专利权被宣告无效，薛**因此而放弃部分诉讼主张，故一审判决部分内容应予以变更。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项，《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十六条，《最**法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、维持江苏省**民法院（2008）常民三初字第73号民事判决主文第三项及案件受理费负担部分。

二、变更江苏省**民法院（2008）常民三初字第73号民事判决主文第一项“被告友**司立即停止侵犯原告薛**‘卫生棺（5）’（专利号为ZL200430058479.1）、‘卫生棺装饰板（L2720）’（专利号为ZL200430101544.4）外观设计专利权和‘带有活动式拉手的卫生棺’（专利号为ZL200320120384.8）、‘用于卫生棺上的铰链组件’（专利号为ZL200420121203.8）实用新型专利权的行为”为：被告友**司立即停止侵犯原告薛**的“卫生棺装饰板”（专利号为200430101544.4号）外观设计专利权、“带有活动式拉手的卫生棺”（专利号为200320120384.8号）实用新型专利权的行为。

三、变更江苏省**民法院（2008）常民三初字第73号民事判决主文第二项“被**公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告薛**经济损失和制止侵权的合理费用共计20万元”为：被**公司在本判决生效之日起十日内赔偿原告薛**经济损失人民币15万元。

二审案件受理费人民币6100元，由薛**负担人民币1800元、友**司负担人民币4300元。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇九年十二月十五日