百信医药同仁堂药店（下简称同仁堂药店与扬子**有限公司（下简称扬**公司一案一审民事判决书
审理经过
原告扬*利*司、同仁堂药店侵犯专利权纠纷一案，于2007年10月8日诉来本院，本院受理后，依法组成合议庭，于2007年12月5日组织双方当事人进行质证，并于2008年1月18日公开开庭审理。原告扬*公司的委托代理人张*，被告利*司的委托代理人张*、李*，被告同仁堂药店的委托代理人李*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称
原***公司诉称：原告系“马来酸依那普利片”药品包装盒外观设计专利权的合法权利人，现该专利处于授权状态。被*公司生产和销售的“马来酸依那普利片”药品包装盒与该外观设计专利近似，构成侵权。经双方协商后，就该侵权事项达成协议，约定被*公司立即停止生产、销售侵权产品，已生产的侵权产品应立即予以销毁，在2007年7月底前将已上市销售的侵权产品召回并予以销毁，在2007年7月15前赔偿原***公司5万元。如被*公司违反协议规定，原告保留追究该公司侵权诉讼的权利。协议签订后，利*司**支付了赔偿款，并未停止生产、销售行为，未召回及销毁侵权产品，在江苏省、山东省、重庆市等地市场被告的侵权产品仍在大量销售，原告从被告同仁堂药店公证购买该侵权产品，请求判令：1、被*公司立即停止生产、销售侵权产品，被告同仁堂药店立即停止销售侵权产品；2、被*公司立即销毁已生产但未销售的侵权产品，立即召回已上市但未售出的侵权产品；3、利*司赔偿原告损失50万元，并承担原告律师取证费、代理费等费用10000元。如被告同仁堂药店不能提供合法进货来源，则需赔偿原告损失10万元，并承担原告律师取证费、代理费等费用5000元，被*公司承担连带责任；4、本案诉讼费用及诉讼保全费用由两被告承担。
庭审中，原告承认被告同仁堂药店销售的被诉侵权产品有合法来源，故仅要求其承担停止销售侵权产品的民事责任。
被告辩称
被告利*司辩称：被告根据2007年7月9日双方签订的赔偿协议，已经履行了召回业务，但因药品召回的难度较大，故市场上还有零星的产品，被告不存在继续生产销售被诉侵权产品的事实，此次诉讼系原告对被告的误解所致，被告愿与原告和解。
被告同仁堂药店辩称：被告所销售产品系其母公司南京医*责任公司于2007年1月从南京*限公司购进，该公司拥有合法经营资质，故被告销售的产品有合法来源，且被告对原告诉称的侵权事实毫不知情，故不应承担法律责任。
本院查明
经审理查明，2000年7月18日，江苏*集团公司向国家知识产权局提出名称为“药品包装盒（马来酸依那普利片）”外观设计专利申请，2001年1月13日获得授权，专利号为00316086.6。2002年7月30日，江苏*集团公司变更名称为江苏*公司。10月20日，江苏*公司（甲方）与乙方江*团有限公司签订专利实施许可合同一份，将前述专利独家许可乙方实施至该专利失效之日，许可费用为50万元。双方还约定，乙方可将该专利授权他人使用，如发生侵权行为，由乙方申请调处或提起诉讼。2004年2月4日，江苏扬*有限公司变更名称为为扬子*有限公司即本案原告。
2007年6月6日，原告扬*告利*司生产的马来酸依那普利片药品使用的包装盒与原告享有权利的涉讼外观设计专利近似，遂向利*司发出律师函一份，要求利*司立即停止生产、销售涉嫌侵权产品，查封并销毁已经生产的涉嫌侵权产品，并对已流入市场的予以召回。同年6月11日，利*司复函称，尊重原告享有权利的外观设计专利，并已着手停止生产、销售涉嫌侵权产品，销毁并召回已流入市场的涉嫌侵权产品，对产品外观进行整改后再行生产、销售，请求原告对被告行为予以谅解。6月19日，原*江公司再向利*司发函，提出对本次侵权行为索赔10万元的主张。7月9日，双方达成协议：1、利*司应立即停止生产、销售侵权产品；2、利*司已生产的侵权产品应立即予以销毁，已上市销售的侵权产品应立即召回并予以销毁（于2007年7月底前完成）；3、利*司赔偿扬*公司损失5万元；4、扬*公司不再对本协议签订前的侵权行为提请调处或提起诉讼。双方还约定，如利*司违反协议，扬*公司可直接向其住所地人民法院提起诉讼。2007年7月12日，利*司通过银行汇兑方式给付**公司5万元，扬*公司开具收据一份。
2007年8、9月间，原告扬*公司分别派员在重庆市时珍阁大药房、江苏省南京市同仁堂药店、山东省*保药品城等处购买利*司生产的马来酸依那普利片多盒，江苏省泰州市高港区公证处、重*证处、青*证处对上述购买行为进行公证，并制作了公证书。
另查明，2007年7月间，山东菏*责任公司、南京*限公司、大庆*有限公司、安徽*限公司、广西*限公司、重庆*限公司和平批发分公司、普宁*有限公司、西安普*任公司、西安*限公司等均出具证明，证实按照被告利*司的要求，上述公司将利*司生产的被诉侵权产品退货。
又查明，被告同仁堂药店销售的被诉侵权产品系南京医*责任公司于2007年1月从南京*限公司购进，并由同仁堂药店进行销售。对此，原告扬*公司予以确认。
双方当事人均确认，原告作为证据提交的药品实物均在2007年7月9日前生产，药品包装盒与原告涉讼专利构成近似。双方还认可，原告扬*公司为制止侵权行为共支出费用11272.3元。
以上事实，有原告扬*公司提交的涉讼外观设计专利证书、检索报告、专利年费缴纳票据、专利实施许可合同、相关工商登记资料、原告扬*公司和被*公司的往来函件、赔偿协议、公证书等，被*公司提交的山东菏*责任公司等公司出具的“证明”，被告同仁堂药店出具的南京*限公司企业资质文件、协议书、销售清单、入库单、发票及双方当事人的陈述等在案为凭。双方当事人对原告扬*公司和被告同仁堂药店提交的证据真实性均不持异议，本院依法予以确认。原告扬*公司对被*公司提交的相关证明有异议，认为上述证据虽有公章，但无法定代表人的签名，形式要件有瑕疵，故不应确认其证明效力。本院认为，庭审中，被*公司提交了山东菏*限公司等出具的“证明”原件，以证实依照其与原告扬*公司签订的协议，实际履行了召回被诉侵权产品的责任，就其举证责任，利*司已基本履行完成，对上述证据的证明效力，本院应予确认。
本院认为
本案的争议焦点是：
被告利*司应否承担原告扬*公司诉称的侵权责任。
本院认为：
被告利*司已按照原、被告双方于2007年7月9日签订的协议书履行了相关义务，原告认为被告利*司违反该协议，应承担侵权责任无事实依据。
《中华人民共和国专利法》第五十七条第一款规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。”本案中，原*江公司系涉讼专利的独占实施许可的被许可人，且经专利权人授权，其有权处理侵权纠纷事宜，因此是涉讼专利的利害关系人。扬*公司在发现涉讼专利为被告利*司未经许可实施后，经与被告利*司协商，双方达成协议，被告利*司承认其侵权行为，由被告利*司承担相应侵权责任，符合法律规定，该协议具有法律效力。其后，被告利*司按照协议约定，履行了给付赔偿款、停止生产及召回侵权产品的义务，应视为双方就被告利*司的侵权行为引起的纠纷已处理完毕，原*江公司按照协议约定和相关法律规定，不应再行提起诉讼或提请专利管理机关进行调处。
但应注意到的是，由于现实生活中医药产品的销售行为存在许多环节，双方协议中要求被告利*司在2007年7月底前完成侵权产品的全部召回工作客观上难以实现，故在市场上依然有被告利*司生产的侵权产品销售，原告通过购买形式取得侵权产品，并不能证明其诉称的被告利*司并未停止生产、销售行为，也不能证明被告利*司未履行召回及销毁侵权产品义务，仅能证明由于签订协议时，被告利*司并未考虑到全部召回侵权产品确有一定难度，客观上也不能在短期内实现，故使得部分侵权产品还在市场上流通。原告购买的侵权产品生产日期均早于双方签订协议书日期，也从另一侧面证明，原告诉称被告利*司违反协议的诉讼请求缺乏事实依据，原告请求判令被告利*司立即停止生产、销售侵权产品行为的诉讼请求本院不予支持。
由于被告利*司的侵权行为，给原告扬*公司造成相应经济损失，故双方在协议中商定由被告利*司赔偿原告扬*公司5万元，被告利*司已实际履行该义务。根据前述理由，该尚在市场流通的部分侵权赔偿责任已包含在该赔偿额中处理完毕。但本案中，原告扬*公司认为被告利*司违反协议，再次提出50万元赔偿的请求，本院认为，该诉讼请求因缺乏事实依据，不应予以支持。
双方当事人均确认，针对本次诉讼，原告支付了制止侵权等相关费用11272.3元，被告利*司因其主观和客观原因，未能严格按照双方协议在2007年7月底前完成全部召回侵权产品的义务，致使原告为制止侵权发生该费用，故该费用应由被告利*司承担。因此，对原告扬*公司请求判令被告利*司承担制止侵权的相关费用的诉讼请求，可予支持。同时，被告利*司还应尽快依照协议，继续履行召回侵权产品并予以销毁侵权产品外包装的责任，所需费用由利*司承担。
原告扬*公司在庭审中认可被告同仁堂药店所销售的产品有合法来源，仅要求其承担停止销售的责任，且被告同仁堂药店认可，本院予以照准。
据此，依据《中华人民共和国专利法》第五十七条、第六十条，《最*法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告利*司在本判决生效之日起十日内赔偿原告扬*公司为制止侵权的相关费用11272.3元；
二、被告同仁堂药店立即停止销售侵犯原告涉讼专利的侵权产品；
三、驳回原告扬*公司其他诉讼请求。
本案案件受理费9950元，由被*公司负担。原告预交诉讼费用由本院退回，被告应负担的案件受理费在本判决生效之日起十日内向本院交纳。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。（汇入江苏省高级人民法院，开户行：农行江苏省南京市山西路支行，账号：03329113301040002475）
裁判日期
二〇〇八年十二月十五日
