铁**公司(THETIMKENCOMPANY与临清市通联轴承厂一案二审民事判决书

审理经过

临*通联轴承厂因与铁*公司(THETIMKENCOMPANY)侵犯商标权纠纷一案，不服山东省*民法院（2007）聊民三初字第9号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临*通联轴承厂法定代表人沈*、委托代理人花勇，铁*公司委托代理人李*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

铁*公司在一审中诉称，其在轴承等商品上享有“TIMKEN”注册商标专用权，在包装纸盒等商品上享有“TIMKEN+轴承图形”商标专用权。临*通联轴承厂未经铁*公司的许可，在同一种商品上使用与铁*公司注册商标极为近似的“TIMYEN”及“TIMYEN+轴承图形”标识，并销售侵犯铁*公司注册商标专用权的商品，临*通联轴承厂的行为已经侵犯了铁*公司的注册商标专用权。故请求：1、判决确认临*通联轴承厂侵犯铁*公司“TIMKEN”和“TIMKEN及轴承图形”商标专用权。2、判令临*通联轴承厂立即停止生产、装配、包装、销售(包括任何方式的促销和许诺销售)标有“TIMYEN”标识或任何与“TIMKEN”近似的标识的轴承。3、判令临*通联轴承厂立即停止在侵权产品包装上使用“TIMYEN+轴承图形”标识或任何与“TIMKEN+轴承图形”近似的标识。4、判令临*通联轴承厂立即停止在互联网上和其他任何媒体上的广告和销售行为，并删除相关的网页和相关的内容。5、判令临*通联轴承厂销毁一切库存的侵权商标标识、侵权产品和侵权包装，并提供侵权包装印刷商的名单和基本信息。6、判决临*通联轴承厂在《聊城日报》、《知识产权报》和“中国轴承行业网”上刊登声明，就其实施的侵权行为向铁*公司赔礼道歉、消除影响(内容得由法院审核)。7、判决临*通联轴承厂赔偿铁*公司因被侵权所受到的损失50万元人民币。8、判决临*通联轴承厂承担本案的诉讼费，并承担铁*公司为制止侵权行为所支付调查费、取证费、公证费和律师费等合理开支。

一审法院查明

原审法院查明，铁*公司(THETIMKENCOMPANY)为一资信良好的美国公司，成立于1904年12月16日。其“TIMKEN”牌轴承历史悠久、质量优良、享有盛誉。经国家商标局核准,铁*公司先后在“滚柱轴承及另件”、“陆地车辆零配件即轴承及其零件”商品上获准注册“TIMKEN”商标,有效期分别为1979年至1989年、1995年至2005年,注册证号为第97308号、第729705号,后经续展注册,分别延至2009年10月24日、2015年2月13日;在包装用纸盒、包装纸、卡纸板、卡纸板制品商品上获准注册“TIMKEN+轴承图形”商标,注册证号为第1770892号,有效期自2002年5月21日至2012年5月20日。

另查明,临清市通联轴承厂于2006年底在多家网站上发布广告,声称其始建于1991年，是专门生产圆锥滚子轴承、英制圆锥滚子轴承、外球面轴承的私营企业。从1996年开始，其产品主要出口到泰国、印尼、巴基斯坦等国家和地区。使用商标为“TIMYEN”。并且,在其实际生产销售的轴承产品及其包装上将“TIMYEN”作为商标使用;在包装上将“TIMYEN+轴承图形”作为商品装潢使用。

还查明,铁*公司为制止侵权行为所支付的开支为公证费1800元、购买侵权产品的费用3502元、律师费50000元、翻译费663元,共计55965元。

一审法院认为

原审法院认为，临*通联轴承厂使用的“TIMYEN”和“TIMYEN+轴承图形”标识与铁*公司的注册商标构成混淆性近似。根据《最高人民法院》第九条、第十条之规定，商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。商标的比对应以相关公众的一般注意力为标准，在比对对象隔离的状态下，进行整体比对和要部比对。判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。在本案中，临*通联轴承厂在同种产品(轴承及其包装盒)上使用的“TIMYEN”和“TIMYEN+轴承图形”标识与铁*公司的涉案注册商标相比较，只有“Y”和“K”一个字母的差异，不管是从整体还是从要部观察,以相关公众的一般注意力为标准，都难以将之在视觉上区分开来,加上铁*公司商标的显著性和知名度，该行为足以误导公众。因此,二者构成商标法意义上的近似。根据商标法第五十二条第(一)项“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”及《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第(一)项“在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品装潢使用,误导公众的”的规定,临*通联轴承厂的包括网上宣传在内的本案所涉行为均构成对铁*公司涉案注册商标专用权的侵犯。鉴于本案中侵权人因侵权所获利润或者被侵权人因被侵权所受损失均难以确定，依据商标法第五十六条第二款、《最高人民法院》第十六条、第十七条的规定,法院考虑临*通联轴承厂的过错程度、侵权性质和范围、经营规模以及铁*公司为制止侵权行为所支出的合理费用等因素，综合确定侵权赔偿数额为人民币12.5万元。综上,依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第五十六条第二款及《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第(一)项、《最高人民法院》第九条、第十条、第十六条、第十七条、《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条之规定,判决:一、临*通联轴承厂立即停止对铁*公司“TIMKEN”和“TIMKEN+轴承图形”注册商标专用权的侵犯;二、临*通联轴承厂自本判决生效之日起30日内销毁一切库存的侵权产品和包装;三、临*通联轴承厂自本判决生效之日起30日内在《聊城日报》上就其实施的侵权行为向铁*公司赔礼道歉、消除影响(内容须经法院审核);四、临*通联轴承厂自判决生效之日起30日内赔偿铁*公司经济损失人民币12.5万元。五、驳回铁*公司其他诉讼请求。案件受理费8800元(铁*公司已预交)，由铁*公司承担6600元，临*通联轴承厂承担2200元。

上诉人诉称

一审判决后，临*通联轴承厂不服该判决，向本院提起上诉称，1、临*通联轴承厂在轴承产品和外包装上使用的“TIMYEN”和“TIMYEN+轴承图形”标识，已经过国家知识产权局授权外观设计专利，并且已向国家工商总局申请商标注册，并已受理，临*通联轴承厂使用其拥有外观设计专利权的标识不构成对铁*公司商标权的侵犯。2、根据最高人民法院相关规定，本案铁*公司、临*通联轴承厂均享有商标权的情况下，应驳回铁*公司的起诉。

被上诉人辩称

铁*公司答辩称，1、一审判决认定事实清楚，适用法律正确。一审法院已查明铁*公司对“TIMKEN”及“TIMKEN+轴承图形”商标享有合法有效的注册商标专用权，且临*通联轴承厂未经铁*公司许可在其生产、销售的轴承产品上使用“TIMYEN”标志，并且其在被控侵权产品的包装装潢上使用的标志与铁*公司的注册商标构成混淆性近似。临*通联轴承厂侵犯了铁*公司的注册商标专用权。2、临*通联轴承厂的上诉理由不能成立。（1）“tonglianmaoyi”并非被控侵权商品包装装潢的显著部分，不影响商标近似的判断和侵权的认定。且临*通联轴承厂2006年8月23日向国*总局申请注册的是申请号为第5559809号的“TLMYENtonglianmaoyi”商标，而不是临*通联轴承厂在产品上使用的“TIMYENtonglianmaoyi”标志。而且商标局受理商标注册申请仅表明商标局已经收到申请，并不表明所申请的商标已经获准注册，不表明所申请的商标不会与他人的在先权利相冲突；（2）案外人沈*的200630148165.X号外观设计专利与本案无关。案外人的外观设计申请与本案不具有关联性。而且这种模仿他人注册商标，并将与他人注册商标近似的标志申请为外观设计专利的行为本案就构成侵权。根据《中华人民共和国专利法》第二十三条的规定，“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，该外观设计也因其侵犯了他人的在先权利而应归于无效。（3）临*通联轴承厂提及的最*法院函涉及的是注册商标与注册商标的权利冲突问题，不适用本案，临*通联轴承厂的上诉请求缺乏法律依据。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原判。

本院查明

本院查明的事实与原审法院查明的事实基本一致。另查明，2007年9月12日，中华人*识产权局授予专利申请人沈*外观设计专利证书，外观设计名称：包装盒，专利号:ZL200630148165.X,专利申请日：2006年11月7日，授权公告日：2007年9月12日。该外观设计图主视图中可见轴承图形，轴承上标有“TIMYEN”；图上方标有“TIMYEN”字母，字体较大；字母右下方标有“tonglianmaoyi”，字体较小。

本案中，临清*承厂在二审中共提出两项上诉理由，对该两项理由，本院评判如下：

关于临*通联轴承厂提出其使用在产品和外包装上的“TIMYEN”和“TIMYEN+轴承”标识已申请注册商标，故法院不应受理本案的理由。

本院认为

本院认为，根据中华人*人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。根据该规定，涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷，人民法院不予受理。但此规定适用于已经授权的注册商标专用权权利冲突案件。而本案中，临*通联轴承厂所使用的“TIMYEN”和“TIMYEN+轴承”图形标识并未经国家工商行政管理局授权，临*通联轴承厂亦认可其仅就此进行了申请而未获行政授权。因此，本案不应适用上述规定，原审法院受理本案并无不当。

关于临*通联轴承厂主张其已就被控侵权产品包装设计申请外观设计专利权并未获得国家知识产权局授权，故其行为不构成对铁*公司有关“TIMKEN”和“TIMKEN+轴承图形”商标专用权侵犯的问题。

本院认为，本案中存在临清*承厂的外观设计专利权与铁*公司的商标权权利冲突的情况。处理这一问题应首先依据知识产权纠纷解决中关于保护在先权利的基本原则。根据本案已查明的事实，临清*承厂涉案外观设计专利的申请日与授权时间均晚于铁*公司诉请保护的注册商标申请日和授权时间。在此情况下，可以不经宣告外观设计专利无效程序而直接由法院作为侵犯商标权纠纷民事案件受理并对是否构成侵权作出认定。本案中，临清*承厂将与铁*公司诉请保护的注册商标相近似的标识用于相同商品上，作为商标和包装装潢使用，易造成相关公众的混淆，已构成对铁*公司注册商标权的侵犯，应为法律所禁止。同时，根据《中华人民共和国专利法》第二十三条关于“授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定，本案中临清*承厂未经实质审查而获得外观设计专利授权，亦不能成为其在本商标侵权诉讼中的有效抗辩事由。

综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确。临清*承厂提出的上诉主张无事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇〇八年十二月十五日