陕西天**术研究所与汾州裕**限公司技术转让合同纠纷二审判决书

审理经过

原审被告陕西天**术研究所因与原审原告汾州裕**限公司技术转让合同纠纷一案，不服吕梁**民法院（2013）吕**初字第1号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理。上诉人陕西天**术研究所法定代表人郭*、委托代理人潘**、陈**，被上诉人汾州裕**限公司法定代表人俞**、委托代理人王**、安**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

原告汾州裕**限公司（以下简称汾**公司）诉称：2006年5月5日，其与被告陕西天**术研究所（以下简称陕**研究所）签订了《专利实施许可合同书》，被告把其所有的“核桃乳酸菌饮料及其制备方法”技术授予原告独家在山西省内使用。2006年5月6日，原、被告又签订了《投资合作协议书》，确定双方投资组建核桃乳酸菌饮料生产企业。以上合同签订后，原告依约支付了技术使用费并支付购置设备款，完成项目土建工程等，但终因被告提供的专利技术生产出的核桃乳酸菌饮料不合格，技术达不到工业化生产的条件，致使合同无法履行，给原告造成严重经济损失，构成根本性违约，故请求：（1）解除原、被告双方签订的《专利实施许可合同书》和《投资合作协议书》；（2）判令被告退还原告支付的技术服务费人民币50万元；（3）判令被告赔偿给原告造成的购置设备损失等123.79万元（保留进一步索赔的权利）。

被告**研究所在原审法院指定的举证期限内未提供任何证据，对其当庭提供的证据，原告不予质证。

一审法院查明

原审法院经审理查明：原、被告于2006年5月5日签订《专利实施许可合同书》，约定被告将其“核桃乳酸菌饮料及其制备方法”专利项目许可原告实施。合同内容：1.专利技术内容、要求和工业化开发程序：（1）该项发明专利技术的全部工艺、技术、流程；（2）全部配方；（3）申报专利资料影印件；（4）鉴定资料影印件；（5）初步可行性研究报告；（6）厂房改建或建筑、设备布局、工艺流程草图；（7）卫生和质量标准；（8）主要设备的订制（价格详见本合同书所附设备明细表）；（9）负责培训1-3名核心技术人员，直到其能独立生产出合格产品为止（符合国标）；（10）安装、调试所提供设备，直到正常运行且能生产出合格产品（安装按国家规定办）；（11）帮建化验室并培训化验人员。2.技术资料及其提交期限、地点和方式：被告自合同生效之日起即交预付款后180天内，在山西省以函授、指导和实践的方式向原告提供以上条款中所列各项。3.全部工艺、技术、流程、配方、菌种和设备列入保密范围（设备指被告提供的专有非标设备）；保密期限为20年；违者以侵权论处。4.专利实施许可的种类：独家占有山西省。5.验收标准和方法：原告使用该技术，试生产后达到本合同规定的技术性能指标（卫生、质量均为国标），采取一次性实践的方法验收，由双方签署合同技术验收合格协议书。属技术暨被告所提供的设备问题，由被告负责达标；如始终生产不出合格产品，被告应承担相应经济损失。属原告管理、环境和人员及物料、设施等问题，由原告负责改正。6.使用费及支付方法：分三期支付。总金额110万元（专利技术费），被告以60万元入股（股*详见《甲方入股加盟补充协议书》）。第一期签合同时原告向被告支付预付款10万元整，被告获得批准申请专利号时再向被告支付20％计10万元整；第二期原告在提设备时支付被告40％计20万元整；第三期在技术转让毕原告独立生产出合格产品时即被告向原告授权时，原告再向被告支付20％计10万元整。7.技术服务：服务地点：山西省。服务方式：以函授、指导和实践的方式服务。安装费：按全部设备的5％计取，被告不再向原告收取其他服务费。8.后续改进的提供和分享：互惠互利，优先共享。10.违约金或者损失赔偿数额的计算方法：一方违反本合同第一、二、四、五、六、七、八、十四条约定，该方被剥夺在山西省的专利权，以现金承付。本合同所附原、被告订购设备明细表视同本合同；被告无偿将大豆纤维乳酸菌饮料专有技术赠给原告使用；原告同意于2006年6月10日前向被告支付第一期订购设备款，但提设备时间由原告确定；未尽事宜由双方参照《专利实施许可合同签订指南》另行协商签订补充协议。

2006年5月6日，双方签订《投资合作协议书》，约定双方投资组建核桃乳酸菌饮料生产企业。被告以转让给原告的涉案专利转让费60万元作为投资款，原告以土地使用权、厂房、设备、特有的技术和流动资金作为投资。被告出资额占企业原始股份的15％，原告出资额占企业原始股份的85％。被告根据双方关于生产设备购买的约定，按照原告通知将全部设备运至建成车间，设备质量由被告全权负责。

原告主张被告在2006年8月2日承诺将大豆纤维乳酸菌饮料的专利技术无偿供原告生产使用并认为当年国庆节就可以出成品。在同年10月20日又承诺10天后机器设备进驻车间并派人员赴原告处安装调试。对此原告提供2006年8月2日和2006年10月20日两份会议纪要予以证明。被告均因系复印件且无参会人员签字而不予认可。

原告主张2006年12月5日其组织召开联席会议，讨论被告提供的设备存在严重质量问题无法验收移交问题提供有2006年12月5日联席会议记录。次日原告又函告被告处理设备质量事宜，提供有2006年12月6日致被告函。被告于2006年12月7日、9日函复非标设备质量事宜处理意见，被告因该两份复函无公章且非原件而不予认可。

原告主张被告提供的菌种、发酵工艺、调配罐和供料系统、七连罐脱腥脱涩系统、二次分离机、磨浆机、洗豆机、泡豆槽、核桃仁脱皮系统、电器、产品质量等方面存在问题。试生产产品性能指标不符合约定要求，并提供了相互间的往来函件予以证明。被告认为原告所称存在的问题均系原告单方总结，即使有被告方人员签字亦不能证明被告方认可，仅能证明被告的诚意。对原告出具的没有被告签字或公章的函件和材料均不予认可。

原告主张原、被告曾协商处理涉案专利实施许可的有关遗留问题，双方均作出了如遗留问题仍不能得到有效解决，则按照合同约定解除合同并依约承担违约责任的意思表示。原告提供相应的往来函件予以证明。被告认为其中2011年6月8日原告致被告的答复函只是复印件，无法与原件核对，不予认可。对其余双方来往函件真实性子以认可，但对证明目的不予认可。

原告主张其支付被告设备款655100元，支付自购设备款486791元，支付核桃乳酸菌研发费96000元，以上共计1237900元。另已支付被告专利技术使用费50万元。被告对双方资金运作账目清单的真实性予以认可，但认为其中的13.77万元是设备安装费，而非原告主张的专利使用费，故认为原告还欠其13.77万元的专利使用费未付。

一审法院认为

该院认为，本案双方所签《专利实施许可合同书》合法有效，双方均应依约全面履行其合同义务。依合同约定，原告所负的主要义务为：1.支付被告专利技术使用费50万元；2.支付被告用于代订购专有非标设备款项65.9万元；3.自购不属被告专有非标设备的标准设备；4.仅在山西省范围内独占使用涉案专利技术。被告所负的主要义务为：1.交付原告涉案专利的全部工艺、技术、流程以及全部配方；2.无偿将大豆纤维乳酸菌饮料专有技术转让给原告使用；3.提供涉案专利的卫生、质量标准；4.替原告代购非标设备并负责达标、安装调试，直至正常运行且能生产出合格产品；5.提供负责为原告培训核心技术人员等技术服务，直至原告能独立生产出符合国标的合格产品。

就原告所负合同义务。关于技术使用费，原告提供了前后7次支付被告技术使用费共计50万元的收款条据，与被告认可的双方资金运作账目清单中被告自认原告已支付的技术费数额吻合，该院予以确认。关于代订购设备款，原告提供的已支付被告设备款655100元与双方合同约定的亦即被告主张原告应支付的专有非标设备费65.9万元基本吻合，该院亦予确认。关于自购设备，原告提供的配货明细表、现金凭证、转账凭证、费用报销单及增值税发票相互印证，能够形成完整的证据链条，被告虽不予认可，但无相反证据反驳，故对原告主张的自购设备费用486791元予以确认。被告对原告仅在山西省内实施涉案专利技术亦未持异议。故原告已履行其合同义务，并无违约。

就被告所负合同义务。被告未在该院依法指定的举证期限内提交证据材料，亦未申请延期举证，视为其放弃举证权利，其于庭审中当庭提交证据，属逾期举证且未说明理由，原告亦不予质证，故依法应由被告自行承担逾期举证的不利法律后果。具体到本案中，就被告是否已依约履行向原告交付涉案专利技术全部工艺、技术、流程以及全部配方，向原告无偿转让大豆纤维乳酸菌饮料专有技术，向原告提供涉案专利卫生、质量标准，提供的专有非标设备卫生质量是否合格、安装调试是否成熟乃至能否生产出合格产品，均应由被告就其已履行上述合同义务承担举证责任。被告仅对原告主张的设备、产品等存在问题和缺陷所出具的证据发表质证意见而未提供有效证据进行反驳，其应承担举证不能的法律后果。被告未依约履行其所负的主要合同义务，已构成根本违约，造成原告的合同目的无法实现，故原告关于解除双方签订的《专利实施许可合同书》及《投资合作协议书》之诉请，该院予以支持。原告关于被告应退还其已支付的50万元涉案专利技术使用费和655100元代订购设备款之诉请，符合法律规定，该院予以支持，待被告返还655100元代订购设备款后，原告将相应设备返还被告。原告依约自购设备费用486791元和为试生产投入的研发费用96000元，属因被告违约致合同落空而造成的原告损失，被告依法亦应予赔偿，待被告赔偿原告自购设备款486791元后，原告将自购设备交付被告。综上判决：（一）解除原、被告签订的《专利实施许可合同书》和《投资合作协议书》；（二）被告返还原告支付的专利技术使用费人民币50万元；（三）被告返还原告支付的代订购设备款655100元，原告将相应代订购设备返还被告；（四）被告赔偿原告自购设备费用486791元，原告将相应自购设备交付被告；（五）被告赔偿原告为试生产投入的研发费用96000元；（六）驳回原告的其他诉讼请求。

上诉人诉称

判后，被告**研究所不服，向本院提起上诉。

陕**研究所的上诉请求：撤销原审判决第一项至第五项，驳回被上诉人汾州裕**限公司的诉讼请求。事实与理由：1.2006年底上诉人代购的设备到位，开始安装调试。2007年4月2日，应被上诉人申请，吕梁市科技局举行了科学技术成果签定会。2007年4月14日，吕梁市**人公司颁发核桃乳酸茵饮料及其制备方法《科学技术成果签定证书》，肯定该项研究属高新科技范畴，产品填补了国内空白，技术达到国内同类研究领先水平。2007年5月上诉方技术人员指导被上诉人进行设备调试及试产。2007年6月1日，经多次试产检验合格后，上诉人在《专利技术暨技术资料验收书》上签字验收。2007年7月3日，被上诉人申请将核桃乳酸菌饮料样品送山西省《国家农副加工产品及白酒质量监督检验中心》、《山西省**检验中心》检测全部合格。至此，按合同约定上诉人的义务履行完毕。2.被上诉人以核桃乳酸茵饮料及其制备方法技术不成熟、设备不合格为由提起的诉讼，主要证据为双方来往函件，没有任何科学检测数据。3.上诉人当庭提供的《专利证书》、吕梁市科技局《科学技术成果鉴定证书》、被上诉人签字的《专利技术暨技术资料验收书》、山西省**检验中心出具的20070516号《检验报告》、上海**有限公司总经理宫*先生提供的240毫升包装的核桃乳酸菌饮料实物等大量证据，原审法院因未在举证期限内出示而不予认可。4.上诉人提供的新证据还有：（1）汾州**有限公司早在2008年4月6日就依据20070516号检测报告，申请取得了《全国工业产品生产许可证》，有效期至2011年4月5日。后又续展至2014年4月6日。（2）汾州**有限公司于2007年7月16日申请取得了国家核发的《食品卫生许可证》，有效期至2011年7月5日。2009年初，汾州**有限公司更名为山西汾**限公司后，于2009年3月10日又向汾**生局重新申请了《食品卫生许可证》。（3）2009年被上诉人申请了三项核桃乳酸菌饮料《产品条码》。条码企业名称：汾州**有限公司。至此，被上诉人打通了核桃乳酸菌饮料从生产到销售全过程的行政限制，其生产许可证至今有效，证明核桃乳酸菌技术成熟，设备合格。（4）西安市公证处《公证书》证明：山西汾**限公司申请取得了QSl423060L0208号生产许可证；陕**证处《公证书》证明山西汾州裕**限公司生产的核桃乳酸菌饮料早已公开上市销售。（5）相关媒体的报道有：山西经济日报2012年11月20日《汾州裕**限公司——小核桃创出大品牌》通讯载明：“汾州**有限公司建有7万多平方米的高科技产业园，园中有一条核桃乳酸菌生产线，设备技术居国内外同行领先水平”。俞**的合作伙伴上海**有限公司总经理宫*先生提供的240ml核桃乳酸菌饮料成品实物，证明被上诉人早在2008年就正式生产出了“核桃乳酸菌饮料”开始销售。5.投资合作协议问题。2007年被上诉人申请登记设立汾州**有限公司，生产核桃乳酸菌饮料，但被上诉人成立新企业后没有按协议约定通知上诉人。原审除判决撤销投资协议外，对上诉人的60万元投资去向未涉及。原审后，经查2007年被上诉人向汾**商局申请登记设立“山西汾**有限公司”，经营范围包括生产加工蛋白饮料。2008年6月27日汾**商局核发《营业执照》名称：山西汾**有限公司，法人代表俞**。2009年3月23日汾**商局核准将“山西汾**有限公司”变更登记为“山西汾**限公司”，经营范围：生产加工蛋白饮料。至此，按照投资合作协议，俞**完成了生产核桃乳酸菌饮料公司的成立和变更。按照协议上诉人应占有汾州**公司15％的股份，即不少于价值150万元的股份。6.关于设备质量问题。本案所涉核桃乳酸菌饮料设备，经过被上诉人的严格检查验收，其用该设备生产出了合格产品，并申请获得了生产许可证。双方为解决生产过程中出现的因工人操作不熟练、设备磨合、配料、生产控制等方面出现的问题而进行协商解决的一些会议记录和来往信函不能作为认定我方违约的依据。被上诉人两次申请国家《生产许可证》和《食品卫生许可证》，都获得了批准，并取得生产条形码，说明其产品和生产技术及设备合格。本案中由上诉人代购的非标设备，被上诉人对设备进行了严格验收，如质量出现问题，应由生产厂家负责。生产设备2006年底到位，被上诉人验收使用至今已7年有余，早已过了质量追索期。现将自购设备和研发投入资金一并提出赔偿要求明显不当。7.本案中双方合同已履行完毕，没有出现法律规定解除的情形。8.被上诉人尚欠上诉人137700元未付，应予支付。

本院查明

本院二审查明的事实与原审法院一致。

另查明以下事实：

1.汾**公司始建于1998年，是以从事核桃、核桃仁等农副产品的研发加工为主的生产销售企业。陕**研究所是以大豆系列食品新技术、新产品的研究、开发咨询公司，其于2006年5月22日向国家专利局申请了“核桃乳酸菌饮料及其制备方法”发明专利，2010年5月22日被授权公告。

2.本案专利实施许可合同签订的背景：上诉人陕西**人汾州裕源公司的《核桃乳酸菌饮料的初步可行性研究（经济分析部分）》，载明：核桃乳酸菌饮料的发酵和乳合技术居国内领先，国际先进水平，属世界首创的填补国际空白项目。该饮料产品口感细腻、香味纯正、无分层沉淀产生。该项目投资小见效快，其投资利润率高达100-200%。

3.2006年5月5日双方签订的《专利实施许可合同》载明的验收标准和方法：采取一次性实践的方法验收，由双方签署合同技术验收合格协议书。如产品验收不合格，属技术及提供的设备问题，由上诉人负责达标，如始终生产不出合格产品，上诉人应承担相应经济损失。

4.2006年12月2日，由上诉人订制的非标设备运抵被上诉人生产车间后，就设备质量问题和试生产过程中出现的技术问题，双方通过会议纪要和往来函件等方式不断进行交涉，直至2012年8月29日上诉人陕**研究所给汾**公司发函，仍谈及到退还设备等问题。

5.2007年4月14日，上诉**源公司提供的核桃乳酸菌饮品及其制备方法通过了吕梁**术局组织的科学技术成果鉴定。

6.2007年6月1日，被上诉人一方接受技术及资料人王**签字的是《专利技术暨技术资料验收书》，而不是专利实施许可合同中约定的由双方签署的合同技术验收合格协议书。

7.2007年6、7月间，试生产出的核桃乳酸菌饮品曾送到当地酒店进行过免费品偿，但仍因存在口感不稳定，沉淀解决不了等问题无法进行上市生产销售。

8.2014年8月11日，本院合议庭并双方当事人到本案核桃乳酸菌生产车间，共同实地查勘了涉案设备及试生产等情况。双方认可的涉案设备全部处于废弃状态，该试生产线已被折除，部分车间已挪作他用。

9.上诉人陕**研究所没有依约无偿将大豆纤维乳酸菌饮料专有技术转让给被上诉人使用。

本院认为

本院认为，汾**公司作为一家以研发核桃为主的农副产品生产销售企业，其于2006年5月5日与陕**研究所签订的核桃乳酸菌饮料及其制备方法专利实施许可合同，目的是通过实施该专利技术，生产出上诉人陕**研究所许诺的核桃乳酸菌饮品，并上市销售，实现企业投资利润。本案中双方产生纠纷的根源是试生产出的核桃乳酸菌饮品因口感不一，有沉淀物等原因没能实现工业化生产并上市销售，被上诉人汾**公司因实施该专利技术所建立起来的生产线因解决不了该产品所存的质量问题而处于废弃状态，双方因实施该专利技术在长达6年之久的不断交涉中，终因生产不出符合上市条件的合格产品而诉诸法律。汾**公司作为原告的诉讼请求是解除与陕**研究所签订的合同，并由其赔偿汾**公司在实施该专利技术过程中的直接经济损失，主要包括已支付的专利技术使用费、购置设备费及试生产成本费。

本案争议的焦点是被上诉人汾**公司在原审中的诉讼请求能否得到支持。

被上**源公司在签订本案《专利实施许可合同》后依约分七笔支付了上诉**研究所技术使用费50万元，依约支付了合同约定的非标设备、通用设备等设备款1141891元，完成项目土建工程等，依约履行了《专利实施许可合同》中的合同义务，没有证据证明被上诉人在本案双方合作过程中有违约行为。

上诉**研究所作为《专利实施许可合同》的技术实施许可方，自2006年12月由其订制的非标设备运抵被上诉人生产车间后，双方就该非标设备的质量问题产生争议，在不断改进设备并进行核桃乳酸菌饮品的试生产过程中，上诉人一方始终没有解决试生产饮品存在的口感不稳定、沉淀等问题，导致双方没能按合同约定的验收标准和方法共同签署合同技术验收合格协议书，且经合议庭并双方当事人到试生产车间现场勘验，涉案所有设备均处于废弃状态。据此，可以认定上诉**研究所并没有按合同约定完成其合同义务，被上**源公司因实施该专利技术进行投资所遭受的损失显而易见。

陕**研究所在上诉过程中，提供有（1）2007年4月吕梁市科技局出具的核桃乳酸菌饮品及其制备方法科学技术成果鉴定证书，该证书是对其专利方法的鉴定，且颁发该证书时还没有进行过试生产，该证书不能作为本案专利实施结果的证据使用；（2）上诉人法定代表人自己送检的核桃乳酸菌饮料检验合格报告（20070516号），被上诉人质证不认可该检验报告的真实性，因是上诉人自己所为，不符合合同约定的检验送检程序；（3）被上**源公司所有的蛋白类饮料检验报告及生产许可证、卫生许可证、生产条形码等证据，均是被上诉人为生产蛋白饮料所完善的手续，蛋白饮料生产是一种较成熟的技术，在国内市场早已普遍生产销售，而本案核桃乳酸菌饮料生产中所运用的发酵和乳合技术则属于国内乃至国际领先技术，显然该组证据中涉及的蛋白饮料与本案中的核桃乳酸菌饮料不是同一种技术产品；（4）上诉人在被上诉人的互联网宣传页面通过公证方式下载的有关核桃乳酸菌饮料生产销售的宣传用以证明涉案产品已规模生产并上市销售，该组证据仅是被上诉人的一种企业宣传，也恰恰证实了被上诉人合作的诚意和渴望产品上市的意愿，而双方合作的结果是该试生产线已被废弃，生产车间和当前市场上也找不到任何核桃乳酸菌饮料。故对上诉人所提供的用以证明其已完成了合同约定义务并已实现合同目的的上诉主张，本院无法采信。

关于双方于2006年5月6日签订的《投资合作协议书》，即上诉人陕**研究所以另外的60万元的技术使用费占投资企业15%股份，被上**源公司以其土地使用权、厂房、设备等占投资企业的85%。自2006年12月2日至被上诉人提起本案诉讼，双方一直就非标设备存在的质量问题和试生产产品是否合格问题进行不间断的交涉，因没有实现合同约定产品的工业化生产并上市销售，也就不存在双方投资设立新公司的问题。

综上，因被上诉人汾**公司签订本案合同的目的落空，原审判决双方解除合同，并由陕**研究所退还其已收取的专利技术使用费50万元并无不当。客观地讲，实施涉案专利技术没有生产出合同约定的达到工业化生产条件的产品，该结果确给汾**公司造成较大损失，但本案双方对该结果的发生均不存在主观上的过错，本院依照公平原则，对原审判决中赔偿损失部分作出适当调整，由汾**公司承担其请求赔偿损失20%的责任，即（655100＋486791＋96000）20%u003d247578.2元；由陕**研究所承担剩余80%的赔偿责任，即（655100＋486791＋96000）80%u003d990312.8元。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项判决如下：

二审裁判结果

一、维持吕梁**民法院（2013）吕**初字第1号民事判决第一、二、六项；

二、撤销吕梁**民法院（2013）吕**初字第1号民事判决第三、四、五项；

三、改判陕西天**术研究所于本判决生效后十五日内赔偿汾州裕**限公司订购设备款、自购设备款及研发费用共计990312.8元。汾州裕**限公司将相应设备退还陕西天**术研究所。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费20441元，由陕西天**术研究所负担。

二审案件受理费20441元，由陕西天**术研究所负担12264.6元，由汾州裕**限公司负担8176.4元。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一四年十一月二十六日