成都**有限公司与广东**限公司技术转化合同纠纷二审民事判决

审理经过

上诉人**有限公司（以下简称方程式公司）因与被上诉人广东**限公司（以下简称暨**司）技术转化合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（2013）佛顺法知民初字第2号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年6月4日公开开庭审理本案。上诉人方程式公司的委托代理人方**、被上诉人暨**司的委托代理人廖**出庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院经审理查明：原佛山市**有限公司（2012年8月29日变更名称为广东**限公司）与方**公司于2011年2月21日签订一份《合作协议书》，约定方**公司为暨**司研发并提供两个适于产业化应用的指纹产品技术方案和产品样品，产品名称为“指纹双开门橱柜锁和指纹抽屉锁”（第二条）；在签订合同前方**公司已经完成了两个产品的研发并已具备产品转化的条件（第三条第1款）；暨**司按照每个方案（包括样品费）研发费20万元支付给方**公司，两个方案共计40万元（第三条第2款）；方**公司收到40万元研发费后，不能按约定日期提供样品，暨**司有权终止合同，方**公司无条件归还40万元给暨**司（第七条甲方责任第3项）；方**公司提供给暨**司指纹双开门橱柜锁和指纹抽屉锁产品方案并做出手版样品，交给暨**司进行产品展示和演示，以便征求客户意见，在十五天的产品展示过程中，暨**司可根据市场反馈和潜在客户的认可度，决定是否继续与方**公司合作，若暨**司决定不合作，则该协议自行终止，暨**司无需为方**公司前期支出的费用承担任何责任，方**公司收回样品并无条件归还暨**司40万元，协议失效（第七条甲方责任第4项）。合同签订后，暨**司于2011年2月24日向方**公司支付了40万元研发费用。2011年12月21日，暨**司和方**公司的法定代表人等在暨**司处召开座谈会，双方签订一份工作备忘录，确认四项内容：一、双方于2011年2月21日签订的“指纹双开门橱柜锁和指纹抽屉锁”结构方案经论证不可行，现决定采用“分离式指纹双开门橱柜锁（双开门门锁锁合可以是单边锁在固定的位置）和指纹抽屉锁”方案重新设计。二、自当天起，90天内方**公司将上述“分离式指纹双开门橱柜锁和指纹抽屉锁”的两套完整设计方案及手板（包括完整结构图纸、结构手板各两套、手持端开锁器手板两套）交给暨**司。三、暨**司负责将上述手板与客户沟通并确认，如有调整要求在一个月内向方**公司以书面或电邮方式提出，方**公司在收到调整意见后七天内以书面或电邮方式回复暨**司。四、双方对上述方案确认后七天内方**公司向暨**司进行技术交底，或在暨**司的指定下交给生产方，协助进行产业化生产。2012年2月15日，暨**司和方**公司双方代表再次在暨**司处召开会议，就三款指纹抽屉锁的项目完成进度确认四点内容：1、三款产品结构部分整改完成时间（包括修改图纸）：单锁舌款两周，转杆款一周，双开门款一周；2、所有电路部分整改完成时间为试验版完成后交测试版，产品开模前必须交最终版；3、三款产品最终的三维图纸（电子版本）的移交时间（符合生产及可实现产业化的图纸）完成时间为四周；4、电子电路部分最终版的所有资料的移交时间（符合生产及可实现产业化的图纸）完成时间为四周。2012年5月16日，暨**司向方**公司发出一份公函（附有“分体式小锁测试记录”），提出四点意见：一是按照双方在2011年12月21日拟定的“工作备忘录”中第三点内容确认：“暨**司负责将上述手板与客户沟通并确认，如有调整要求在一个月内向方**公司以书面或电邮方式提出，方**公司在收到调整意见后七天内以书面或电邮方式回复暨**司”；二是暨**司于2012年5月7日下午17：40收到方**公司的“分体式小锁”（共14件），电子钥匙（共4件）。暨**司测试产品的时间为2012年5月8日至5月14日，测试问题点按附页（分体式小锁测试记录）；三是暨**司通过市场调研得出，大部分目标客户对“分体式小锁”不感兴趣，且部分目标客户均表示曾有人员向他们推销“分体式小锁”，当时他们也直接回复不会尝试；四是基于2011年2月21日签订的《合作协议书》中第四条第7点，以及暨**司通过市场调研得出，“分体式小锁”项目并非暨**司独家使用，因此，暨**司不接纳“分体式小锁”这个项目。2012年6月13日，暨**司致函方**公司，称方**公司与暨**司签订合同后已支付相关费用，但在过去的一年多时间里，双方经多次交涉及召开座谈会，最终确认原预想方案不可行，双方于2011年12月21日的工作备忘录中确定采用新方案重新设计并约定了新方案的履行日期，而方**公司仍无法提供切实可行并适于产业化应用的技术方案，令暨**司的生产销售计划未能开展，故暨**司决定放弃与方**公司合作，就合同解除及返还研发费用等问题明确如下：一、解除双方于2011年2月21日签订的《合作协议书》，终止合同关系；二、方**公司在收函七天内向暨**司返还研发费40万元。但方**公司在收到函件后未向暨**司返还研发费用。

庭审中，暨**司和方**公司确认在签订合同前，方**公司已完成涉案技术和产品的开发，徐**是代表方**公司参与涉案技术转化的工程师。方**公司未按2012年2月15日会议记录中明确的项目完成时间向暨**司交付设计图纸等资料。

暨**司于2012年12月27日向原审法院提起诉讼，请求判令：1.解除暨**司与方程式公司签订的《合作协议书》；2.方程式公司立即向暨**司返还研发费40万元；3.方程式公司承担本案一切诉讼费用。

一审法院认为

原审法院认为：暨**司和方程式公司签订的《合作协议书》是双方当事人真实的意思表示，合同有效。关于暨**司要求解除合同的理由是否充分的问题，首先，《合作协议书》第七条甲方责任条款第4项约定：“方程式公司提供给暨**司的指纹双开门橱柜锁和指纹抽屉锁产品方案并做出手版样品，交给暨**司进行产品展示和演示，以便征求客户意见，在十五天的产品展示过程中，暨**司可根据市场反馈和潜在客户的认可度，决定是否继续与方程式公司合作，若暨**司决定不合作，则该协议自行终止，暨**司无需为方程式公司前期支出的费用承担任何责任，方程式公司收回样品并无条件归还暨**司40万元，协议失效。”暨**司于2012年5月16日向方程式公司发出的公函显示，暨**司在2012年5月7日曾收到方程式公司的“分体式小锁及电子钥匙”，并于同年5月8日至14日进行了测试和市场调研，暨**司列出了该产品的6大问题并表示不接纳该产品，方程式公司对此并未向暨**司复函作出任何解释，暨**司为此于2012年6月13日再次向方程式公司发出公函，表示终止合同关系并要求方程式公司返还研发费用，也就是说，暨**司经测试和市场调研后决定解除合同符合《合作协议书》第七条第4款的约定；其次，本案合同于2011年2月21签订，合同第三条第1款明确在该合同签订前方程式公司已经完成了两个产品的研发并具备产品转化的条件，但两个产品设计方案于2011年12月21日被双方在工作备忘录中确认不可行，即不具备技术转化条件，且在该工作备忘录中，双方约定方程式公司在90天内将新设计方案及手板提供给暨**司，而在2012年2月15日的会议记录中，双方对该新产品方案完成时间的约定作了细化和修正，但方程式公司未能在约定的期限内将新方案及手板、三维图纸、电子电路资料等交给暨**司，亦属违约，暨**司可依《合作协议书》第七条甲方责任条款第3项解除合同；最后，本案合同为技术转化合同，但自双方于2011年2月签订合同起，直到暨**司2012年12月27日向法院起诉之日，虽经暨**司多次催促并与方程式公司协商，方程式公司仍未能履行合同主要义务，即完成技术转化，形成对产品的工业化生产，导致暨**司无法实现合同目的，且暨**司在2012年6月13日曾通知方程式公司解除合同。综上所述，暨**司要求解除合同，理由充分，原审法院对其解除合同并要求方程式公司返还研发费用40万元的请求予以支持。至于方程式公司在答辩中提出的解除合同后所涉及到的两个技术方案和产品产生的知识产权问题，因方程式公司未提起反诉，方程式公司得另案主张权利。依据《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第一百零七条、第三百三十条第四款、第三百三十四条的规定，判决如下：一、解除暨**司与方程式公司于2011年2月21日签订的《合作协议书》；二、方程式公司于判决发生法律效力之日起十日内，一次性返还研发费用40万元给暨**司。案件受理费7300元，财产保全费2120元，合共9420元，由方程式公司负担。

上诉人诉称

上诉人方程式公司不服原审判决，向本院提起上诉称：一、一审判决认定的事实错误。1.双方所签的《合作协作书》不是简单的技术转化合同，还包括销售合同。在合同签订之前，研发已完成，样品也得到了暨**司的确认。合同只是对上述成果的确认。2.在合同履行的过程中，方程式公司也已向暨**司交付了相应的产品样品，也按照合同约定委托相关专利代理机构以暨**司的名义对涉案的两项技术方案及延伸的技术方案申请专利，并最终获得6项专利，包括3项发明专利和3实用新型专利，该6项专利均以暨**司为专利权人。3.技术转化的义务和责任在暨**司。暨**司采取自己招聘人员进行自主转化，但一直没有进行外观设计，也没有进行开模设计。4.方程式公司已尽力补救暨**司转化的不足，采取了各种措施，包括研发分体式小锁等。二、合同可以解除，但方程式公司应返还其所获得的专利权。本案中既然一审法院判决解除合同，则应恢复原状，即暨**司也应当将方程式公司向其转让的6项专利权恢复至方程式公司名下。一审法院在判决解除合同的情况下，仅判决由方程式公司向暨**司返还研发费用属于适用法律错误。综上，一审法院仅认定方程式公司没有正确履行技术转化义务而忽视了方程式公司已经履行的技术转让义务属于事实认定不清，在判决解除合同的情况下，仅判令方程式公司返还研发费用而未判令暨**司将涉案技术所形成的专利返还方程式公司属于适用法律错误，请求法院撤销一审判决并驳回暨**司的全部诉讼请求。

被上诉人辩称

被上诉人暨**司答辩称：第一，关于方程式公司提出的合同在签订之前研发已经完成的问题。相关技术研发已完成只是方程式公司自称已经完成，在合同签订之前方程式公司并没提交相关的研发资料和样品，其称研发已经完成是其自己的设想，并没有实际完成。第二，关于合同对研发成果的确认问题。合同的签订并不是对方程式公司研发成果的确认。在研发过程中，方程式公司交付了样品，但是该样品经过测试及检测之后发现存在多方面的问题及瑕疵，最后双方签订了备忘录，一致认为之前的方案均不可行，否定了其研发已完成的说法，方程式公司因此提出另外变更其他的技术方案以继续履行合同，但方程式公司并没有根据双方的约定提交新的技术方案，导致合同无法继续履行。第三，关于转化的义务与责任问题。转化是合同的核心，暨**司支付研发费就是希望方程式公司研发出适合工业化生产的技术方案，但至今为止经过长达2年的时间，方程式公司仍然没有提交可行方案给暨**司进行转化，方程式公司已构成违约。方程式公司的确进行了补救的工作，暨**司也给了方程式公司多次机会，要求方程式公司去完善技术，但由于方程式公司本身技术力量不过关，其根本不具备研发的能力，其公司原来的技术人员也已经离开公司，以致方程式公司打算与上海某公司签订合同，借助其他公司来履行合同，故暨**司有充分理由怀疑方程式公司履行合同的能力，因此，暨**司提出了解除合同的诉求。第五，关于方程式公司认为合同可以解除，但应该双向返还的问题。本案是民事纠纷，民事纠纷案件审判采取的是不告不理的原则。由于方程式公司在一审过程中没有提出反诉，故一审判决不可能对此作出判决。方程式公司所述的三项发明专利，其内容及技术与方程式公司从事的研发项目根本不同。暨**司作为专业公司，本来就有自己的技术力量，暨**司与其他的科技公司、暨**学等都有合作，暨**司有能力研发属于自己的专利产品。方程式公司所述的三项专利都是暨**司自己研发的，与方程式公司无关。因此，方程式公司的此项上诉理由不能成立。综上，请求二审法院驳回方程式公司的上诉请求。

上诉人方程式公司在二审期间提交了以下证据：

证据1.确认函；

证据2.6项专利的申请文件；

证据1和证据2共同证明上述6项专利是方程式公司研发的，暨**司应返还给方程式公司。

被上**公司对上诉人方程式公司提交的证据不予确认。

被上诉人暨**司在二审期间未提交新证据。

经审查，上诉人方程式公司提交的证据1和证据2用以证明其为上述6项专利权的权利人，由于此部分争议属于专利权权属纠纷，方程式公司在一审期间未就上述6项专利权的权属提出请求，本院在二审期间对上述6项专利权的归属不予判定，故对该两份证据不予采信。

本院查明

本院经审理查明，原审查明事实属实，本院予以确认。

本院认为

本院认为：本案属于技术转化合同纠纷。

关于暨**司是否有权解除《合作协议书》的问题。首先，《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定，当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。暨**司有权要求解除合同根据双方当事人在《合作协议书》第七条甲方责任第4项的约定，暨**司有权根据市场反馈和潜在客户的认可度终止协议履行。本案事实表明，暨**司在收到方程式公司提供的产品样品后，经多次的测试，发现样品存在多个问题，为此，暨**司多次与方程式公司沟通协商要求改进，但最后样品仍未达到暨**司的要求。此时方程式公司的违约行为已满足合同约定的上述解除条件。因此，暨**司根据其产品测试及市场调研结果决定解除合同符合《合作协议书》第七条甲方责任第4项的约定，其有权解除合同。其次，从双方的合作过程来看，自双方于2011年2月21日签订《合作协议书》正式建立合作关系开始，至2012年6月13日暨**司提出解除合同，历时近一年半，期间双方就样品出现的技术问题多次协商，方程式公司虽经多次改进，但仍不能提供完善的技术方案以供技术转化，双方的合同目的无法实现，原审法院依暨**司的请求解除双方合同符合法律规定。

关于方程式公司是否应向暨**司返还40万元的问题。基于双方当事人在《合作协议书》中的约定，暨**司向方程式公司支付了研发费用40万元，因该合同已解除，故根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”的规定，暨**司有权要求恢复原状，请求方程式公司返还收取的40万元研发费用。同时，根据双方在《合作协议书》第七条甲方责任第4项的约定，暨**司在终止《合作协议书》履行后亦有权要求方程式公司无条件返还40万元研发费用给暨**司。因此，原审法院判决解除双方签订的《合作协议书》的同时，根据暨**司的请求判令方程式公司向暨**司返还40万元研发费用并无不当，本院予以维持。

关于方程式公司上诉主张暨**司应返还方程式公司向其转让的6项专利权的问题。由于方程式公司在一审阶段未提出相应的请求，故本院在二审阶段不对上述6项专利权的归属进行认定，方程式公司可另案主张其权利。

综上所述，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费7300元，由上诉人**有限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一三年六月十九日