贺**与滚石国际**限公司一案二审民事判决书

审理经过

上诉人滚石国际**限公司（以下简称滚**司）因与被上诉人贺沁*商标侵权纠纷一案，不服长沙**民法院作出的（2009）长中民三初字第0114号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2011年5月24日公开开庭审理了本案。上诉人滚**司的委托代理人黄**，被上诉人贺沁*及其委托代理人王**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院认定：原告滚**司于1986年2月21日经台北市政府批准设立，从事词、曲的著作；各种唱片、录音带的发行、出版及出卖；录影节目带制作及发行等业务，其前身包括滚石**限公司和滚石有**限公司。涉案“”标识由图形与文字组合而成，包含“滚石唱片”、“ROCKRECORDSu0026amp;TAPES”字母。原告自二十世纪八十年代开始在其公司发行的歌碟、公司旗下艺人演唱会、各种宣传广告、电视媒体上均使用了涉案“”标识，原告还与中**信、步步高、联想、新浪、百度等大型品牌企业合作，中**视台、湖南卫视、南方日报、新华网、人民网、搜狐等多家媒体对原告、原告的商业合作、原告旗下艺人演唱会、原告旗下艺人获奖等进行了大量报道。

第514008号“”图形商标由滚石有**限公司于1990年3月10日在我国获得核准注册，该商标核定使用在第9类的录音盘、已曝光电影、唱片、录音带、录影带等商品上，该商标2000年3月10日获续展注册。第746428号“”图形和文字组合商标由滚石有**限公司于1995年5月21日在我国获得核准注册，该商标核定使用在第9类的盒式录像带、激光唱片、唱片、录音带、录影带、录音唱片等商品上。2000年5月28日，滚**司即本案原告受让取得上述第514008、746428号两枚商标，2005年10月28日，经我国国家工商行政管理总局商标局核准，本案原告又将该两枚商标转让给新格文**限公司。2005年8月25日，新格文**限公司经台北市政府批准更名为滚石音**有限公司（以下简称滚**公司）。2008年10月28日，滚**公司出具声明和证明，称其公司为原告的下属公司，涉案“”标识一直为原告公司所有并使用，还证明第514008号、第746428号两枚注册商标系其公司许可原告无限期独占使用。2008年3月25日，原告公司委托代理人黄**律师在被告经营的哆来咪音像店内购买了44张光盘，经原告指认，其中：光盘上标注有涉案“”标识但光盘内歌曲非原告公司享有版权的唱片有31张；光盘上未标注涉案“”标识、但光盘内歌曲系原告公司享有版权且非原告公司许可正版发行的唱片有9张；光盘上标注有涉案“”标识、光盘内歌曲系原告公司享有版权但系盗版的唱片有2张；光盘上标注有涉案“”标识且完全系正版的唱片有2张。2008年6月18日，原告公司经长**证处公证，在被告经营的门店内另行购买了27张光盘，经原告自指认，其中：光盘上标注有涉案“”标识但光盘内歌曲非原告公司享有版权的唱片有18张；光盘上标注有涉案“”标识、光盘内歌曲系原告公司享有版权但系盗版的唱片有7张；光盘上标注有涉案“”标识且系正版的唱片有2张。在庭审中原告进一步明确上述产品中标注有涉案“”标识的光盘中、非原告公司享有著作权的音像制品共49张，光盘内歌曲系原告公司享有版权但系盗版的有9张，以上共计58张光盘系本案的被控侵权产品。该批被控侵权的光盘的详细情况见附件。

案件审理中，原告认为原告与滚**公司系关联公司，滚**公司已明确同意原告就“”标识主张未注册驰名商标保护，且由于第514008号“”、第746428号“”及“”标识事实上均是由原告在使用，因此相关公众不会对来源造成混淆，而“”标识本身由于原告的长期使用已产生了识别作用，符合未注册驰名商标的条件，被告销售不属于原告制作却使用原告“”标识的音乐制品，足以使他人误认这些音乐制品来源于原告，应通过未注册驰名商标予以保护，判决被告承担赔偿责任。被告认为原告所主张的“”标识并未得商标核准注册，不能受到保护，被告的行为并没有侵犯其商标权。原审法院认为：本案涉及驰名商标的认定。最**法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的，可不予审查所涉商标是否驰名。依据本案已查明事实：本案原告经第514008号“”、第746428号“”注册商标的商标注册人滚**公司授权独占使用该两枚注册商标，同时原告自己独立使用“”标识；原告在2005年10月前曾是第514008号“”、第746428号“”两商标的商标注册人，但此后将该两枚商标转让给了其下属公司即现商标注册人滚**公司，而自二十世纪八十年代开始在使用的“”标识则保留归自己继续使用；根据现有证据原告在其产品上主要使用的标识为“”；“”的图形部分与“”和“”相同，而文字部分包含“”中的中文“滚石”。结合上述事实，原审法院分析认为原告的上述意见，首先混淆了商标注册人与商标被许可使用人的概念。从法人制度而言，原告和滚**公司系各具独立民事权利、独立承担民事责任的法人，这种独立性并不因两者具有关联关系而在商业标识保护法律领域产生不同于一般法人制度的民事法律后果。就商标法律制度而言，综合我国商标法实施条例第三十九条、最**法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条规定，明确把商标许可行为视为商标注册人的使用，故注册商标的相关权益归于商标注册人，商标被许可使用人因使用注册商标而取得的商标信誉等与商标相关的利益，归商标注册人享有，商标被许可使用人并不因为对注册商标的成功“许可使用”而享有该专属于商标注册人的利益。其次，从原告使用的涉案“”标识来看，该“”标识的图形部分与已注册的第514008号“”完全相同，并整体使用了第746428号“”，因此原告对于“”标识的使用，事实上构成了第514008号“”、第746428号“”的使用。第三，从保护的必要性而言，经过本院释明后，原告在本案中明确表示不行使已合法存在的第514008号、第746428号两注册商标专用权，而坚持要求认定“”标识为未注册驰名商标。根据最**法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼。本案中，原告系第514008号“”、第746428号“”注册商标的被独占许可人，当他人的侵权物品上使用了包括上述两商标完整信息的“”时，完全可以通过使用其独占使用的注册商标的保护来实现，并无认定该标识为未注册驰名商标的必要。另外，从本案原告提交的被控侵权产品的情形来看，被指控的58张音像制品中原告自认有9张还系侵犯了其著作权的作品，就该9张音像制品而言，原告还可以以著作人的身份主张权利，更无以认定驰名商标为保护的必要。

一审法院认为

综上，原审法院认为，原告对于本案所诉之事实，完全可以通过其已获商标注册人许可独占使用的第514008号“”、第746428号“”商标的注册商标专用权来实现，经释明后仍坚持通过认定“”标识为自己享有的未注册驰名商标来保护其权利，与商标法规定的保护宗旨不符，对其在本案中专为认定未注册驰名商标而提出的诉讼主张不予支持。依据《中华人民共和国商标法》第十一条、第五十二条，最**法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条、最**法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：驳回原告滚**司的诉讼请求。案件受理费3100元，由原告滚**司负担。

上诉人诉称

上诉人滚**司不服上述判决，向本院提起上诉。请求：1、撤销（2009）长中民三初字第0114号民事判决，判令被上诉人立即停止对涉案黄色标识的侵权行为，并在媒体公开赔礼道歉；2、判令被上诉人贺**赔偿上诉人滚**司经济损失10万元；3、诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、一审判决认定“涉案黄色标识不是一个单独的标识”，系认定事实不清。二、上诉人涉案黄色驰名标识中的“黄色+唱片+ROCKRECORDSu0026amp;TAPES”的特定组合和单独的英文组成部分“ROCKRECORDSu0026amp;TAPES”，该部分内容通过第514008号、第746428号商标不能得到保护，一审判决认定“涉案黄色标识完全可以通过第514008号、第746428号商标保护”系认定事实不清。三、一审判决认定“上诉人在本案中明确表示不行使已合法存在的第514008号、第746428号商标”系认定事实不清。四、一审判决根本不考虑上诉人涉案黄色标识使用在前，驰名在前（20世纪80-90年代），第514008号、第746428号注册商标许可在后（2005年）的基本事实，片面的理解商标注册人和商标被许可人使用人权益归属，从而认定“上诉人不具有主体资格”，系适用法律错误。五、一审判决认定“涉案中有9张音像制品可以通过著作权保护，没有认定未注册驰名商标保护必要”是对法律的错误理解。六、一审判决认为“涉案黄色标识虽然驰名但是不享有权利”，是对商标法立法宗旨的错误理解，严重违反了国际公约之规定，系适用法律错误。七、一审判决适用《最**法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款（二）项认定“被诉侵犯商标权不成立”完全是在颠倒黑白。八、一审判决认定上诉人“在本案中系专为认定未注册驰名商标”是对上诉人商誉的严重贬损。综上所述，请求二审法院查明事实，撤销一审判决，并判如所请。

被上诉人辩称

被上诉人贺**辩称：我们不知道销售涉案光盘的行为会构成侵权。请求二审法院维持原判决。

本院查明

本案二审期间，双方当事人均未提交新的证据。对一审法院认定的事实，双方当事人均未提出异议，本院依法予以确认。

本院认为

本院认为：本案系以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼。根据《最**法院审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项的规定，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。所谓“确有必要”就是如果不认定涉案商标驰名的事实，就不能判定侵权行为是否成立。如果不认定涉案商标驰名的事实，也可以判定侵权行为是否成立，就没必要对涉案商标驰名的事实作出认定。根据本案事实，一方面，原审原告即上**石公司是以确认“”标识为驰名商标作为事实根据而提起诉讼的，由于涉案“”标识没有注册，依据商标法第十三条第一款的规定，只有认定“”标识为驰名商标，才能判定被诉侵犯商标权行为是否成立。另一方面，由于本案上**石公司据以起诉的“”标识中包含了第514008号、第746428号两个商标，而上诉人已将第514008号、第746428号商标转让给了其关联公司滚**公司且该两个商标已在我国获得了注册，注册之后，滚**公司又将该两枚商标许可给了上**石公司无限期独占使用。上**石公司之所以能长期使用“”标识，是基于其关联公司滚**公司的授权。如果没有滚**公司的授权，上**石公司使用“”标识就失去了法律依据。正因为如此，如果人民法院依据上**石公司的请求，确认“”标识为驰名商标，则会产生不同的民事主体之间拥有近似的商标，因为“”标识与第514008号、第746428号商构成近似是显而易见的。可见，认定“”标识为驰名商标存在法律障碍。本案中只要上**石公司以第514008号、第746428号商标独占许可使用人的身份提起诉讼，人民法院就可以依据相关事实和法律确认被诉商标侵权行为是否成立。本案被诉侵犯商标权行为的成立完全可以不以涉案“”标识驰名为事实依据。根据《最**法院法院审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项的规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。故原审法院不审查涉案“”标识是否驰名有事实和法律依据。本案在上诉人滚**公司执意要以“”标识提起商标侵权之诉，而不以第514008号、第746428号商标独占许可使用人的身份行使诉权的情形下，原审法院根据《最**法院法院审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款（二）项的规定，判决驳回其诉讼请求是有事实和法律依据的。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，依法应予维持。上诉人滚**司的上诉请求和理由，缺乏事实和法律依据，依法应予驳回。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项之规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费3100元，由上诉人滚石国际**限公司负担。

本判决为终审判决。

裁判日期

二○一一年七月六日