北**大学等与国采易达投资有限公司专利权转让合同纠纷二审民事判决书

审理经过

上诉人北京工**工业大学）、马**与被上诉人国采易达投资有限公司（简称国采易达公司）因技术转让合同纠纷案，不服北京市朝阳区人民法院（简称一审法院）（2014）朝民（知）初字第27251号民事判决（简称一审判决），于法定期限内向本院提起上诉。本院于2015年3月11日受理后，依法组成合议庭，于2015年4月9日对当事人进行了询问，并于2015年5月13日开庭审理了本案，上诉人工业大学、马**的委托代理人张**、被上诉人国采易达公司的委托代理人方*、陈**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审原告诉称

国采易达公司一审起诉称：2011年9月6日，我公司与工业大学、马**签订了《技术转让合同》及《技术转让合同之补充协议》，约定工业大学、马**将涉及太阳能热发电和压缩空气动力汽车两个领域的相关技术转让给我公司，具体包括《技术转让合同》约定的五个实用新型专利权、两个发明专利申请权及工业大学、马**及其技术团队已研发的涉及太阳能热发电和压缩空气动力汽车两个领域的专利技术、专利申请权及专有技术。除此之外，还包括《技术转让合同之补充协议》中约定的46项拟申请专利的技术。合同签订后，我公司依约向工业大学支付了首付款300万元，但工业大学、马**至今仅将其中的三个实用新型专利权变更至我公司名下，其余的实用新型专利权、发明专利申请权及其他技术均未转让给我公司，也未向我交付合同约定的技术资料。工业大学、马**已经构成了违约，我公司请求法院解除双方签订的《技术转让合同》及《技术转让合同之补充协议》，判令工业大学、马**向我公司返还转让费300万元，并向我公司支付违约金30万元。

一审被告辩称

工业大学、马**共同一审答辩并反诉称：我方与国采**公司所转让的技术仅包括《技术转让合同》约定的五个实用新型专利权和两个发明专利申请权，不包括其他内容；我方已经将五个实用新型专利和两个发明专利的全部技术资料交付给了国采**公司；国采**公司在办理专利权及专利申请权著录事项变更过程中已经将其中三个实用新型专利权变更至其其名下，因国采**公司自身的原因其停止了其他专利权及专利申请权的著录事项变更，并不是我方不予办理；双方合同也未约定何时履行转让专利权及专利申请权的变更手续。综上，我方不存在违约行为，不同意国采**公司的诉讼请求。鉴于国采**公司已无诚意履行合同，我方同意解除双方签订的合同。但由于国采**公司未缴纳已变更至其名下的三项实用新型专利权年费，导致该三项实用新型专利权被公告权利终止，故双方解除合同后国采**公司已无法向我方返还该三项实用新型专利权，国采**公司为此应当赔偿我方经济损失。双方合同约定七项专利转让费为990万元，故一项专利的转让费约141元，国采**公司给我方造成的经济损失应为423万元。为此，我方提起反诉，要求国采**公司赔偿我方经济损失423万元。

国采易达公司对工业大学、马**的反诉一审答辩称：涉案三项实用新型专利权被公告终止的责任在工业大学、马**，应当由工业大学、马**承担该责任。故我公司不同意工业大学、马**的反诉请求。

一审法院认为

一审法院认为：

国采易达公司与工业大学、马**签订的《技术转让合同》、《技术转让合同之补充协议》是双方真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属于合法有效的合同。双方均应当严格按照合同约定履行合同义务，否则应当承担相应的违约责任。

根据双方《技术转让合同》及《技术转让合同之补充协议》的约定，工**学和马**转让给国采易达公司的技术包括如下内容：1.名称分别为“一种双工质太阳能高温吸热／蓄热器”、“一种用于蝶式太阳能系统的跟踪控制器”、“一种太阳时显示仪”、“单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统”、“单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统”的五项实用新型专利技术。2.名称分别为“单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统”、“单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统”的两项发明专利申请。3.包括《技术转让合同之补充协议》第二条所约定的拟申请专利的46项技术（见附表）在内的、工**学或马**及其技术团队于合同签订之前已研发的涉及太阳能热发电和压缩空气动力汽车两个领域的专利技术、专利申请权及专有技术。根据《技术转让合同》第二条第（一）款、第（三）款、第四条第（二）款第2项、第十条的约定，工**学、马**向国采易达公司完成上述技术转让除需要由工**学、马**在合同签署后十五个工作日内在国家知识产权局办理完毕专利权及专利申请权的转让登记外，还需要工**学、马**于合同生效之日起60日内交付上述技术的技术情报及资料。尽管在合同履行过程中，国采易达公司指派其技术总监办理了三项实用新型专利的转让登记事宜，但从合同约定来看办理转让登记的义务在工**学、马**一方，而不在国采易达公司，在工**学、马**未举证证明双方就办理转让登记义务进行了变更的情况下，仅凭国采易达公司实际办理了其中三项实用新型专利的转让登记不能说明国采易达公司负有办理转让登记的义务。在合同履行过程中，工**学、马**除于2011年10月份将上述五项实用新型专利及两项发明专利的技术情况和资料交付给了国采易达公司外，其并未履行交付其他46项拟申请专利的技术的相关技术情报和资料，而且其也未在合同约定的时间内履行办理实用新型专利及发明专利申请的转让登记的义务，故工**学和马**构成了违约。现工**学、马**也明确表示不愿再履行涉案合同。在此情况下，根据《技术转让合同》第五条第（二）款第1项的约定，国采易达公司有权解除涉案合同，并要求工**学、马**返还已支付的转让费、支付相应的违约金。双方约定的违约金数额为全部转让费的10%，现国采易达公司主张的违约金数额为30万元，应予支持。

双方合同解除后，国采易达公司应当将已办理转让登记的三项实用新型专利权返还给工业大学、马**，即应当重新将该三项实用新型专利权办理至工业大学、马**名下。但鉴于国采易达公司未缴纳该三项实用新型专利年费导致该三项专利被公告专利权终止，国采易达公司已不可能再向工业大学、马**返还该三项实用新型专利权，应当为此赔偿工业大学、马**相应的经济损失。对于具体的赔偿数额，鉴于双方合同未明确约定每项技术对应的价款，且双方在诉讼中也无法就此问题达成一致，故一审法院综合考虑到双方合同总价款、所转让的技术总数量、涉案无法返还的三项专利权的类型等因素，确定国采易达公司应当赔偿损失的具体数额。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十七条之规定，一审法院判决如下：一、国采易达公司与工业大学、马**于二零一一年九月六日签订的《技术转让合同》及《技术转让合同之补充协议》于本判决生效之日起解除；二、工业大学、马**于本判决生效之日起十日内返还国采易达公司转让费三百万元；三、工业大学、马**于本判决生效之日起十日内向国采易达公司支付违约金三十万元；四、国采易达公司于本判决生效之日起十日内赔偿工业大学、马**经济损失五十六万元；五、驳回工业大学、马**的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

工**学、马**不服一审判决，上诉至本院，请求撤销一审判决第三、四、五项，改判驳回支持工**学、马**的全部反诉请求。其上诉理由为：一、工**学、马**没有违约，一审判令其承担违约责任错误。工**学、马**已向国采易达公司提供了涉案合同约定的五项专利技术和两项专利申请所需的全部技术资料和转让所需材料。涉案合同并未约定由工**学、马**完成涉案专利技术所有权和申请权的变更登记，而且，工**学、马**已经将相关材料全部移交国采易达公司，国采易达公司也已经完成了其中三项专利技术所有权变更登记，国采易达公司完全能够完成剩余涉案专利技术所有权或申请权的变更登记，是国采易达公司不愿意全部办理才导致未完成后续相关权利的变更登记，工**学、马**不存在违约行为。二、工**学、马**反诉部分的三项专利的赔偿金应为423万，一审判决计算错误。涉案合同所约定的转让费990万元，为涉案五项专利技术和两项专利申请权的费用，并不包括涉案补充协议中的46项拟申请专利。该46项拟申请专利仅仅为预想，签订合同时并不存在，涉案补充协议约定的意思为，如该46项专利申请成功，应转让给国采易达公司，但并不是对涉案合同转让标的的增加。因此，在计算赔偿金时，应当按照990万元7项专利得出每项专利的转让费为141多万元。因此，国采易达公司应当赔偿工**学、马**三项专利的赔偿金应为423万元。

被上诉人国采易达公司服从一审判决，并答辩称：一、工业大学、马**违反双方签订的《技术转让合同》及《技术转让合同之补充协议》，其行为构成违约。《技术转让合同》第五条第（二）项约定：1、乙方或丙方拒不交付合同规定的全部资料，办理专利权转让手续的，甲方有权解除合同，要求乙方返还转让费，并支付违约金30万元。二、《技术转让合同之补充协议》是对《技术转让合同》的细化，合同约定的转让费是上述两个合同全部技术的转让费。三、按照《技术转让合同》的约定，应当由工业大学、马**向国采易达公司进行涉案专利的转让，未能完成转让的违约责任应当由工业大学、马**承担。

一审法院经审理查明：

2011年9月6日，国采绿能科技有限公司（2012年12月11日企业名称变更为国采易达公司，作为受让人、合同甲方）与工业大学（作为让与人、合同乙方）、马**（作为让与人、合同丙方）签订《技术转让合同》，约定的主要内容如下：一、技术的内容、要求和工业化发展程度。（一）概述。拟转让的技术（专利技术）涉及太阳能热发电和压缩空气动力汽车两个领域，包括限于太阳能应用的熔盐传热蓄热技术、聚光吸热及跟踪控制技术、太阳能热发电系统、分布式太阳能热电联供系统技术、中温太阳能供热技术、限于太阳能和压缩空气动力汽车应用的单螺杆膨胀机技术、海水淡化技术、压缩空气动力汽车技术等。（二）转让的技术情况。本合同项下所转让的技术包括但不限于本条以下各项：1.专利技术。（1）专利权人为工业大学、专利名称为“一种双工质太阳能高温吸热／蓄热器”、专利号为200520142634.7的实用新型专利；（2）专利权利人为工业大学、专利名称为“一种用于蝶式太阳能系统的跟踪控制器”、专利号为200820079242.4的实用新型专利；（3）专利权人为工业大学、专利名称为“一种太阳时显示仪”、专利号为200720104156.X的实用新型专利；（4）专利权人为马**、专利名称为“单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统”、专利号为201020168624.1的实用新型专利；（4）专利权人为马**、专利名称为“单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统”、专利号为201020273779.1的实用新型专利。2.专利申请。（1）申请人为马**、专利申请权名称为“单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统”、申请号为201010154090.1的发明专利申请；（2）申请人为马**、专利申请权名称为“单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统”、申请号为201010238825.9的发明专利申请。该两个发明专利申请已处于实质审查阶段。3.本合同签订前，除本条上述第1、2项所约定技术之外，乙方或丙方及其技术团队已研发的涉及太阳能热发电和压缩空气动力汽车两个领域的专利技术、专利申请权及专有技术；二、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式。（一）乙方和丙方保证自合同生效之日起60日内，在北京以现场递交方式，向甲方提供本合同第一条约定的转让技术所需的技术资料及转让所需材料；（三）乙方应在收到甲方支付的本合同第一条约定的专利权转让费后五个工作日内，向乙方交付本条第（一）项中所列的全部技术情报和资料；四、转让价款及其支付方式。（一）转让价款总额为990万元。（二）支付方式及期限。1.首付300万元，于本合同签订之日起五个工作日内由甲方向乙方支付。2剩余690万元，于乙方和丙方将本合同第一条第（二）款约定之专利技术所有权和专利技术申请权办理至甲方名下之日起五个工作日内由甲方向乙方支付，该等转让价款包含了丙方拥有的专利权、专利申请权，甲方无须另行向丙方支付专利权和专利申请权转让费；五、违约金或损失赔偿额的计算。（二）违反本合同第二条约定，乙方应承担以下违约责任：1.乙方或丙方拒不交付合同规定的全部资料，办理专利权转让手续的，甲方有权解除合同，要求乙方返还转让费，并支付全部转让费10%的违约金；2.乙方和丙方无正当理由，逾期向甲方交付技术资料办理专利权转让手续，甲方有权解除合同，乙方应当退还转让费，并支付转让费10%的违约金；十、其他。本合同未尽事宜，由合同各方另行签订补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同签署后，由乙方负责在十五个工作日内办理完毕专利权及专利申请权转让的登记事宜。

同日，国采易达公司（作为受让人、合同甲方）与工业大学（作为让与人、合同乙方）、马**（作为让与人、合同丙方）签订了一份《技术转让合同之补充协议》，约定的内容如下：一、甲乙丙三方已于2011年9月6日签订《技术转让合同》，就太阳能热发电和压缩空气动力汽车所涉及的专利权及专利申请权的转让达成书面约定。现经甲乙丙三方协议一致，乙方和丙方同意将太阳能热发电和压缩空气动力汽车所涉及的拟申请专利的技术转让给甲方；二、甲乙丙三方现确认，乙方和丙方向甲方转让的拟申请专利的技术有46项，具体见附表；三、本协议为第一条所约定《技术转让合同》之补充协议，有关甲乙丙三方在本协议中的权利义务及其他方面约定以《技术转让合同》约定为准，本协议与《技术转让合同》具有同等的法律效力。

2011年9月30日，国采易达公司向工**学支付了合同约定的首笔转让费300万元。

马**的学生刘*曾参与过国**公司和工**学、马**商谈涉案技术转让的过程。基于此，刘*毕业后到国**公司任职技术总监，专门负责该项目的技术事宜。国**公司称刘*进入其公司的时间为2011年10月。刘*称其进入国**公司的时间为2011年7、8月份。2013年2月，刘*从国**公司离职。

2011年10月，刘*出具一份《技术情报和资料验收合格确认书》，内容为：今收到工**学提交的三项实用新型专利：分别是《一种双工质太阳能高温吸热／蓄热器》（专利号：200520142634.7），《一种用于蝶式太阳能系统的跟踪控制器》（专利号：200820079242.4），《一种太阳时显示仪》（专利号：200720104156.X）；以及马**提交的两项实用新型专利和两项发明专利：分别是实用新型专利《单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统》（专利号：201020168624.1），实用新型专利《单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统》（专利号：201020273779.1），发明专利《单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统》（专利号：201010154090.1的发明专利申请），发明专利《单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统》（专利号：201010238825.9），共计五项实用新型专利和二项发明专利的全部技术情报和资料。现经对资料认真检查与核对，工**学和马**提交的技术情报和资料符合本合同约定的验收要求，现予以确认。

2011年12月1日，刘*向国家知识产权局提交了上述“一种双工质太阳能高温吸热／蓄热器”、“单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统”、“单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统”三项实用新型专利著录项目变更申请。2011年12月9日、21日，国家知识产权局分别发文，将“单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统”、“单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统”两项实用新型专利及“一种双工质太阳能高温吸热／蓄热器”实用新型专利的专利权人变更为了国采易达公司，并将联系人变更为了刘*。刘*陈述其是受国采易达公司的指示申请的上述著录项目变更。

因未缴纳年费，上述实用新型专利“单螺杆膨胀机与熔盐相结合的发动机系统”、“一种双工质太阳能高温吸热／蓄热器”、“单螺杆膨胀机气动汽车发动机动力系统”分别于2013年9月18日、2014年2月5日、2014年6月11日被国家知识产权局公告专利权终止。

另查，向国家知识产权局申请著录项目变更所需填报的《著录项目变更申报书》中有“当事人或专利代理机构签字或盖章”一栏，该《著录项目变更申报书》注意事项中注明该处“当事人或专利代理机构签字或盖章”，“未委托专利代理机构的，应当由申请人（专利权人）或者其代表人签字或盖章。已委托专利代理机构的，应当由专利代理机构盖章。因权利转移引起的变更，也可以由变更后的权利人或者其委托的专利代理机构签字或盖章”。工业大学、马**据该《著录项目变更申报书》主张国采易达公司可以自行申请著录项目变更，其余专利权和专利申请权未变更的责任在国采易达公司。

以上事实，有《技术转让合同》、《技术转让合同之补充协议》、支票存根及发票、手续合格通知书、《技术情报和资料验收合格确认书》、《著录项目变更申报书》、证人证言、专利权终止公告及当事人陈述等在案佐证。

本院二审过程中，工**学、马**明确表示对一审法院判决查明的事实无异议，本院对一审法院判决查明的事实予以确认。

本院认为

本院认为：

国采易达公司与工业大学、马**签订的《技术转让合同》、《技术转让合同之补充协议》是双方真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属于合法有效的合同。双方均应当严格按照合同约定履行合同义务，否则应当承担相应的违约责任。本案二审双方当事人争议的焦点在于：1、《技术转让合同》与《技术转让合同之补充协议》之间的关系；2、国采易达公司与工业大学、马**之间谁应承担违约责任；3、如何确定国采易达公司不能返还工业大学、马**的三项实用新型专利权的赔偿金。

关于《技术转让合同》与《技术转让合同之补充协议》之间的关系问题，本院认为，从签订合同的双方当事人来看，《技术转让合同》与《技术转让合同之补充协议》的合同当事人完全一致；从合同所涉项目名称来看，《技术转让合同》与《技术转让合同之补充协议》所涉项目名称均为“太阳能热发电和压缩空气动力汽车技术转让”；从签订合同的时间来看，《技术转让合同》与《技术转让合同之补充协议》均是2011年9月6日；从合同效力来看，《技术转让合同》与《技术转让合同之补充协议》具有同等的法律效力；从合同内容来看，《技术转让合同之补充协议》第二条所列明“甲乙丙三方现确认，乙方和丙方向甲方转让的拟申请专利的技术有46项”是对《技术转让合同》第一条（二）转让的技术情况所约定的“本合同项下所转让的技术包括但不限于本条以下各项”及“本合同签订前，除本条上述第1、2项所约定技术之外，乙方或丙方及其技术团队已研发的涉及太阳能热发电和压缩空气动力汽车两个领域的专利技术、专利申请权及专有技术”的补充细化，由此可见，《技术转让合同之补充协议》是对《技术转让合同》的完善与补充，两份合同之间是同一合同关系。

关于违约责任的问题，本院认为，《技术转让合同之补充协议》是对《技术转让合同》的完善与补充，两份合同之间是同一合同关系，按照双方当事人在《技术转让合同》及《技术转让合同之补充协议》中的约定，工**学和马**应转让给国采易达公司的工**学或马**及其技术团队于合同签订之前已研发的涉及太阳能热发电和压缩空气动力汽车两个领域的专利技术、专利申请权及专有技术具体包括：《技术转让合同》第一条第（二项）所约定的五项实用新型专利技术、两项发明专利申请及《技术转让合同之补充协议》第二条所约定的拟申请专利的46项技术。”根据《技术转让合同》第二条第（一）款、第（三）款、第四条第（二）款第2项、第十条的约定，工**学、马**向国采易达公司完成上述技术转让除需要由工**学、马**在合同签署后十五个工作日内在国家知识产权局办理完毕专利权及专利申请权的转让登记外，还需要工**学、马**于合同生效之日起60日内交付上述技术的技术情报及资料。由此可见，按照合同约定办理转让登记与交付涉案技术的技术情报及资料，是工**学、马**应尽的合同义务。且工**学、马**并无证据证明双方就办理转让登记义务进行了变更及国采易达公司不愿意全部办理才导致未完成后续相关权利的变更登记之情况，仅凭国采易达公司实际仅办理了涉案技术之中的三项实用新型专利的转让登记，不能说明国采易达公司负有办理转让登记的义务。因此，在工**学、马**既未在合同约定的时间内履行办理实用新型专利及发明专利申请的转让登记的义务，亦未履行交付除涉案五项实用新型专利及两项发明专利的技术情况和资料之外的其他46项拟申请专利的技术的相关技术情报和资料的情况下，应当由工**学和马**承担违约责任。故工**学和马**所提出的“国采易达公司完全能够完成剩余涉案专利技术所有权或申请权的变更登记，是国采易达公司不愿意全部办理才导致未完成后续相关权利的变更登记，工**学、马**不存在违约行为”的上诉理由，无事实及法律依据，本院不予采信。国采易达公司在一审中明确提出要求解除合同，而工**学、马**也明确表示不愿再履行涉案合同，在此情况下，根据《技术转让合同》第五条第（二）款第1项的约定，国采易达公司有权解除涉案合同，并要求工**学、马**返还已支付的转让费、支付相应的违约金。双方约定的违约金数额为全部转让费的10%，涉案转让价款总额为990万元，故全部转让费的10%应为99万元，现国采易达公司主张的违约金数额为30万元，不违反法律规定，本院对此不持异议。

关于赔偿金的问题，本院认为，基于《技术转让合同之补充协议》是对《技术转让合同》的完善与补充，两份合同之间是同一合同关系，双方合同解除后，国采易达公司应当将已办理转让登记的三项实用新型专利权返还给工**学、马**，即应当重新将该三项实用新型专利权办理至工**学、马**名下。但鉴于国采易达公司未缴纳该三项实用新型专利年费导致该三项专利被公告专利权终止，国采易达公司已不可能再向工**学、马**返还该三项实用新型专利权，应当为此赔偿工**学、马**相应的经济损失。对于具体的赔偿数额，根据双方当事人在《技术转让合同》中约定可知，涉案转让价款总额为990万元。按照双方当事人在《技术转让合同》及《技术转让合同之补充协议》中的约定，工**学和马**应转让给国采易达公司的工**学或马**及其技术团队于合同签订之前已研发的涉及太阳能热发电和压缩空气动力汽车两个领域的专利技术、专利申请权及专有技术具体包括：《技术转让合同》第一条第（二项）所约定的五项实用新型专利技术、两项发明专利申请及《技术转让合同之补充协议》第二条所约定的拟申请专利的46项技术”，由上可见，双方合同总价款为990万元，所转让的技术总数量为51个，合同总价款990万元所转让的技术总数量51个≈平均每个技术19.4万元。因此，鉴于双方合同未明确约定每项技术对应的价款，且双方在诉讼中也无法就此问题达成一致，故一审法院综合考虑到双方合同总价款、所转让的技术总数量、涉案无法返还的三项专利权的类型等因素，确定国采易达公司应当赔偿损失的具体数额为五十六万元，并无不当，本院予以维持。

综上，原审法院判决结论正确，本院应予维持。上诉人北**大学、马**的上诉理由不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

一审本诉案件受理费三万三千二百元，由北**大学、马**负担（于本判决生效后7日内交纳）；一审反诉案件受理费二万零三百二十元，由北**大学、马**负担一万七千六百三十元（已交纳），由国采易达投资有限公司负担二千六百九十元（于本判决生效后7日内交纳）。二审案件受理费一万二千四百元，由北**大学、马**负担（已交纳）。

裁判日期

二〇一五年五月二十日

法官助理邓*