天津市福**有限公司、鑫*（天津**有限公司技术转让合同纠纷一案

审理经过

上诉人天津市福**有限公司（以下简称福**公司）因与被上诉人鑫*（天津**有限公司（以下简称鑫*公司）技术转让合同纠纷一案，不服天津**人民法院（2010）一中民五初字第25号民事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2011年3月29日公开开庭审理了本案。上诉人福**公司的法定代表人王**及委托代理人乔**，被上诉人鑫*公司的委托代理人仝树立到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审法院查明，鑫**司成立于2003年12月12日，成立时公司名称为天津市**有限公司即简称怡**司，2005年9月更名为中化药业（天**限公司。2009年8月4日，经工商局核准更名为现名称鑫**司。

2005年4月15日，福**公司与鑫**司签订《技术转让协议》一份。该协议约定：1.福**公司为甲方，怡保公司为乙方。2.鉴于甲方福**公司与天**大学（杜教授）共同研究并获得微生物转化法生产美雄酮的制备工艺，并且申请了专利。同时由于怡保公司要进行股东的变更，原有的两位股东变成中化天**口公司和中化天津**口公司。现甲方同意将这项新技术的份额及专利申请人资格无偿转让给乙方，并同意迅速办理相关的过户手续。3.甲方应保证新技术的先进性和成熟性，该技术转让前已发生的费用由甲方承担。如乙方在实施该技术的过程中产生另外的费用自己承担，乙方应在尊重甲方与天**大学（杜教授）签订的相关协议的基础上由乙方与科技大学（杜教授）另行协商解决。4.乙方不得将此项技术再次转让，只可用于自己进行生产使用。如果乙方对外再次转让该技术，应向甲方支付该项技术的评估价值300万。5.因该项技术（微生物转化法生产美雄酮的制备工艺）所实际获得的天津市专项科技产业化工程项目税收优惠，双方同意自取得该税收优惠之日起两年内用于甲方该项技术的前期开发所产生的费用，并换算成利润支付给甲方。

2005年4月19日，福**公司与鑫**司又签订《技术转让协议》一份，该协议约定，1.福**公司作为甲方，怡保公司作为乙方。2.鉴于甲方与天**大学（杜教授）共同研究并获得微生物转化法生产美雄酮的制备工艺，并且申请了专利。3.现甲方同意将这项新技术及专利申请人资格无偿转让给乙方，并同意迅速办理相关的过户手续。4.甲乙双方约定的其它内容以双方2005年4月15日签订的技术转让协议为准。

2005年6月28日，福**公司与鑫**司共同向国家知识产权局申请变更申请人。2005年7月8日国家知识产权局颁发通知，准予将发明创造名为“微生物转化法生产美雄酮的制备工艺”的专利申请人由福**公司变更为鑫**司。

2006年7月26日，国家知识产权局公告授予鑫**司名称为“微生物转化法生产美雄酮的制备工艺”发明专利权。2008年5月28日，国家知识产权局公告该专利权终止，终止原因为“未缴纳年费”。

“微生物转化法生产美雄酮”项目获得2008年科技进步三等奖。鑫**司在申报奖项时，于2008年5月15日出具证明，主要载明，天**大学与鑫**司共同承担的天津市科技攻关重点项目《微生物转化法生产美雄酮》，在鑫**司成功进行5m3发酵罐规模生产性试制；鑫**司2007年共生产1.5吨美雄酮，2008生产0.8吨美雄酮，按生产1公斤美雄酮的成本为4343元，销售价6000元/kg计算，两年销售额达1380万元，两年合计新增利润526.47万元，合计新增税收利税353.66万元。鑫**司对此证据质证提出，该份证据是为申报奖项出具，内容与事实不符，微生物转化法生产美雄酮项目并未实际投入生产。

一审法院认为

2008年7月，福**公司与鑫**司及案外人曾因租赁合同纠纷在本市西青区人民法院进行诉讼。福**公司在该案中主张鑫**司返还本案涉及的技术资料、技术及专利申请人资格等诉讼请求，西青区人民法院以福**公司的此项诉讼请求与审理的案件不属同一法律关系，应另案解决，而未予支持。该案经二审法院判决予以维持，且已生效。

原审法院认为，福**公司与鑫**司双方于2005年4月15日及4月19日分别签订的两份《技术转让协议》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，本案应为技术转让合同纠纷。福**公司将其拥有的“微生物转化法生产美雄酮的制备工艺”技术及申请人资格通过协议转让给鑫**司，且已实际履行完毕。鑫**司通过受让取得了该项技术，并获得了发明专利权。现该发明专利权因鑫**司未按期缴纳年费被国家知识产权局宣告专利权利终止。福**公司请求将该发明专利权变更为其享有的主张，因缺乏权利基础，不予支持。福**公司在此前与鑫**司的租赁协议纠纷诉讼中，曾向法院提出因租赁协议解除鑫**司应返还涉案技术及专利申请人资格的诉讼请求，其请求经西**民法院及二审判决认定，涉案技术及专利申请人资格转让的诉讼请求系另一法律关系，应另案解决而驳回福**公司该项诉讼请求。现福**公司仍以租赁协议解除为由主张鑫**司返还涉案专利技术，理由不能成立。本案应依据福**公司与鑫**司双方签订的《技术转让协议》认定双方当事人的法律关系，确定双方当事人的权利义务及应承担的民事责任。依据《技术转让协议》的约定，福**公司将涉案技术及专利申请人资格无偿转让给鑫**司，且已履行完毕。合同未约定解除条件，亦没有法定解除事由，福**公司主张鑫**司返还涉案技术及发明专利权的请求，缺乏法律依据，不予支持。福**公司同时主张鑫**司应给付其该发明专利技术的经营利润之诉讼请求，亦缺乏法律依据，不予支持。

原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，最**法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：“驳回原告天津市福**有限公司的诉讼请求。案件受理费43584元，由原告天津市福**有限公司负担。”

上诉人诉称

福**公司不服原审判决，提起上诉，请求撤销原判，改判或发回重审，诉讼费由被上诉人承担。主要理由：福**公司将涉诉专利申请权转让给鑫**司后，《租赁协议书》才生效履行。现有法院生效判决判令鑫**司承担单方解除合同的法律责任，对福**公司提出的租赁协议解除后返还技术资料、技术及专利申请人资格等，该判决认为应另案解决。上诉人据此要求根据我国合同法第97条之规定，在解除合同后，鑫**司应返还福**公司《微生物转化法生产美雄酮的制备工艺》发明专利，并应给付福**公司利用该专利所获取的部分利润157.8万元。

被上诉人辩称

鑫**司辩称，福**公司所主张的变更专利权人或者支付专利费用的诉讼请求没有事实及法律依据，请求应予驳回。主要理由：1、鑫**司与福**公司专利权法律关系的基础并不是《租赁协议书》，而是《技术转让协议》。双方签订的《技术转让协议》合法有效，协议约定专利技术为无偿转让，应严格按约定履行。《租赁协议书》已经明确约定了双方的违约责任，而且福**公司已经从生效判决中得到了违约金赔偿。2、美雄酮专利权因未缴纳专利权年费被国家知识产权局宣告专利权终止。3、《技术转让协议》中没有任何就该技术进行利润分配的约定，由于鑫**司至今未获得有关该专利产品的税收优惠，福**公司所主张的按比例支付生产美雄酮所获利润的诉讼请求没有任何法律依据。4、因法律法规的强制性管理规定及鑫**司自身不具备生产销售美雄酮的资质，导致该产品不能进行规模生产从而获取利润。

本院查明

本院经审理查明，原审法院查明的事实无误。

本案双方当事人争议的主要焦点是：1、鑫**司是否应当向福**公司返还涉诉专利技术；2、鑫**司是否应当支付福**公司利用涉诉专利技术所获取的利润分成。

本院认为

本院认为，本案的技术转让合同系当事人真实意思表示，且不违反法律或行政法规的强制性规定，该合同应认定为有效。本案是福**公司在人民法院就双方租赁合同纠纷作出生效判决后，以双方的技术转让协议为由提起的诉讼。从福**公司与鑫**司分别签订的《租赁协议书》和《技术转让协议》的签约目的和具体内容来看，两份协议均为独立协议，并不存在主从关系，故另案判决中《租赁协议书》的解除并不必然导致《技术转让协议》的解除。涉诉的专利技术系福**公司依据《技术转让协议》无偿转让给鑫**司，双方当事人对于涉诉专利技术无偿转让的约定并不违反法律法规的强制性规定。由于《技术转让协议》不仅合法有效，且已于2005年实际履行完毕，因此福**公司主张返还涉诉专利技术的请求缺乏法律依据。关于福**公司主张分得利用涉诉专利技术所获取的利润的问题，因双方当事人在《技术转让协议》中没有明确约定，故福**公司的主张缺乏事实和法律依据。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

上诉案件受理费人民币43584元，由上诉人天**化工有限公司负担。

本判决为终审判决。